전미중재원(NAF)

 

결정(DECISION)

 

세미컨덕트 이큅먼트 & 머티리얼스 인터내셔널 vs. 유나이티드유럽컨설팅

Semiconductor Equipment & Materials International v. UnitedEurope Consulting

청구번호: FA0803001159991

 

 

당사자 (PARTIES)

신청인은 미합중국 95134 캘리포니아, 세너제이, 잰커로드 3081에 주소를 둔 세미컨덕트 이큅먼트 & 머티리얼스 인터내셔널 (Semiconductor Equipment & Materials International ) (이하신청인이라 ) 이며 미합중국 캘리포니아주  DLA Piper US LLP  Paul A. McLean이 대리인이고  피신청인은 대한민국 광주광역시 서구 지평동 중흥아파트 (우편번호 502-772)  유나이티드 유럽컨설팅(UnitedEurope Consulting) 이다(이하 ‘피신청이라 ).

 

 

등록기관 분쟁 도메인 이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME)

건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <semicon.com>이고, 한국정보인증 (도메인카닷컴) 등록되어 있다.

 

패널 (PANEL)

패널리스트로 위촉된 서명자는 패널리스트로 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.

 

패널리스트: 남호현 (Ho-Hyun Nahm)

 

행정 절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)

 

신청인이 2008. 3. 11.에 전 우편으로 전미중재원(NAF) 신청서를 제출하였으며, 2008. 3. 12전미중재원(NAF) 서면으로 작성한 신청 서류가 접수되었다.

 

2008. 3. 21.한국정보인증 (도메인카닷컴) 전자 우편을 통해 semicon.com 도메인 이름이 한국정보인증 (도메인카닷컴) 등록되어 있으며 피신청인이 현재 해당 이름의 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. 한국정보인증 (도메인카닷컴)은 피신청인이 한국정보인증 (도메인카닷컴)과의 약정에 의해 ICANN의 통일도메인이름분쟁조정규정(이하규정”) 따라 3자에 의해 제기된 도메인 이름 관련 분쟁을 해결하기로 하였음을 확인하였다.

 

2008. 3. 28. 분쟁해결신청서 접수 행정절차 개시 통지(이하개시 통지”) 2008. 4. 17. 까지 답변서를 제출할 있다는 고지와 함께 전자 우편, 일반 우편 팩스 전송의 방법으로 피신청인에게 송부되었으나 피신청인은 기술, 행정 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 나열된 모든 단체 개인과 postmaster@semicon.com전자 우편으로 답변을 제출하였다.

 

답변서 정본(HARD COPY)이 적시에 제출되지 아니하였으므로 답변서는 ICANN Rule 5조의 규정에 따라 불완전한 것이었다.   

 

2008. 4. 22에 신청인은 적시에 추가 제출 서류를 제출하였으며 적정한 것으로  결정되었다.

 

2008. 4. 29.에 1 패널리스트를 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원(NAF) 남호현(Ho-Hyun Nahm)을 패널리스트로 선정하였다.

 

신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)

 

신청인은 분쟁 도메인 이름이 피신청인으로부터 신청인에게 이전 것을 요청하고 있다.

 

당사자들의 주장 (PARTIES’ CONTENTIONS)

 

A. 신청인의 주장 (Complainant)

 

 

i)                    분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘SEMICON’과 혼동할 정도로 유사하다.

 

ii)                   피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

 

iii)                 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하였고 현재도 사용하고 있다..

 

iv)                그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

 

B. 피신청인의 주장 (Respondent)

 

i)                    ‘semicon’이라는 단어는 특히 반도체(semiconductor) 관련하여 보통명사이거나 기술적 표시 표장에 해당하므로 특정인에게 독점권을 없다는 점에서 분쟁도메임이름은 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 아니하다. 그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

 

ii)                   피신청인은 2005. 8. 20. 분쟁도메인이름 등록의 소유자로부터 분쟁도메인이름을 이용하는 반도체 관련 정보제공 웹사이트를 만들기 위해 일정 금원을 지불하고 분쟁도메인이름을 이전 받아 소유하고 있으면서 인터넷 정보제공 사업을 준비 중에 있었고 이를 위해 2007. 10 사업자 등록을 하였다.  나아가 피신청인은 분쟁도메인이름을 인터넷검색광고라는 정당한 사업에 이용해 왔으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 보유하고 있다.

 

 

iii)                 피신청인은 신청인에게 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 분쟁도메인을 등록한 것이 아니며 피신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 구매한 것도 아니고 피신청인의 인터넷정보제공 사업을 하기 위한 것이었으므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하지 아니하였다.

 

 

C. 추가 출 의견 (Additional Submission)

 

신청인은 추가 제출 의견에서 다음과 같이 주장한다.

 

i)                    피신청인은 답변서에서 언급한 첨부서류사본을 신청인에게 제출하지 아니하였기 때문에 피신청인은 ICANN 절차규칙 2(b)항을 준수하지 않았으므로 신청인은 피신청인이 적기에 답변서를 제출하지 아니한 것으로 취급되어야 한다.

 

ii)                   피신청인은 답변서에서 신청인의 몇몇 주장을 부인하지 아니하였으므로 피신청인은 신청인이 제기한 그와 같은 주장에 대해 이의를 제기하지 않은 것으로 취급하여야 한다.

 

iii)                 피신청인은 신청인의 ‘semicon’ 상표가 보통명사이고 기술적 표장에 해당하기 때문에 신청인이 상표권을 가질 수 없다고 주장하나 신청인은 이 상표가 신청인의 상품과 서비스에 관하여 독특하고 유명하기 때문에 신청인의 상표로 보호를 받을 권리가 있는데 이는 신청인의 해당 상표가 다수의 연방, 외국 기관에 등록되어 있는 사실에 의해 입증된다.

 

iv)                피신청인의 답변에 의하면 피선칭인은 분쟁도메인이름을 반도체와 관련한 정보 제공업에 사용하고자 하는 바 신청인은 반도체 분야 정보 제공과 동일하므로 혼동을 야기할 가능성이 있다.

 

v)                  피신청인의 답변 내용에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름으로 어떠한 진실된 또는 합법적인 사업을 운영한 적도, 이를 비사업적으로 또는 공정하게 이용한 적도  없음을 알 수 있다. 피신청인은 인터넷 이용자에 의한 도메인 이름의 트래픽을 광고와 결합하여 수익을 내는 인터넷 사업은 그 자체로 정당한 사업이라고 주장하고 있으나 다수의 패널들은 그와 같은 도메인이름의 사용은 진실된 제품 또는 서비스 제공에 해당되지 않으며 단지 상표 소유자의 권리와 선의를 악용하는 것으로 결론 내린 바 있다.

 

vi)                 피신청인은 분쟁도메인이름의 트래픽을 이용하여 수익을 올리고 있는데 이는  분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 이용하는데 해당한다.

 

 

사실 인정 (FINDINGS)

 

신청인은 반도체 장비 및 반도체 재료산업 관련 무역박람회 조직 및 운영과 관련하여 1971년에 최초로 SEMICON 상표를 사용하기 시작하여 현재까지 계속하여 사용하고 있으며(신청인의 증거 제6호증), 신청인은 1992. 8. 25.미합중국에서 SEMICON상표를 반도체 장비 및 반도체 재료산업 관련 무역박람회 조직 및 운영업에 관하여 상표등록 제1710364호로 등록하여 두고 있고 대한민국에서도 1988. 11.30. 같은 상표를 전시회 조직업, 전시회 장소제공업, 전시회 조직에 관한 자문업, 전시회 제공업 등에 관하여 등록하여 두고 있고 다른 여러 나라에도 다수의 상표 등록을 보유하고 있다(신청인의 증거 제4호증).

 

분쟁도메인이름은 1999. 11. 22.에 최초 등록되었다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 2005. 8. 20. 분쟁도메인이름 등록의 소유자로부터 분쟁도메인이름을 이용하는 반도체 관련 정보제공 웹사이트를 만들기 위해 일정 금원을 지불하고 분쟁도메인이름을 이전 받아 분쟁도메인이름을 확보하고 있음을 인정하고 있다.

 

논의 (DISCUSSION)

 

신청인은 피신청인이 답변서에서 언급한 첨부서류 사본을 신청인에게 제출하지 아니하였기 때문에 피신청인은 ICANN 절차규칙 2(b)항을 준수하지 않았으므로 피신청인이 적기에 답변서를 제출하지 아니한 것으로 취급되어야 한다고 주장하고 있으나 신청인은 피신청인의 답변에 대하여 그 추가제출의견에서 충분히 반박하고 있으므로 피신청인이 답변서에 첨부된 서류를 신청인에게 송달하지 아니함으로 인하여 신청인이 입었다고 하는 절차상의 불이익은 답변서가 제출되지 않았다고 볼 정도로 이 사건에 영향을 미칠만한 것은 아니라고 사료되므로 이 패널은 피신청인이 적기에 답변서를 제출한 것으로 보고 이 사건을 심리하기로 한다.

 

통일 도메인 이름 분쟁 해결 규정에 대한 규칙(이하규칙”) 15 (a)항에 의거하여 패널은 "규정, 해당 규칙, 모든 규칙 및 적용된다고 생각되는 모든 법률의 원칙에 따라 제출된 문서 신청서에 기초하여 분쟁에 대한 결정 내려야 한다"라고 규정하고 있다.

 

규정의 4 (a)항에 의거하여 도메인 이름을소하거나 이전해야 하는 경우 신청인이 다음 가지 요인을 입증해야 한다.

 

(1)   신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는

(2)   피신청인이 해당 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는

(3)   도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 사용되고 있다는

 

분쟁 도메인 이름의 동일성 유사성 (Identical and/or Confusingly Similar

 

분쟁도메인이름 SEMICON.COM .COM 일반최상위 도메인 이름의 확장자에 불과하므로 상표의 유사 판단시에는 이를 제외하고 판단하여야 한다. 피신청인은 SEMICON이라는 단어가 반도체를 일컽는 보통명사이고 기술적 표장이므로 특정인이 독점권을 가질 없다고 주장하는 것으로 보아 신청인의 상표권을 부인하거나 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사성을 부인하고 있는 것으로 보이나 적어도 신청인의 등록 상표의 지정서비스에 포함되어 있는 전시업이나 무역박람회와 관련하여 상표가 반드시 식별력이 없다고 없다는 점에서 피신청인의 주장은 성립할 없다. 그러므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.

 

 

권리 또는 정당한 이익 (Rights or Legitimate Interests)

 

피신청인은 2005. 8. 20일경 분쟁도메인이름 등록의 소유자로부터 분쟁도메인이름을 이용하는 반도체 관련 정보제공 웹사이트를 만들기 위해 일정 금원을 지불하고 분쟁도메인이름을 이전 받아 소유하고 있으면서 인터넷 정보제공 사업을 준비 중에 있었고 이를 위해 2007. 10 사업자 등록을 하였다.  나아가 피신청인은 분쟁도메인이름을 인터넷검색광고라는 정당한 사업에 이용해 왔으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 보유하고 있다고 주장하고 있으나 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유자로부터 이전 받을 때인 2005. 8. 20 물론 최초 등록시인 1999. 11. 22. 보다 훨씬 이전인 1971년부터 SEMICON 상표를 사용 개시하였고 1988, 1992 등에 등록 상표를 보유하기 시작한 사실에 비추어 피신청인이 신청인의 사건 상표 보유 이전부터 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익이나 권리를 가지고 있었다고는 인정할 없다.

 

나아가 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 인터넷 정보제공업을 준비 중에 있었다고 하나 사업은 실제적으로 운영하는 사업이어야 하며 어느 정도의 준비기간이 소요된다고 하더라도 도메인이름의 최초 등록일인 1999. 11. 22부터는 무려 8 이상 피신청인이 분쟁도메인이름을 확보한 2005. 8. 20 부터는 2 6개월 이상 경과하도록 분쟁도메인이름을 이용한 계획하고 있었다고 하는  정보제공업을 개시하지 아니한 사실에 비추어서도 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익이나 권리를 가지고 있다고 인정할 없다.

 

부정한 목적에 의한 등록 사용 (Registration and Use in Bad Faith)

 

     

신청인은 반도체 장비 및 반도체 재료산업 관련 무역박람회 조직 및 운영과 관련하여 1971년에 최초로 SEMICON 상표를 사용하기 시작하여 현재까지 계속하여 사용하고 있으며(신청인의 증거 제6호증), 반도체 전시회 컨퍼런스인 세미콘유로파, 세미콘저팬, 세미콘웨스트, 세미콘차이나, 세미콘싱가포르, 세미콘타이완, 세미콘코리아 등을 조직 · 주관하여 오고 있는 바, 그 컨퍼런스 참가인원이 4,363,941명에 이르는 등 신청인의 semicon 상표의 사용 실태, 기간, 그 사용의 지역적 범위 등에 비추어 신청인의 semicon상표는 적어도 반도체 관련 수요자 사이에서는 널리 알려진 표장이라고 할 것이다. (신청인의 증거 제6호증).

 

피신청인은 신청인에게 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 분쟁도메인을 등록한 것이 아니며 피신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 구매한 것도 아니고 피신청인의 인터넷정보제공 사업을 하기 위한 것이었으므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하지 아니하였다고 주장하고 있다. 그러나 피신청인은 분쟁도메인이름을 자신이 계획하고 있다는 인터넷정보제공업에는 사용하지 않고 피신청인 자신이 인정하고 있듯이 www.smartname.com을 이용하여 보유하고 있는 분쟁도메인이름을 반도체와 관련된 웹사이트에 링크되게 하며 해당 사이트 링크 제공자 (즉 광고주 및 이용자를 끌려고 하는 반도체 회사)는 인터넷 이용자가 제시된 웹사이트 링크를 클릭하여 해당 사이트에 접속한 횟수에 비례하는  광고비를 smartname.com 회사에 지급하고 smartname.com은 광고주로부터 받은 광고비 중 일부를 받는 방법으로 수익을 올리고 있다.

 

피신청인은 이와 같은 사업은 정당한 사업이라고 주장하고 있으나 인터넷 이용자를 인터넷 이용자가 의도하는 사람이나 회사의 웹사이트가 아닌 웹사이트로 전환하여 그로부터 수익을 챙기는 수단으로 특히 신청인의 국제적인 등록 상표일 뿐만 아니라 반도체 관련 국제 전시회 또는 회의와 관련한 표지로 적어도 반도체 관련 수요자 사이에서는 널리 알려진 신청인의 semicon상표와 혼동할 정도로 동일 또는 유사한 분쟁도메인 이름을 이용하는 것은 그러한 사용이 수요자를 오인하게 하고 신청인의 상표의 식별력을 희석시킨다는 점에서 상품 및 서비스의 정당한 제공이라고 할 수 없을 뿐만 아니라 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가지고 있는 자에게 돌아가야 할 상업상의 이득을 가로채거나 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가진 자의 사업을 방해하는 행위라고 할 것이라는 점에서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하는 것이라고 하지 아니할 수 없다. (이러한 유형의 부정한 목적의 사례는 WIPO Case No. D2001-0193 Microsoft Corporation v. Mindkind;  WIPO Case No. D2000-0049 Tata Sons Ltd. v. The Advanced Information Technology Association;  WIPO Case No. D2001-0673 America Online, Inc. v. Exit New York Magazine Corp., a.k/a Exit Magazine Corp.;  WIPO Case No. D2000-1206 Buy As You View Limited v. Kevin Green;  WIPO Case No. D2002-1098 FINAXA Societe Anoyme v. James Lee; Deloitte Touche Tohmatsu v. Chan, WIPO case No. D2003-0584; Nokia Corporation v. United Europe Consulting, supra;  Homer TLC, Inc. v. United Europe Consulting, supra; MasterCard International Incorporated v. Unitedeurope Consulting, Case No. D2007-0830 (WIPO Aug. 27, 2007); and Deutsche Telekom AG v. Unitedeurope Consulting, Case No. D2006-0930 (WIPO Dec. 27, 2006) 를 참조)

 

 

결정 (Decision)

 

ICANN 규정이 요구하는 3 가지 요건을 충족하므로, 본 패널은 구제 신청을 인용한다.

 

따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름 <semicon.com> 을 신청인에게 이전할 것을 명령한다.

 

Having established all three elements required under the ICANN Policy, the Panel concludes that relief shall be GRANTED.

 

Accordingly, it is Ordered that the <semicon.com> domain name be TRANSFERRED from Respondent to Complainant.

 

 

 

 

 

패널리스트 남호현

Ho-Hyun Nahm, Panelist

 

2008. 5. 11

May 11, 2008

 

전미중재원(NAF)

 

 

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