국가중재원(NAF)

 

결정(DECISION)

 

캘리포니아 코스메틱스 인코포레이티드  vs. 이정혜

California Cosmetics, Inc. v. Lee Jeong Hye

청구번호: FA0807001215221

 

 

당사자 (PARTIES)

 

신청인은 미합중국 캘리포니아 칼라바사스, 칼라바사스 로드 23901 스위트2068(우편번호 CA 91302)에 주소를 둔 캘리포니아 코스메틱스 인코포레이티드  (California Cosmetics, Inc. ) (이하 '신청인'이라함)이며 미합중국 샌프란시스코 포 엠바카데로 센터 1450 (우편번호 CA 94111) Dergosits & Noah LLP 의  Malcolm Wittenberg가 그 대리인이고  피신청인은 대한민국 서울특별시 관악구 남현동 302번지, 602-247(우편번호 137805)이다 (이하 피신청이라 ).

 

 

등록기관 분쟁 도메인 이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME)

 

건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <silkskin.biz>이고, 대한민국 서울의 주식회사 아이네임즈 (INAMES Co., Ltd.) 등록되어 있다.

 

패널 (PANEL)

 

패널리스트로 위촉된 서명자는 패널리스트로 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.

 

패널리스트: 남호현 (Ho-Hyun Nahm)

 

행정 절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)

 

신청인이 2008. 7. 14.에 전 우편으로 국가중재원(NAF) 신청서를 제출하였다.

 

국가중재원(NAF)은 2008. 7. 21.에 국가중재원의 보충규칙 12조의 규정에 따라 신청서가 하자가 있음을 신청인에게 통지하였다.

 

국가중재원은 2008. 7. 28에 기득권을 침해하지 않으면서 신청서를 불수리하여달라는 신청인의 요청을 받아들였다.

 

신청인은 2008. 8. 5. 보정된 신청서를 국가중재원에 전자우편으로 제출하였다.  국가중재원은 2008. 8. 8. 신청서의 정본(하드카피)를 접수하였다. 신청서는 영어와 한국어로 제출되었다. 

 

2008. 8. 7.에 ㈜아이네임즈는 전자우편을 통해 <silkskin.biz> 도메인 이름이 (주)아이네임즈 등록되어 있으며 피신청인이 현재 해당 이름의 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. ㈜아이네임즈는 피신청인이 ㈜아이네임즈와 약정에 의해 ICANN의 통일도메인이름분쟁조정규정(이하규정”) 따라 3자에 의해 제기된 도메인 이름 관련 분쟁을 해결하기로 하였음을 확인하였다.

 

2008. 8. 11.에 한국어로 분쟁해결신청서 접수 행정절차 개시 통지(이하개시 통지”) 2008. 9. 2.의 답변서 제출 기한을 정하여 전자 우편, 일반 우편 팩스 전송의 방법으로 기술, 행정 청구 담당자로서 피신청인의  등록사항에 기재된 모든 단체 개인과 postmaster@silkskin.biz전자 우편으로 전송하였다.

 

답변서 정본(HARD COPY)이 2008. 8. 28. 적시에 제출되었다. 답변서는 한국어로만 제출되었다.

 

2008. 9. 12. 1 패널리스트를 희망하는 신청인의 요청에 의해 국가중재원(NAF) 남호현(Ho-Hyun Nahm)을 패널리스트로 선정하였다.

 

신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)

 

신청인은 분쟁 도메인 이름이 피신청인으로부터 신청인에게 이전 것을 요청하고 있다.

 

당사자들의 주장 (PARTIES’ CONTENTIONS)

 

A. 신청인의 주장 (Complainant)

 

 

i)                    분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘SILKSKIN’과 혼동할 정도로 유사하다.

 

ii)                   피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

 

iii)                 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하였고 현재도 사용하고 있다..

 

iv)                그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

 

B. 피신청인의 주장 (Respondent)

 

i)                    ‘SILKSKIN’ 피부가 실크처럼 부드럽고 매끄러워질 있다는 의미로 일반명사인 ‘SILK’ ‘SKIN’ 합성하여 만든 것이므로 화장품의 효능 성질표시에 해당한다. 그러므로 분쟁도메인이름은 신청인의 미연방등록상표 ‘SILKSKIN’ 동일하지 않다.

ii)                   피신청인은 신청인의 분쟁도메인이름의 선등록기간이 경과한 뒤에 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로 피신청인은 적법절차에 따라 분쟁도메인이름을 보유할 충분한 권한이 있을 뿐만 아니라 피신청인은 분쟁도메인이름을 도메인이름으로만 사용하므로 신청인의 미연방등록상표권을 침해하지 않는다.

iii)                 피신청인은 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 양도의 목적으로 등록한 것이 아니라 사업상 사용할 목적으로 등록한 것이다.

iv)                 피신청인은 신청인의 미연방등록상표와 유사한 것을 제조하거나 사용하지 않았다.

v)                  피신청인은 이 사건 통지를 받을 때까지 신청인의 등록상표에 대해서 전혀 알고 있지 아니하였다.

vi)                 신청인은 피신청인이 적법절차에 따라 분쟁도메인이름을  등록하여 사업상 사용하는 피신청인을 악의적으로 비방하고 있다.

 

 

사실 관계 (FINDINGS)

 

신청인은 1986년 2월에 스킨케어 제품과 관련하여 처음으로 ‘SILKSKIN’을 상업적으로 사용하기 시작하였고, ‘silkskin.com’ 도메인이름의 등록인으로서 해당 주소의 웹사이트를 통해서 스켄케어 제품을 판매하여 오고 있으며 또한 신청인은 미합중국에 다음의 연방등록상표를 등록하여 두고 있음은 신청인이 제출한 미연방상표등록원부에 의하여 확인할 수 있다.

 

SILKSKIN

미국상표등록번호 1,648,614

지정상품: 스킨케어 화장품, 즉 스킨 클렌징 로션, 토너, 모이스춰라이저, 바디로션, 바스젤

등록일: 1991. 6. 25.

최초 상업상 사용: 1986년 2월

 

SILKSKIN ULTRA (도형 + 로고)

미국상표등록번호 2,300,593

지정상품: 스킨모이스춰라이저, 비누, 스킨 마스크, 스킨 클렌저

등록일: 1999년 12월14일

최초 상업상 사용: 1998년 1월

 

SILKSKIN FOR MEN

미국상표등록번호 1,648,615

지정상품: 화장품, 즉 스킨 클렌저, 토너, 모이스춰라이저, 브론저, 면도크림

등록일: 1991년 6월 25일

최초 상업상 사용: 1988년 5월2일

 

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름을 2005년 1월 12일에 등록하였고 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 통해 누에고치에서 뽑은 천연 실크를 재료로 사용하여 만든 화장품을 판매하는 데 사용하고 있다.

 

논의 (DISCUSSION)

 

 

통일 도메인 이름 분쟁 해결 규정에 대한 규칙(이하규칙”) 15 (a)항에 의거하여 패널은 "규정, 해당 규칙, 모든 규칙 및 적용된다고 생각되는 모든 법률의 원칙에 따라 제출된 문서 신청서에 기초하여 분쟁에 대한 결정 내려야 한다"라고 규정하고 있다.

 

규정의 4 (a)항에 의거하여 도메인 이름을소하거나 이전해야 하는 경우 신청인이 다음 가지 요인을 입증해야 한다.

 

(1)   신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는

(2)   피신청인이 해당 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는

(3)   도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 사용되고 있다는

 

분쟁 도메인 이름의 동일성 유사성 (Identical and/or Confusingly Similar)

 

피신청인은 SILKSKIN이라는 단어가 피부가 실크처럼 부드럽고 매끄러워질 있다는 의미로 일반명사인 ‘SILK’ ‘SKIN’ 합성하여 만든 것이므로 화장품의 효능 성질표시에 해당하므로 분쟁도메인이름은 신청인의 미연방등록상표 ‘SILKSKIN’ 동일하지 않다고 주장하고 있다.

 

그러나 신청인의 상표가 성질표시적인 표장 등을 등록하여 두는 보조등록부가 아닌 미국특허상표청의 주등록부에 등록되어 있는 사실, ‘SILKSKIN’이라는 단어가 사전상의 용어가 아니라 조어라는 , 상표가 비단처럼 매끄러운 피부라는 화장품의 효능과 용도를 어느 정도 암시한다고 하더라도 특정인에 의한 독점성을 부인하기에 충분할 만큼 효능과 용도를 직접으로 표시하는 것은 아니라고 것인 여러 사실을 종합하여 보면 ‘SILKSKIN’이라는 문자가 자타 상품의 식별력이 있다고 것이다.

 

가사 신청인의 상표가 자체로는 식별력이 약하다고 하더라도 신청인이 신청인의 상표를1986 2 최초로 상업적으로 사용을 개시한 이래 20 이상 스킨케어 제품에 상표로서 사용하여 결과 스켄케어 제품의 수요자에게 있어서는 신청인의 제품을 표시하는 상표로 인식되었다는 것을 추단할 있다는 점에서도 ‘SILKSKIN’ 적어도 스킨케어 제품 등에 있어서는 신청인의 식별력 있는 상표라고 것이다.

 

분쟁도메인이름<silkskin.biz> .biz 일반최상위 도메인 이름의 확장자에 불과하므로 상표의 유사 판단시에는 이를 제외하고 판단하여야 한다. 확장자 .biz 제외한 silkskin 문자가 신청인의 등록 상표 ‘SILKSKIN’ 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

 

그러므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.

 

 

권리 또는 정당한 이익 (Rights or Legitimate Interests)

 

피신청인은 신청인의 분쟁도메인이름의 선등록기간이 경과한 뒤에 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로 피신청인은 적법절차에 따라 분쟁도메인이름을 보유할 충분한 권한이 있을 뿐만 아니라 피신청인은 분쟁도메인이름을 도메인이름으로만 사용하므로 신청인의 미연방등록상표권을 침해하지 않으며 피신청인과 제휴관계에 있는 누에고치에서 뽑은 천연SILK 재료로 사용하여 만든 다요미 화장품을 판매하는 자신의 사업에 사용할 정당한 권리 또는 이익이  있다고 항변한다.

 

그러나 상표등록권리자 등에게 3자에 앞서 선등록의 기회를 부여하는 것은 등록 절차상 가급적 정당한 권리자에게 관련 도메인이름의 등록의 우선적 기회를 부여하고자 하는 것에 근본 취지가 있는 것으로서 정당한 권리자가 선등록 기간에 관련 도메인 이름을 등록하지 않았다고 하여 자신의 실체적 권리의 상실을 의미하는 것이 아닐 뿐만 아니라 선등록 기간 경과후 등록한 3자에게 도메인이름의 등록을 계속 보유할 불가쟁의 권리를 부여하는 것을 의미하는 것도 아니므로 점에 관한 피신청인의 주장은 이유가 없다고 판단한다.

 

피신청인은 사건 분쟁도메인이름을 신청인이 신청인의 상표를 최초로 상업적으로 사용한지 18, 최초 상표 등록일로부터 13년이 지난 2005년에 등록하여 사용한 것이므로 피신청인에게 신청인의 상표의 사용 또는 등록 전부터 분쟁도메인이름에  관한 선사용 사업상의 정당한 권리나 이익을 발견할 없다.

 

부정한 목적에 의한 등록 사용 (Registration and Use in Bad Faith)

 

피신청인은 분쟁도메인이름을 도메인이름으로만 사용하므로 신청인의 미연방등록상표권을 침해하지 않으며, 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 양도의 목적으로 등록한 것이 아니라 사업상 사용할 목적으로 등록한 것이고, 신청인의 미연방등록상표와 유사한 것을 제조하거나 사용하지 않았고, 이 사건 통지를 받을 때까지 신청인의 등록상표에 대해서 전혀 알고 있지 아니하였다고 주장하고 있는 바 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하는 것이 아니라고 항변하는 것이라고 보여진다.

 

그러나 분쟁도메인이름을 도메인이름으로만 사용한다고 하더라도 신청인의 등록 상표와 혼동할 정도로 유사한 분쟁도메인이름의 해당 웹사이트에서 신청인의 등록상표의 지정상품과 유사한 화장품을 판매하는 것은 화장품의 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 혼동을 일으키게 하거나 그 상품의 품질에 관하여 신청인의 것과 관련이 있는 것으로 오인을 일으키게 할 염려가 있을 뿐만 아니라 등록상표 특히 신청인의 상표와 같이 그 사용기간이 비교적 장기간인 경우에는 피신청인은 미국특허상표청의 등록 상표 검색 또는 검색엔진을 이용한 간단한 검색으로 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하다는 사실을 충분히 알 수 있었을 것이라고 할 것이므로 이와 다른 피신청인의 주장은 이유가 없다고 할 것이다.

 

 피신청인이 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 양도의 목적으로 등록한 것이 아니라 사업상 사용할 목적으로 등록한 것이라고 하더라도 신청인의 등록 상표와 혼동할 정도로 유사한 분쟁도메인이름의 해당 웹사이트에서 신청인의 등록상표의 지정상품과 유사한 화장품을 판매하는 것은 화장품의 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 신청인의 것으로 혼동을 일으키게 하거나 그 상품의 품질에 관하여 신청인의 것과 관련이 있는 것으로 오인을 일으키게 할 염려가 있거나 적어도 신청인과 제휴관계 또는 후원관계가 있는 것으로 수요자로 하여금 오인하게 함으로써 신청인의 웹사이트를 찾는 인터넷 사용자를 피신청인의 웹사이트로 유인하여 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가지고 있는 자에게 돌아가야 할 상업상의 이득을 가로채거나 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가진 자의 사업을 방해하는 행위라고 할 것이라는 점에서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하는 것이라고 하지 아니할 수 없다. (이러한 유형의 부정한 목적의 사례는 WIPO Case No. D2001-0193 Microsoft Corporation v. Mindkind;  WIPO Case No. D2000-0049 Tata Sons Ltd. v. The Advanced Information Technology Association;  WIPO Case No. D2001-0673 America Online, Inc. v. Exit New York Magazine Corp., a.k/a Exit Magazine Corp.;  WIPO Case No. D2000-1206 Buy As You View Limited v. Kevin Green;  WIPO Case No. D2002-1098 FINAXA Societe Anoyme v. James Lee; Deloitte Touche Tohmatsu v. Chan, WIPO case No. D2003-0584; Nokia Corporation v. United Europe Consulting, supra;  Homer TLC, Inc. v. United Europe Consulting, supra; MasterCard International Incorporated v. Unitedeurope Consulting, Case No. D2007-0830 (WIPO Aug. 27, 2007); and Deutsche Telekom AG v. Unitedeurope Consulting, Case No. D2006-0930 (WIPO Dec. 27, 2006) 를 참조)

 

 

결정 (Decision)

 

ICANN 규정이 요구하는 3 가지 요건을 충족하므로, 본 패널은 구제 신청을 인용한다.

 

따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름 <silkskin.biz> 를 신청인에게 이전할 것을 명령한다.

 

Having established all three elements required under the ICANN Policy, the Panel concludes that relief shall be GRANTED.

 

Accordingly, it is Ordered that the <silkskin.biz> domain name be TRANSFERRED from Respondent to Complainant.

 

 

 

 

 

 

 

 

패널리스트 남호현

Ho-Hyun Nahm, Panelist

 

2008. 9. 23

September 26, 2008

 

국가중재원(NAF)

 

 

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