국가중재원(NAF)

 

결정(DECISION)

 

벌서티 스피릿 코퍼레이션  vs. 고한진(행정담당자)

 Varsity Spirit Corporation v. Go Han Jin (admin)

청구 번호: FA0906001269368

 

 

당사자 (PARTIES)

신청인은 미국 테네시주 멤피스 리녹스 센터 코트 6745번지 300호에 주소를 둔 벌서티 스피릿 코퍼레이션 (Varsity Spirit Corporation) (이하 ‘신청인’이라함)이고 미국 뉴욕의 Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.,의 Arlana S. Cohendl 그 대리인이며 피신청인은 대한민국 대구시 수성구 황금 1동 706934 롯데 케슬 골드 파크 1408동 201호(우편번호 706-934)의 고한진(행정담당자) (이하 “피신청인”이라 함)이다.

 

 

등록기관 및 분쟁 도메인 이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME)

 

본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <nca.com>이며 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com에 등록되어 있다.

 

 

패널 (PANEL)

 

패널로 위촉된 서명자는 패널로서 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.

 

패널: 남호현 (Ho-Hyun Nahm)

 

행정 절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)

 

신청인이 2009.6.19에 전자 우편으로 국가중재원(NAF)에 분쟁해결 신청서를 제출하였으며, 같은 날 국가중재원(NAF)에 신청서의 정본(하드카피)이 접수되었다.

 

2009. 6.19. 등록기관 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com은 전자 우편을 통해 <nca.com> 도메인 이름이 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com에 등록되어 있으며 피신청인이 현재 해당 이름의 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com은 피신청인이 등록기관 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com과의 약정에 의해 ICANN’s 통일도메이이름분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)(이하 “규정”)에 따라 제 3자에 의해 제기된 도메인 이름 관련 분쟁을 해결하기로 하였음을 확인하였다.

 

신청인은 2009. 6. 22.국가중재원 보충 규정 12(a)의 규정 (Forum Supplemental Rule 12(a))에 따라 신청서를 취하할 것을 신청하였다.

 

2009. 6. 25. 국가중재원은 신청인의 취하 신청을 허여하였다.

 

2009. 7. 27. 보충규정 12(a)(ii)에 따라 신청이 재신청되었다.

 

2009. 7. 30.에 신청서 접수 및 행정절차 개시 통지(이하 “개시 통지”)가 2009. 8. 19까지 답변서를 제출할 수 있다는 고지와 함께 전자 우편, 일반 우편 및 팩스 전송의 방법으로 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인의  등록사항에 기재된 모든 단체 및 개인과  postmaster@nca.com을 통해 피신청인에게 송부되었으나 답변서는 2009. 8. 20. 전자우편으로만 국가중재원에 접수되었으며 정본(하드카피)이 제출되지 않았다. 따라서 답변서는 ICANN Rule #5의 규정에 따라 하자가 있는 것으로 간주된다. 국가중재원은 피신청인에게 답변서가 하자가 있음을 통지하였고 피신청인은 미국 중부 표준시를 기준으로 2009. 8. 19 자정이전에 전자우편으로 답변서를 제출하였고 정본의 제출에 대해서는 영어의 이해 부족으로 제출의 필요성을 인지하지 못하고 있었다고 해명하였다.

 

2009. 8. 25 신청인은 국가중재원의 보충규칙 7(b)에 따라 추가 서면을 제출하였다.

 

2009. 8. 27. 1인 패널을 희망하는 신청인의 요청에 의해 국가중재원(NAF)은 남호현(Ho-Hyun Nahm)을 패널로 선정하였다.

 

 

신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)

 

신청인은 분쟁 도메인 이름이 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 요청하고 있다.

 

당사자들의 주장 (PARTIES’ CONTENTIONS)

 

A. 신청인의 주장 (Complainant)

 

 

i)                    분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘NCA’와 혼동할 정도로 유사하다.

 

ii)                   피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

 

iii)                 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하였고 현재도 사용하고 있다.

 

iv)                그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

 

B. 피신청인의 주장 (Respondent)

 

i)                    피신청인은 뉴스 정보를 수집하여 고객들에게 원하는 정보를 제공해주는 블로그사이트 등의 제작을 포함하는 다양한 인터넷비즈니스를 영위하고 있는 바 분쟁 도메인이름도 그 중의 하나로 준비하고 있는 것이며 그와 같은 목적으로 정당하게 등록하여 보유하고 운영하고 있다.

ii)                   신청인이 분쟁도메인이름이 등록된 지 9년이 지난 지금 분쟁해결신청을 하는 것은 도메인만 빼앗아 가려는 역스쿼팅에 해당한다.

iii)                 신청인은 대한민국에서 분쟁도메인과 관련된 상표 등록을 보유하고 있지 않다.

iv)                 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록할 당시 신청인의 회사의 존재도 모르고 있었다.

v)                  ‘NCA’ 두문자로 표시되는 회사 이름이나 단체명은 신청인의 것 외에도 무수히 많다. 또한 ‘nca’로 구성된 일반최상위 도메인이름 또는 국가 도메인이름이 다수 존재하고 있는데 이들이 모두 신청인의 것이 아니다. 이 점에서 신청인은 역스쿼팅을 하고 있는 것이다.

vi)                 알파벳 3자로 구성된 도메인이름은 누구나 정당하게 등록할 수 있는 것이고 신청인만이 등록할 수 있는 것이 아니다. 피신청인은 신청인의 사업을 방해하지도 않았고 분쟁도메인이름을 신청인의 사업과 관련이 있는 업종에 사용하지도 않았고 사용하지도 않을 것이고 분쟁도메인이름을 신청인에게 사라고 강요한 적도 없다는 점에서 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이 아니다.

 

C. 신청인의 추가제출 서면 (Complainant’s Additional Submission)

 

신청인의 추가제출서면에서의 주장 내용은 다음과 같이 요약된다.

 

i)                    피신청인은 답변서를 그 제출기한이 지나고서 제출하였으므로 답변서를 받아들여서는 안된다. 피신청인이 영어를 잘 이해하지 못하는 척하면서 그 정본 제출의 필요성을 모르고 있었다는 것처럼 항변하고 있으나 피신청인이 영어를 이해하고 있다는 증거가 있음에 비추어 그와 같은 항변은 성립할 수 없다.

ii)                   NCA를 이니셜로 사용하는 회사가 신청인 외에도 많이 있다고 하는 주장은 이유가 없다. 그것은 NCA를 이니셜로 사용하는 회사와 신청인 회사간에 상표권을 둘러싼 분쟁이 있을 경우의 문제이지 신청인과 피신청인 사이의 문제와는 관련이 없기 때문이다.

iii)                 NCA를 포함하는 다수의 도메인 등록이 있다는 주장도 이유 없다. 신청인이 NCA로 구성되는 모든 가능한 도메인이름을 등록할 의무가 없기 때문이다. 피신청인은 이들 도메인이름의 등록인이 NCA 관련 상표권을 가지고 있다는 것도 보여주지 않고 있다.

iv)                피신청인은 신청인이 역스쿼팅을 하고 있다고 주장하나 그 사실 입증을 못하고 있다.

 

사실 관계 (FINDINGS)

 

신청인은 1974년에 설립되어 그 이후 줄곧 응원사업(cheerleading industry)을 영위하고 있던 중 2008년에 전국치어리더연합회(National Cheerleaders Association)와 합병하였는데 전국치어리더연합회는 NCA로 약칭되고 1952년부터 NCA를 사용하기 시작하였고 미국 및 EU에 ‘NCA’에 관하여 상표 등록을 보유하고 있으며 이들 권리는 합병에 따라 신청인에게 이전되었음은 신청인이 제출한 미국특허상표청의 상표등록원부 사본 및 미국특허상표청의 웹사이트 검색 출력물, 유럽상표청 상표등록원부 사본 및 유럽상표청의 웹사이트 검색출력물에 의하여 확인할 수 있다.

 

NCA

미국상표등록번호 2,036,638

지정 상품 · 서비스: 제16류 치어리딩 등에 관한 잡지

                         제41류 치어리딩 등과 관련한 교육업

등록일: 1997. 2. 11.

최초 상업상 사용: 1952년

 

NCA

유럽상표등록번호 2395440

지정상품 · 서비스 : 제25류: 치어리딩 유니폼을 포한하는 의류

                         제41류: 치어리딩과 관련한 교육업

                         제42류: 치어리딩의 장려 스포츠 관련 활동의 지원 등과 관련한 연합회 업무

등록일: 2002년 10월15일

 

위 상표들은 2008년 7월 및 같은 해 9월에 전국치어리더연합회 (National Cheerleaders Association)로부터 신청인에게 회사합병에 의하여 이전 등록되었다.

 

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름을 2000년 5월 10일에 등록하였고 피신청인은 뉴스 정보를 수집하여 고객들에게 원하는 정보를 제공해주는 블로그사이트 등의 제작을 포함하는 다양한 인터넷비즈니스를 영위하고 있다.

 

검토 (DISCUSSION)

 

A. 본안 심리전 절차상의 문제 – 하자 있는 답변서 (Preliminary Issue: Deficient Response)

 

국가중재원의 확인에 의하면 피신청인의 답변서는 답변서 제출기일 전에 전자우편으로만 제출되었고 그정본(Hard Copy)이 답변서 제출 기일 전에 제출되지 아니하였으므로 국가중재원은 피신청인의 답변서가 ICANN 규칙 제5조(ICANN Rule 5)에 위반되어 하자 있는 것이라고 보고 있다. 신청인도 피신청인이 정본을 제출하지 아니한 것은 절차 위반이라고 주장하고 있다. 피신청인의 답변서가 전자적으로도 답변서 제출 기일 1일을 도과하여 제출한 것으로 기록에는 표시되어 있으나 피신청인이 한국과 미국의 시차를 언급하면서 이를 다투고 있다. 피신청인은 또한 정본 제출의 필요성을 모르고 있었다고 항변하고 있다.

 

패널은 하자 있는 답변서를 본안 결정에 있어서 받아들일 것인지에 관한 재량권을 행사할 수 있다.(참조: Six Continents Hotels, Inc. v. Nowak, D2003-0022 (WIPO Mar. 4, 2003): J.W. Spear & Sons PLC v. Fun League Mgmt., FA 180628 (Nat. Arb. Forum Oct. 17, 2003)). 국가중재원 소재지의 시간 또는 피신청인 주거지의 시간 중 적어도 어느 하나를 기준으로 할 때 답변서 제출 기한 내에  답변서가 제출되었으면 이는 기한 내에 답변서가 제출된 것으로 보아야 할 것이다. 설혹 답변서가 하루 늦게 제출되었다고 하더라도 그 정도의 지연은 결정을 지연시키는 것도 아니어서 본안 심리에 영향을 미칠 정도로 중대한 하자에 해당되지 않는다고 할 것이다. 더욱이 신청인은 피신청인의 답변서 부분을 받아보고 이를 반박하는 추가서면 제출까지 한 바 있다. 따라서 본 패널은 피신청인의 답변서를 받아들이고 결정에 있어서 고려하기로 한다. 또한 피신청인은 정본(하드키피)을 제출하지 않았으나 전자적으로 제출한 답변서의 내용과 그 입증 서류의 성격상 반드시 정본의 제출이 없어도 본안 심리를 하는 데 있어서 문제를 일으키지 아니하므로 전자적으로 제출한 답변서의 내용과 확인 가능한 입증 서류의 범위 내에서 본안 심리에 있어서 이를 고려하기로 한다. (참조: J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Mktg., D2000-0035 (WIPO Mar. 23, 2000) - <jpmorgan.org>; Young Genius Software AB v. MWD, Vargas, D2000-0591 (WIPO Aug. 7, 2000) - <younggenius.com>; Collegetown Relocation, L.L.C. v. Mamminga, FA 95003 (Nat. Arb. Forum July 20, 2000) – <collegetown.com>; Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs, D2001-1384 (WIPO Jan. 3, 2002); and Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Feeney O’Donnell and John O’Donnell, D2000-1710 (WIPO Feb. 9, 2001) - <guinnessdraught.com>; AT&T Corp. v. Randy Thompson, D2001-0830 (WIPO Aug. 15, 2001) –<attmsn.com>)

 

B. 실체적 문제(Merits)

 

‘규정’에 대한 규칙(이하 “규칙”) 제15조 (a)항에 의거하여 패널은 "규정, 해당 규칙, 모든 규칙 및 적용된다고 생각되는 모든 법률의 원칙에 따라 제출된 문서 및 신청서에 기초하여 그 분쟁에 대한 결정을 내려야 한다"라고 규정하고 있다.

 

규정의 제4조 (a)항에 의거하여 도메인 이름을 말소하거나 이전해야 하는 경우 신청인이 다음 각 세 가지 요인을 입증해야 한다.

 

(1)   신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것

(2)   피신청인이 해당 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것

(3)   도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

 

분쟁 도메인 이름의 동일성 및 유사성 (Identical and/or Confusingly Similar)

 

피신청인은 신청인이 대한민국에서 분쟁도메인이름과 관련된 상표권을 가지고 있지 않다고 주장하지만 ‘규정’의 요건상 신청인이 반드시 분쟁도메인이름 등록인의 국적지에 상표권을 가지고 있음을 요건으로 하고 있지 아니하므로 신청인이 세계 어느 곳에서라도 분쟁도메인이름과 관련된 상표권을 가지고 있음을 입증하면 족하다. 그런데 신청인은 위 사실관계(FINGDINGS)에서 표시한 바와 같이 미국과 유럽에서 상표권을 가지고 있음을 입증하였고 미국 상표권은 분쟁도메인이름 등록 이전에 발생한 것임이 확인되었다.

 

분쟁도메인이름<NCA.COM> 중 .com은 일반최상위 도메인 이름의 확장자에 불과하므로 상표의 유사 판단시에는 이를 제외하고 판단하여야 한다. 확장자 .COM을 제외한 NCA의 문자가 신청인의 등록 상표 중 ‘NCA’와 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

 

그러므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.

 

권리 또는 정당한 이익 (Rights or Legitimate Interests)

 

피신청인은 뉴스 정보를 수집하여 고객들에게 원하는 정보를 제공해주는 블로그사이트 등의 제작을 포함하는 다양한 인터넷비즈니스를 영위하고 있는 바 분쟁 도메인이름도 그 중의 하나로 준비하고 있는 것이며 그와 같은 목적으로 정당하게 등록하여 보유하고 운영하고 있다고 주장하고 있으나 ‘규정’에서 말하는 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이라고 하는 것은 피신청인이 분쟁도메인이름과 동일 또는 유사한 상호를 사용하고 있었거나 그와 관련된 상표권을 가지고 있는 등 분쟁도메인이름과 관련한 구체적인 것이어야 하므로 막연히 인터넷 비즈니스 준비를 위해 보유하고 있다는 것만으로는 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있다고 할 수 없다.

 

부정한 목적에 의한 등록 및 사용 (Registration and Use in Bad Faith)

 

피신청인은 분쟁도메인이름을 도메인이름으로만 사용하고 특히 신청인의 업무와는 전혀 상관없는 인터넷비즈니스를 영위하고 인터넷비즈니스에 분쟁도메인이름을 사용하는 것이므로 신청인의 치어리딩 사업과 관련한 미연방등록상표권을 침해하지 않으며, 분쟁도메인이름을 판매의 목적으로 등록한 것이 아니라 사업상 사용할 목적으로 등록한 것이고, 이 사건 통지를 받을 때까지 신청인의 등록상표에 대해서 전혀 알고 있지 아니하였다고 주장하면서 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하는 것이 아니라고 항변하고 있다.

 

그러나 신청인이 제출한 증거에 의하면 분쟁도메인이름은 그 등록 초기에 일반 사람에게 판매의 제안이 있었던 사실이 있고(신청인의 증거 별첨 L), 신청인이 제출한 각 증거에 의하면 분쟁도메인이름에 의하여 연결되는 웹사이트에는 성인용 물품과 그 외의 연관성이 없는 서비스를 포함하는 제3자의 웹사이트로 연결이 되는 링크와, 신청인의 경쟁사의 상품과 서비스에 관련된 링크를 포함하고 있음이 인정된다(신청인의 증거 별첨G 내지 K).

 

피신청인이 신청인의 등록 상표와 혼동할 정도로 유사한 분쟁도메인이름의 해당 웹사이트에서 신청인의 등록상표의 지정상품과 유사한 신청인의 경쟁사의 상품을 판매하는 웹사이트로 연결될 수 있게 하는 것은 치어리딩 산업의 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 신청인의 것으로 혼동을 일으키게 하거나 그 상품의 품질에 관하여 신청인의 것과 관련이 있는 것으로 오인을 일으키게 할 염려가 있으며 적어도 신청인과 제휴관계 또는 후원관계가 있는 것으로 수요자로 하여금 오인하게 함으로써 신청인의 웹사이트를 찾는 인터넷 사용자를 경쟁사의 웹사이트로 유인하여 그 대가로 일정한 보상을 받는 등 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가지고 있는 자에게 돌아가야 할 상업상의 이득을 가로채거나 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리를 가진 자의 사업을 방해하는 행위라고 할 것이라는 점에서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하는 것이라고 하지 아니할 수 없다. (이러한 유형의 부정한 목적의 사례는Microsoft Corp. v. Mindkind, D2001-0193 (WIPO April 20, 2001);  Tata Sons Ltd. v. The Advanced Info.Tech. Assn., D2000-0049 (WIPO April 4, 2000); America Online, Inc. v. Exit New York Magazine Corp., D2001-0673 (WIPO August 2, 2001); Buy As You View Ltd. v. Green; D2000-1208 (WIPO Oct. 26, 2000); FINAXA Societe Anoyme v. Lee, D2002-1098 (WIPO Jan. 20, 2003); Deloitte Touche Tohmatsu v. Chan, D2003-0584 (WIPO Sept. 7, 2003); Nokia Corporation v. United Europe Consulting, supra;  Homer TLC, Inc. v. United Europe Consulting, supra; MasterCard International Incorporated v. Unitedeurope Consulting, D2007-0830 (WIPO Aug. 27, 2007); and Deutsche Telekom AG v. Unitedeurope Consulting, Case No. D2006-0930 (WIPO Dec. 27, 2006) 를 참조)

 

또한 피신청인은 NCA를 사용하는 다수의 제3자가 있고 NCA로 구성된 다수의 도메인이름이 신청인 이외의 자가 보유하고 있는 사실 및 분쟁 도메인이름이 등록된지 9년이나 지난 지금에 이르러서야  분쟁을 제기하는 것은 아무런 권리도 없으면서 분쟁도메인이름을 빼앗아 가려는 역스쿼팅에 해당한다고 주장하고 있다.  그러나 다수의 제3자가 NCA를 사용하고 있다고 하는 것이 피신청인이 NCA에 관한 분쟁도메인이름의 등록을 정당화하는 것과는 무관하며 이는 신청인과 NCA를 사용하는 다수의 제3자 사이의 문제이지 신청인과 피신청인 사이에서 다툴 사안이 아니다. 신청인이 NCA로 구성되는 모든 가능한 도메인이름을 보유하고 있지 않다고 하는 것 역시 신청인의 분쟁도메인이름의 등록 보유를 정당화하는 것은 아니다. 이른바 역스쿼팅이라고 하는 것은 아무런 정당한 권리도 없으면서 분쟁도메인이름의 등록인을 괴롭히거나 분쟁 도메인이름을 뺏으려고 하는 것이라고 할 것이므로 분쟁도메인이름 등록일보다 훨씬 앞선 1952년 이래 사용되고 등록된 정당한 상표권을 보유한 신청인(신청인은 전국치어리더연합회와 회사 합병함으로써 전국치어리더연합회의 NCA 상표권 그 최초 사용의 지위 등 권리와 의무를 일반승계 하였다고 보아야 한다)이 분쟁도메인이름의 등록을 회복하고자 분쟁해결신청을 한 것을 두고 분쟁도메인이름이 등록된 지 9년이 지났다는 사실만으로 신청인의 분쟁해결 신청이 역스쿼팅에 해당한다고 할 수 없다.

 

그러므로, 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

 

결정 (Decision)

 

ICANN 규정이 요구하는 3 가지 요건을 충족하므로, 본 패널은 구제 신청을 인용한다.

 

따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름 <NCA.COM> 를 신청인에게 이전할 것을 명령한다.

 

Having established all three elements required under the ICANN Policy, the Panel concludes that relief shall be GRANTED.

 

Accordingly, it is Ordered that the <NCA.COM> domain name be TRANSFERRED from Respondent to Complainant.

 

 

 

 

패널 남호현

Ho-Hyun Nahm, Panel

2009. 9. 9.

September 9, 2009

 

국가중재원(NAF)