전미중재원(NAF)

 

판결

 

Verizon Trademark Services LLC v. Kim Jong Su

청구 번호: FA1103001380744

 

당사자

신청인은 Verizon Trademark Services LLC 이다(이하신청인이라 ).  피신청인은 Kim Jong Su 이다(이하피신청인이라 ).

 

등록기관 및 계쟁 도메인 이름

본건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <verision.com>(“계쟁 도메인이름”)이며 INAMES Co., LTD. 에 등록되어 있다.

 

패널

아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 패널위원으로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장도 없었음을 확인한다.

 

패널위원 박홍우

 

행정 절차 개요

 

신청인은 2011 3 28일에 전자 우편으로 전미중재원(National Arbitration Forum)에 신청서를 제출하였다.

2011 3 30 INAMES Co., LTD.는 전자메일을 통하여 전미중재원에 도메인이름 < verision.com >INAMES Co., LTD.에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었고, 피신청인이 INAMES Co., LTD. 의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제3자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.

 

중재신청서 및 행정절차개시통지와 피신청인의 답변서 제출기한이 2011425일임을 알리는 통지가 201145일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인에게 송부되었다. 피신청인은 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 나열된 모든 단체 및 개인과 postmaster@verision.com.에 전자 우편으로 답변을 제출하였다.

 

답변서가 시한 내에 제출되었는바, 이는 완전한 것으로 2011 4 30일 인정되었다

 

신청인은 2011 5 9일경 추가서면을 제출하였다.

 

신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 한 사람의 패널위원으로 구성된 패널을 신청함에 따라 전미중재원은 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

 

신청취지

신청인은 계쟁 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명해 달라고 신청하였다.

 

 

당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

 

신청인은 다음과 같이 주장한다.

1.     신청인을 비롯한 Verizon회사들은 2000년부터 미국과 전 세계에서 VERIZON이라는 상표와 상호를 사용하여 통신, 연예, IT와 보안 솔루션들을 제공해 오면서 세계적으로 앞서 가는 업체이다.

2.     Verizon회사들은 verizon.com이라는 도메인이름을 2000 6월부터 사용해 왔다.

3.     대한민국 특허청에 VERIZON이라는 문자 상표가 2001 9 7, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표가 2002 10 4일에, 각각 등록되었다.

4.     미국특허청(USPTO)VERIZON이라는 문자 상표가 2004 9 21, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표가 2004 8 31, 각각 등록되었다.

5.     ‘VERIZON’은 기존의 단어를 사용하지 않고 만들어진 것이다.

6.     2006년에 VERIZON 상표의 지정품목의 여러 분야에 걸쳐서 솔루션들을 신청인의 계열회사인 Verizon Korea 회사를 통하여 대한민국에서 출시하였다.

7.     피신청인은 2008 11 8일에 계쟁도메인이름을 등록하였다.

8.     피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트는 출처, 후원, 제휴 및 승인에 관하여 VERIZON 상표와의 혼동가능성을 야기함으로써 의도적으로 인터넷 이용자들을 자기의 웹싸이트로 유도하려고 한 것이다. 계쟁도메인이름은 이용자들을 VERIZON이 판매하는 물품(휴대폰 포함) 및 용역에 대한 제휴 링크를 보여주거나 고객들을 VERIZON의 경쟁업체(T-Mobile AT&T 포함)를 포함한 제3업체들의 웹싸이트로 돌려주는 페이지로 연결시켜 주고 있다.

9.     피신청인은 2011 3월경 이전에 sedo.com의 도메인매매시장에 계쟁도메인이름을 팔겠다고 내놓은 바 있다. 당시 최저매매가격을 10,000달러로 표시하였다.

10.  신청인은 피신청인에게 계쟁도메인이름의 등록과 사용에 대한 경고장을 여러 차례 보냈으나 피신청인은 한번도 답변하지 않았다.

 

 

B. 피신청인의 주장

 

피신청인은 다음과 같이 주장한다.

1.     피신청인이 등록한 계쟁도메인이름<version.com>은 신청인의 상표<VERIZON>와 전혀 다르고, 발음도 다르며, 따라서 동일 또는 유사하지 않다. 오히려 version이라는 영어 단어와 유사하다.

2.     피신청인은 계쟁도메인이름을 등록하기 전에 신청인의 VERIZON 상표의 존재를 알지 못하였다.

3.     신청인은 대한민국 안에서 어떠한 서비스도 제공하지 않으며 대한민국의 일반인들에게 알려져 있지 않다.

4.     신청인이 이 사건 중재신청을 하기 1 3개월 전인 2010 1 7일에 피신청인은 복합문자서비스표 ‘Verision’베리시온을 대한민국 특허청에 출원하여 2011 4 25일 등록하였으므로 피신청인은 상표권자로서 독점적인 권리를 가지고 있다. 피신청인은 계쟁도메인 이름에 대하여 정당한 권리와 이익이 있다.

5.     피신청인의 서비스표인 ‘Verision’은 신청인의 사업과는 무관하고 웹싸이트 개발업, 웹싸이트의 제작 및 유지대행업, 웹싸이트 호스트 업 등에 관한 것이며, 따라서 신청인의 고객을 유인하여 혼동을 유발할 부정한 목적으로 목적으로 등록한 것이 아니다.

 

인정사실

 

다음과 같은 사실이 인정된다.

 

1.     신청인 및 Verizon 계열회사들은 2000년부터 미국 등 여러 나라에서 VERIZON이라는 상표와 상호를 사용하여 통신, 연예, IT와 보안 솔루션들을 제공해 오면서 세계적으로 유명한 업체이다. verizon.com이라는 도메인이름은 2000 6월부터 사용해 왔다.

2.     대한민국 특허청에 국제분류표 상의 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 류를 대상품목 및 서비스로 지정하여 VERIZON이라는 문자 상표가 등록번호 45-00036720000호로 2001 9 7, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표가 등록번호 45-00063700000호로 2002 10 4일에, 각각 등록되었다.

3.     미국특허청에 국제분류표 상의 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 류를 대상품목 및 서비스로 지정하여 VERIZON이라는 문자 상표가 등록번호 2,886,813호로 2004 9 21, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표가 등록번호 2,879,802호로 2004 8 31, 각각 등록되었다.

4.     ‘VERIZON ‘은 기존의 단어를 사용하지 않고 만들어진 상표이다.

5.     신청인과 그 계열회사들은 2000년 이래 거액을 들여서 VERIZON 상표(서비스표를 포함한다. 이하 같다.)를 사용한 제품들과 서비스들에 대해 미국 등 여러 나라에서 광고 및 홍보를 하였고 그러한 제품과 서비스들이 널리 판매되거나 이용되어 그 상표는 유명해졌다.

6.     그리고 2006년에 신청인의 계열회사인 Verizon Korea 회사를 통하여 VERIZON 상표의 지정품목의 여러 분야에 걸쳐서 솔루션들을 대한민국에서 출시하였다. VERIZON 상표는 대한민국에서도 위 관련 분야에서 잘 알려져 있다.

7.     피신청인은 2008 11 8일에 계쟁도메인이름을 등록하였다.

8.     계쟁도메인이름을 이용한 웹싸이트는 이용자들을 VERIZON이 판매하는 물품(휴대폰 포함) 및 용역에 대한 제휴 링크를 보여주거나 고객들을 VERIZON의 경쟁업체를 포함한 제3업체들의 웹싸이트로 돌려주는 페이지로 연결시켜 주고 있다.

9.     google.com이나 google.co.kr에서 verision이라는 표현을 검색하면 verision과 직접 관련된 것은 나오지 않고 수정된 검색어인 verizon을 검색한 결과가 나온다.

10.  피신청인이 계쟁도메인이름과 유사하다고 주장하는 version이라는 영어 단어는 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트 상에서의 안내 사업과 연관된 뜻을 가지고 있다고 보기 어렵다. 그리고 인터넷에서 검색해 보면 version이라는 단어를 상호의 주요부분으로 직접 사용하는 업체나 웹싸이트는 별로 보이지 않는다.

11.  피신청인은 계쟁도메인이름을 팔겠다고 2011 3월경 이전에 sedo.com의 도메인매매시장에 내놓은 바 있다는데 당시 최저매매가격을 10,000달러로 표시하였다.

12.  신청인은 피신청인의 계쟁도메인이름의 등록과 사용이 신청인의 VERIZON 상표를 권한 없이 사용한 것이고 부정경쟁행위에 해당되며 그 상표권의 침해에 해당한다는 이유로 그 사용을 중단할 것을 요구하며 만일 피신청인이 불응할 때에는 법적조치를 취할 수도 있다는 취지의 통지서를  2009 1030일에 처음 피신청인에게 보냈고, 그 뒤로도 2009 11 18, 그 해 12 2, 2010 1 4일과 그 해 1 21일에 사용중지요구 및 법적조치 경고의 통지서들을 보냈다. 그런데 피신청인은 한 번도 답변하지 않았다.

13.  피신청인은 신청인으로부터 몇 차례의 위 통지를 받은 후인 2010 1 7일에 복합문자서비스표인 ‘Version’베리시온을 대한민국 특허청에 출원하여 2011 4 25일 등록받았다.

 

 

검토

통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 15(a), 패널이 정책, 위 규칙 및 기타 규칙, 그리고 적용 가능하다고 판단되는 법의 원칙에 따라 제출된 진술과 문서를 토대로 결정을 내려야 한다고 지시하고 있다.

 

그리고 정책 제4(a)도메인이름을 취소하거나 이전한다는 결정을 신청인이 받기 위해서는 다음의 세 가지 요건을 모두 입증할 것을 요구하고 있다.

 

(i)    신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.

(ii)   피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.

(iii)  피신청인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.

 

표장

 

신청인은 대한민국 특허청에 VERIZON이라는 문자 상표를 등록번호 45-00036720000호로 2001 9 7, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표를 등록번호 45-00063700000호로 2002 10 4일에, 각각 등록하였고 미국 특허청VERIZON이라는 문자 상표를 등록번호 2,886,813호로 2004 9 21, VERIZON이라는 문자 및 도형 결합 상표를 등록번호 2,879,802호로 2004 8 31, 각각 등록한 상표권자이다. (위 상표들을 이하에서 이 사건 표장이라 한다)

 

 

계쟁 도메인 이름의 동일성 및 유사성

 

계쟁 도메인 이름 <verision.com >'verision''.com' 이라는 2 부분으로  구성되어 있다. '.com'이라는 단어는 최상위급 도메인이고 대부분의 사람들에게 인터넷 상의 회사를 연상시키므로 설명적인 단어이다. 나머지 부분, , 'verision'은 신청인의 이 사건 표장을 구성하는 VERIZON이라는 글자들 중에서 z 자를 s 로 바꾸고 그 뒤에 I 자 하나를 덧붙인 것에 해당하여 그 철자가 유사하고 또 이 사건 표장과 비슷하게 발음된다고 할 것이어서 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

따라서, 본 패널은 정책 4(a)(i)의 요건이 충족되었다고 판단한다.

 

 

권리 또는 정당한 이익

 

통일도메인이름분쟁해결정책 4(c)항은 등록인이 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있다는 사실을 인정할 수 있는 간접사실들을 예시하고 있는바, 그 내용은 다음과 같다.

 

(i)     중재개시의 통지를 받기 전에, 등록인이 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 도메인이름 또는 도메인이름에 상응하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 하였다는 사실

(ii)    등록인이 상표나 서비스에 대한 어떠한 권리를 취득하지는 못했을지라도 등록인(개인, 기업 또는 그 밖의 단체)이 도메인이름으로 널리 알려져 있다는 사실

(iii)   등록인이, 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 비상업적으로 또는 정당하게 합법적으로 사용하고 있다는 사실  

 

피신청인이 위 4(c)항과 관련된 사실들을 입증하지 못하면, 패널은 신청인이 입증책임을 다한 것으로 판단할 수 있다.[Wal-Mart Stores, Inc Larc Stock간의 D2000-0628 (WIPO 2000, 8.11)참조]

 

피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트는 이용자들을 VERIZON이 판매하는 물품(휴대폰 포함) 및 용역에 대한 제휴 링크를 보여주거나 고객들을 VERIZON의 경쟁업체를 포함한 제3업체들의 웹싸이트로 연결시켜 주고 있는 바, 피신청인이 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들을 신청인의 경쟁 싸이트로 돌리는 것은 선의로 서비스를 제공하는  것이라 할 수 없다. [Ticketmaster Corp. DiscorverNet, Inc.간의 D2001-0252 (WIPO 2001. 4. 9.) 결정 참조. 피신청인이 고의적으로 신청인의 싸이트로부터 경쟁 웹 싸이트로 사용자를 보내버림으로써 상업적 이익을 달성한 경우에는 권리나 정당한 법적이익이 없다고 인정하였다.]

 

그리고 피신청인은 복합문자서비스표인 ‘Verision’베리시온을 대한민국 특허청에  2011 4 25일 등록한 사실이 인정되지만, 이는 신청인이 피신청인의 계쟁도메인이름의 등록과 사용이 신청인의 VERIZON 상표권 등을 침해한 것이어서 그 사용을 중지해야 한다는 취지의 요구서를 여러 차례 보내자 피신청인이 그 통지를 받은 뒤인 2010 1 7일에 계쟁도메인이름을 출원하여 그 후 등록받은 것인 바, 이러한 사실관계 하에서는 피신청인이 ‘Verision’에 대하여 나중에 상표 등록을 받았다고 해서 피신청인이 중재개시의 통지를 받기 전에 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 계쟁도메인이름 또는 그에 상응하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 한 경우에 해당한다고 인정할 수 없고 또 피신청인이 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 정당하게 합법적으로 사용한 경우에 해당한다고 인정할 수도 없다.

 

또 피신청인은 신청인의 위와 같은 여러 차례의 사용중지요구에 대해서 한 번도 답변하지 않았다. 피신청인이 신청인에게 이에 대한 답변을 하지 아니한 것은 피신청인이 권리와 정당한 이익이 없음을 뜻하는 것으로 간주될 수 있다. [Pavillion Agency, Inc Greenhouse Agency Ltd., 간의 세계지적재산권기구 2000 12 4일 결정 사건번호D2000-1221 참조]

 

한편 피신청인은 피신청인 자신이 계쟁도메인이름에서 사용된 표현인 ‘Verision’ 에 의해 일반적으로 알려져 있다는 것을 입증하지 못하였다.

 

그러므로 피신청인은 계쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리 또는 이익을 가지고 있지 않다고 인정되지 아니한다.

본 패널은 정책 4(a)(ii)의 요건이 충족되었다고 판단한다

 

 

악의의 등록과  사용

 

피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트는 인터넷 이용자들을 VERIZON이 판매하는 물품(휴대폰 포함) 및 용역에 대한 제휴 링크를 보여주거나 고객들을 VERIZON의 경쟁업체를 포함한 제3업체들의 웹싸이트로 연결시켜 주고 있다.

여기에다, 신청인의 이사건 표장은 그 지정품목 등과 관련하여 여러 나라에서 널리 알려져 있는 사실, 인터넷 이용자들이 이 사건 표장의 철자를 입력하다가 오타를 저지를 경우에 계쟁도메인이름과 같은 입력 결과가 될 수도 있는 사실, google.com이나 google.co.kr에서 Verision이라는 표현을 검색하면 Verision과 직접 관련된 것은 나오지 않고 수정된 검색어인 Verizon을 검색한 결과가 나오며, 피신청인이 계쟁도메인이름과 유사하다고 주장하는 version이라는 영어 단어는 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트상에서 하는 안내사업과 별다른 연관을 가지고 있다고 보기 어려울 뿐 아니라, 인터넷에서 검색해 보면 version이라는 단어를 직접 사용하는 업체나 웹싸이트는 별로 보이지 않는 사실을 종합하여 보면, 피신청인은 이 사건 표장에 관한 웹싸이트 주소를 입력하다가 타자를 잘못 치는 인터넷 이용자들을 피신청인의 웹사이트로 유인할 의도로 계쟁도메인이름을 등록한 것으로 봄이 상당하다. 이러한 타이포스쿼팅은 악의의 증거가 된다 [Yahoo! Inc. Data Art Corp.간의 사건번호 D2000-0587 결정, Compagnie Generale des Etablissements Michelin Collazo간의 사건번호 D2004-1095 결정 참조]

 

, 정책4(b)(i) 4(a)(iii)의 해석에 있어서, 만약 도메인 이름을 등록한 사람이, 도메인이름과 관련하여 입증할 수 있는 실제 비용을 훨씬 초과하는 비용으로 신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 도메인 이름을 판매, 대여하거나 아니면 이전할 것을 주된 목적으로 하여 도메인 이름을 등록하였거나 획득하였다면, 이러한 사실은 악의로 도메인 이름을 등록하고 사용한 것을 입증하는 것이라고 규정하고 있다. 그런데 피신청인은 2011 3월경 이전에 sedo.com의 도메인매매시장에 계쟁도메인이름을 팔겠다고 내놓았고 최저매매가격 10,000달러로 표시한 사실이 있는 바, 피신청인이 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 계쟁도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들을 신청인의 경쟁 싸이트들로 연결시켜 주고 있으면서 계쟁도메인이름을 실제 비용을 훨씬 초과하는 비용으로 판매하겠다고 내놓은 것에 비추어 피신청인은 신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 계쟁도메인 이름을 판매할 것을 주된 목적으로 하여 계쟁도메인이름을 등록하였다고 보아야 할 것이어서 결국 피신청인은 악의로 도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 인정된다

 

따라서, 본 패널은 정책 4(a)(iii)의 요건이 충족되었다고 판단한다.

 

판정

ICANN 정책이 규정한 3가지 요건들을 신청인이 모두 입증하였으므로, 본 패널은 신청인의 신청을 받아들이기로 한다.

따라서 계쟁도메인이름<verision.com >을 피신청인에게서 신청인에게로 이전할 것을 명한다.

 

 

패널위원 박 홍 우

날짜: 2011.  5. 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

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