Citigroup Inc. v. Yongki
청구 번호: FA1107001400975
당사자
신청인은 Citigroup, Inc.이다(이하 “신청인”이라 한다). 신청인 대리인은 Greenberg Traurig, LLP의 Paul D. McGrady 이다.
피신청인은 Yongki 이다(이하 “피신청인”이라 한다).
등록기관 및 계쟁 도메인 이름
이 사건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <citycard.com>(이하 “계쟁도메인이름”이라 한다)이며 HANGANG SYSTEMS, INC.(doregi.com 이라는 상호로 사업을 하고 있다. 이하에서 HANGANG SYSTEMS, INC라 한다.)에 등록되어 있다.
패널
아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 패널위원으로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장도 없었음을 확인한다.
패널위원 박홍우
행정 절차 개요
신청인은 2011년 7월 28일에 전자 우편으로 전미중재원(National Arbitration Forum)에 영문으로 작성된 중재신청서를 제출하였고 2011년 8월 3일에 한글판 정정신청서를 제출하였다.
2011년 8월 3일 HANGANG SYSTEMS, INC.는 전자메일을 통하여 전미중재원에 도메인이름 <citycard.com>이 HANGANG SYSTEMS, INC.에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 그 등록자라는 사실을 확인해 주었고, 피신청인이 HANGANG SYSTEMS, INC.의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제3자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.
중재신청서 및 행정절차 개시통지와 피신청인의 답변서 제출기한이 2011년 8월29일임을 알리는 통지가 2011년 8월 8일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인에게 송부되었다. 피신청인은 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 열거된 모든 단체 및 개인과 postmaster@citycard.com에 전자 우편으로 답변을 제출하였다. 피신청인은 2011년 8월 26일 답변서를 제출하였는바, 이는 적법하게 제출한 것으로 인정된다.
신청인은 2011년 8월 31일 추가서면을 제출하였고 피신청인은 2011년 9월 6일 추가서면을 제출하였는데 그 모두가 시한 내에 적법하게 제출된 것으로 인정된다.
신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 한 사람의 패널위원으로 구성된 패널을 신청함에 따라 전미중재원은 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.
신청취지
신청인은 계쟁 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명해 달라고 신청하였다.
당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
신청인은 다음과 같이 주장한다.
1. 1998년 10월 8일 씨티코프 회사와 트래블러스 그룹 주식회사의 합병으로 신청인회사가 만들어졌다.
2. 씨티그룹은 1959년부터 씨티코프와 씨티뱅크를 통해 CITI 상표 하에 전 세계의 개인 및 기업 고객들에게 예금, 대출, 신용카드 및 직불카드, 청구서지불 서비스 등 광범위한 금융 서비스를 제공해 왔다. 씨티그룹은 ‘CITI’ 상표(“CITI 상표”)로 구성되거나 이를 사용하는 광범위한 상표 및 서비스표들을 보유하고 있다. CITI 상표는 전 세계적으로 200여 개의 국가에서 사용되거나 등록되어 있다.
3. 신청인은 미국특허청에 1981년 12월 8일 등록번호 1181467호로 CITI 상표를 등록하였는데 그 지정품목은 신용카드 서비스, 개인 및 상업 대출, 부동산 서비스, 투자 자문 서비스 및 타인에게 벤처 자본을 제공하는 금융 서비스로 되어 있다.
4. 신청인은 대한민국 특허청에 등록번호 50922호로 CITICARD라는 상표를 등록하였는데 그 지정품목은 전자자금이체 및 접근 시스템 서비스, 전자정보접근 시스템 서비스, 수표현금화 시스템 서비스로 되어 있다.
5. 신청인이 위와 같은 상표 등록을 마친 후 수년 후에 피신청인이 계쟁도메인이름을 등록하였다.
6. 피신청인은 위반 도메인 이름에 대해 어떠한 권리 혹은 합법적인 이해관계를 가지고 있지 않다. 피신청인은 계쟁도메인이름이나 그와 유사한 명칭으로 알려진 적이 없고 그와 유사한 어떠한 상표나 서비스표도 사용한 적이 없다.
7. 피신청인은 계쟁도메인이름을 사용하여 선의의 혹은 합법적인 사업을 영위한 사실이 없으며, 비상업적인 방법으로 계쟁도메인이름을 사용하고 있지도 않다
8. 피신청인은 계쟁도메인을 등록하기 전에 신청인이 위 상표를 등록한 사실을 알고 있었다.
9. 피신청인은 신청인과 경쟁 관계에 있는 서비스를 선전하는 클릭당 지불 광고 페이지와 연계하여 계쟁도메인이름을 사용하고 있으며 여기에서 수익을 창출하고 있다. 이 광고 페이지에 게시된 링크 중에는 신청인과 경쟁 관계에 있는 신용카드 서비스 제공업체에 대한 광고도 들어 있다.
10. 피신청인은 신청인과 경쟁 관계에 있는 상품 및 서비스를 선전하는 웹사이트로 잠재적 고객을 유인하고자 계쟁도메인이름을 사용해 오고 있는 것이다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 다음과 같이 주장한다.
1. 신청인이 상표 등록에 사용한 CITI라는 표현과 유사한 city라는 단어는 사람들이 오래 전부터 사용해온 보통명사이다. 보통명사 city라는 단어는 신용카드로도 쓰이지만 생일카드나 선물카드의 뜻으로도 사용되고 있다.
2. 신청인이 CITI 상표의 상표권자라고 해도 보통명사 city를 사용하는 제3자에 대해 독점적인 권리를 주장할 수는 없다.
3. 피신청인은 2000년11월 15일 계쟁도메인이름을 등록하였다.
4. 대한민국에서 씨티은행은 2000년까지 잘 알려지지 않았으며 2004년에 씨티은행이 한미은행을 인수한 후부터 비로소 알려지기 시작하였다. 피신청인은 계쟁도메인이름을 등록하기 전에 신청인의 상표의 존재를 알지 못하였다.
5. 피신청인은 2000년에 city라는 단어가 들어간 도메인을 여럿 등록하였다. 그 후 11년 째 이를 보유해 오고 있다.
6. 피신청인은 계쟁도메인 이름에 대하여 정당한 권리와 이익이 있다.
C. 신청인의 추가서면에서의 주장
신청인은 추가서면에서 다음과 같이 주장한다.
1. 신청인은 신청인이 등록한 위 상표권 그 자체에 의한 권리를 주장하는 것이다.
2. 피신청인은 계쟁도메인이름을 사용한 웹싸이트에서 수익을 창출하고 있는데 거기서 피신청인은 card라는 표현을 신용카드라는 의미로 사용하고 있다.
D. 피신청인의 추가서면에서의 주장
피신청인은 추가서면에서 다음과 같이 주장한다.
1. 신청인이 citicard라는 상표의 상표권자라고 해도 보통명사인 city와 보통명사인 card로 만들어진 표현에 대해서까지 권리를 주장할 수는 없다.
2. citicard는 보통명사인 city와 보통명사인 card에서 만들어진 표현이어서 출처표시로서의 식별력을 가지지 못하며, 따라서 배타적 지위를 가지지 못한다.
3. 피신청인은 계쟁도메인이름을 활용하여 컨텐츠를 만들어 활용하게 하는 사업을 하고 있다. 활용 전까지 도메인 파킹 회사가 보여주는 프로그램을 선의로 사용하였을 뿐이다.
4. 피신청인은 이 사건 분쟁의 통지를 받기 전부터 city@citycard.com을 이메일주소로 사용해 왔다.
5. 피신청인은 계쟁도메인이름을 11년 째 이를 보유해 오고 있는 것은 사실이다.
6. 대한민국에서 CITI은행이나 citicard는 2000년까지 잘 알려지지 않았다.
인정사실
다음과 같은 사실이 인정된다.
1. 1998년경에 씨티코프 회사와 트래블러스 그룹 주식회사의 합병으로 신청인회사가 만들어졌으며, 씨티그룹은 많은 나라에서 CITI라는 상표를 사용하여 활발히 사업을 해오고 있다.
2. 신청인은 미국특허청에 1981년 12월 8일 등록번호 1181467호로 CITI라는 상표를 등록하였는데 그 지정품목은 신용카드 서비스, 개인 및 상업 대출을 포함하고 있다.
3. 씨티뱅크엔에이가 1998년 12월 15일에 대한민국 특허청에 등록번호 50922호로 CITICARD라는 상표를 등록하였는데 그 지정품목은 전자자금이체 및 접근 시스템 서비스, 전자정보접근 시스템 서비스, 수표현금화 시스템 서비스로 되어 있다.
4. 그 후 2000년 11월 15일에 피신청인이 계쟁도메인이름을 등록하였다.
5. 피신청인은 2000년에 citycall.com 및 citycd.com도 등록하였다.
6. 이 사건 중재신청이 있기 전까지 피신청인은 경쟁 관계에 있는 서비스를 선전하는 클릭당 지불 광고 페이지와 연계하여 계쟁도메인이름을 사용하여 왔다. 위 광고 페이지에 게시된 링크 중에는 신청인과 경쟁 관계에 있는 신용카드 서비스 제공업체에 대한 광고도 들어 있다.
검토
통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 제15조(a)는, 패널이 “정책, 위 규칙 및 기타 규칙, 그리고 적용 가능하다고 판단되는 법의 원칙에 따라 제출된 진술과 문서를 토대로 결정을 내려야 한다”고 지시하고 있다.
그리고 정책 제4조(a)는 도메인이름을 취소하거나 이전한다는 결정을 신청인이 받기 위해서는 다음의 세 가지 요건을 모두 입증할 것을 요구하고 있다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
(ii) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
(iii) 피신청인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.
표장
1998년 12월 15일에 대한민국 특허청에 등록번호 50922호로 citycard라는 상표가 등록되었으며 그 지정품목은 전자자금이체 및 접근 시스템 서비스, 전자정보접근 시스템 서비스, 수표현금화 시스템 서비스로 되어 있다. 그러나, 신청인이 제출한 해당 상표의 등록원부의 기재에 의하면 그 상표권자는 씨티뱅크엔에이로 되어 있는 바, 신청인 회사가 씨티뱅크엔에이의 상표권을 승계하였다든가 씨티뱅크엔에이의 권리를 행사할 수 있다는 아무런 주장입증을 하지 않았으므로 신청인이 citicard 상표권을 가지고 있음을 전제로 한 주장은 받아들이지 않는다.
그러나 신청인은 미국특허청에 1981년 12월 8일 등록번호 1181467호로 CITI라는 상표를 등록하였는데 그 지정품목은 신용카드 서비스, 개인 및 상업 대출을 포함하고 있다. 그리고 피신청인이 계쟁도메인이름<citycard.com>을 사용하는 행위는 위 상표의 지정품목인 신용카드 서비스에 속하는 것으로 인정된다.
그런데, 피신청인은 위 상표 CITI는 보통명사 city의 철자 y를 i로 바꾼 것에 불과하여 식별력을 가지지 못한다는 취지로 주장한다. 그렇지만, CITI상표가 보통명사 city 그 자체를 사용한 것이 아니고 그와 다른 citi라는 철자를 사용한 것인 이상, 그 철자가 보통명사인 city와 유사하다는 이유만으로 위 상표가 식별력을 가지지 못하여 무효라고 단정할 수는 없다. 또 보통명사로 이루어진 상표라도 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 있는 것이다.
또 피신청인은 신청인이 위 상표의 상표권자라고 해도 보통명사들의 결합으로 만들어진 ‘citycard’에 대해서까지 권리를 주장할 수는 없다는 취지로도 주장한다. 그러나 이 사건 표장인 CITI상표의 표장으로서의 지위가 인정되고 피신청인의 계쟁도메인이름 사용행위가 위 상표의 지정품목에 속하는 것인 이상, 위와 같은 경우에 보통명사로 만들어진 도메인이름의 등록사용자에 대해서 권리를 주장할 수 있는지의 여부는 피신청인의 ‘권리 또는 정당한 이익’의 유무와 ‘악의의 등록과 사용’에의 해당여부에 따라 결정해야 할 것이다.
계쟁 도메인 이름 <citycard.com>은 'citycard'와 '.com' 이라는 두 부분으로 구성되어 있다. '.com'이라는 단어는 최상위급 도메인이고 대부분의 사람들에게 인터넷 상의 회사를 연상시키므로 설명적인 단어이다.
그런데 계쟁도메인이름에 사용된 'citycard' 중에서 'card'는 신청인이 등록한 CITI상표의 지정품목 중의 하나인 신용카드서비스를 나타내는 보통명사일 뿐이므로 계쟁도메인이름의 동일유사 여부는 그 나머지부분인 'city'를 가지고 판단하여야 할 것이다.
그런데 'city'는 신청인의 이 사건 표장 중 CITI 라는 철자 중에서 대문자를 소문자로 바꾸고 i 자를 y 로 바꾼 것에 해당하여 그 철자가 유사하고 또 위 표장과 동일하게 발음된다고 할 것이다. 결국 계쟁도메인이름은 위 표장 CITI와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
따라서, 본 패널은 정책 4조(a)(i)의 요건이 충족되었다고 판단한다.
권리 또는 정당한 이익
통일도메인이름분쟁해결정책 4(c)항은 등록인이 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있다는 사실을 인정할 수 있는 간접사실들을 예시하고 있는바, 그 내용은 다음과 같다.
(i) 중재개시의 통지를 받기 전에, 등록자가 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 도메인이름 또는 도메인이름에 상응하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 하였다는 사실
(ii) 등록자가 상표나 서비스에 대한 어떠한 권리를 취득하지는 못했을지라도 등록자(개인, 기업 또는 그 밖의 단체)이 도메인이름으로 널리 알려져 있다는 사실
(iii) 등록자가, 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 비상업적으로 또는 정당하게 합법적으로 사용하고 있다는 사실
피신청인이 위 4(c)항과 관련된 사실들을 입증하지 못하면, 패널은 신청인이 입증책임을 다한 것으로 판단할 수 있다.[Wal-Mart Stores, Inc와 Larc Stock간의 D2000-0628 (WIPO 2000, 8.11)참조]
피신청인은 계쟁도메인이름을 활용하여 컨텐츠를 만들어 활용하게 하는 사업을 하고 있다고 주장하지만 이를 인정할 증거가 없다.
피신청인의 계쟁도메인이름을 사용하여 개설된 웹싸이트는 이 사건 중재신청이 있기 전까지 신청인과 경쟁 관계에 있는 서비스를 선전하는 클릭당 지불 광고 페이지와 연계하여 계쟁도메인을 사용하여 왔으며 위 광고 페이지에 게시된 링크 중에는 신청인과 경쟁 관계에 있는 신용카드 서비스 제공업체에 대한 광고도 들어 있는 바, 피신청인이 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들을 신청인의 경쟁 싸이트로 돌리는 것은 선의로 서비스를 제공하는 것이라 할 수 없다. [Ticketmaster Corp. 과 DiscorverNet, Inc.간의 D2001-0252 (WIPO 2001. 4. 9.) 결정 참조. 피신청인이 고의적으로 신청인의 싸이트로부터 경쟁 웹 싸이트로 사용자를 보내버림으로써 상업적 이익을 달성한 경우에는 권리나 정당한 법적이익이 없다고 인정하였다.]
이러한 사실관계 하에서는 피신청인이 city@citycard.com을 이메일 주소로 사용했다고 해서 피신청인이 중재개시의 통지를 받기 전에 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 계쟁도메인이름 또는 그에 상응하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 한 경우에 해당한다고 인정할 수 없고 또 피신청인이 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 정당하게 합법적으로 사용한 경우에 해당한다고 인정할 수도 없다.
피신청인은 피신청인이 계쟁도메인이름에서 사용된 표현인 ‘citycard’ 에 의해 일반적으로 알려져 있다는 것도 입증하지 못하였다.
그러므로 피신청인은 계쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리 또는 이익을 가지고 있지 않다고 인정되지 아니한다.
본 패널은 정책 4(a)(ii)의 요건이 충족되었다고 판단한다
악의의 등록과 사용
피신청인의 계쟁도메인이름 등록이 신청인의 상표 등록보다 나중에 이루어졌음은 앞에서 인정한바와 같다.
그런데 피신청인은 계쟁도메인이름을 등록하기 전에 신청인의 상표의 존재를 알지 못하였다고 주장하나 이를 인정할 증거가 없다.
오히려, 피신청인의 계쟁도메인이름을 사용하여 개설된 웹싸이트는 이 사건 중재신청이 있기 전까지 신청인과 경쟁 관계에 있는 서비스를 선전하는 클릭당 지불 광고 페이지와 연계하여 계쟁도메인을 사용하여 왔으며 위 광고 페이지에 게시된 링크 중에는 신청인과 경쟁 관계에 있는 신용카드 서비스 제공업체에 대한 광고도 들어 있는 바, 피신청인의 웹싸이트가 신청인의 사업과 관련된 싸이트들로의 링크를 포함하고 있다는사실은 피신청인의 행위가 신청인을 목표로 삼고 있다고 볼 증거가 된다. [Morgan Stanley v. Stanley Morgan, FA585915 (Nat Arb. Forum Dec. 6, 2005)
여기에다, 신청인의 이사건 표장이 위 지정품목과 관련하여 여러 나라에서 널리 알려져 있는 사실, 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 개설한 웹싸이트상에서 하는 위와 같은 안내사업은 card라는 단어가 가진 의미 중 신용카드 외의 의미(즉, 생일카드나 선물카드)와는 별다른 연관을 가지고 있다고 보기 어려운 사실을 종합하여 보면, 피신청인은 이 사건 표장과 관련하여 웹싸이트 주소를 잘못 입력하는 인터넷 이용자들을 피신청인의 웹사이트로 유인할 의도로 계쟁도메인이름을 등록한 것으로 봄이 상당하다.
따라서, 본 패널은 정책 4(a)(iii)의 요건이 충족되었다고 판단한다.
판정
ICANN 정책이 규정한 3가지 요건들을 신청인이 모두 입증하였으므로, 본 패널은 신청인의 신청을 받아들이기로 한다.
따라서 계쟁도메인이름<citycard.com>을 피신청인에게서 신청인에게로 이전할 것을 명한다.
패널위원 박 홍 우
날짜: 2011. 9. 11.
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