NComputing, Inc. v. B S Hong
청구 번호: FA1108001405308
당사자
신청인은 NComputing, Inc.이다(이하 “신청인”이라 한다). 신청인 대리인은 Baker & McKenzie LLP, Texas, USA의 Nicole B. Emmons 이다.
피신청인은 B S Hong 이다(이하 “피신청인”이라 한다).
등록기관 및 계쟁 도메인 이름
이 사건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <numo.com>(이하 “계쟁도메인이름”이라 한다)이며 Inames Co., Ltd.( inames.co.kr이라는 상호로 사업을 하고 있다. 이하에서 Inames Co., Ltd.라 한다.)에 등록되어 있다.
패널
아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 패널위원으로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장도 없었음을 확인한다.
패널위원 박홍우
행정 절차 개요
신청인은 2011년 8월 30일에 전자 우편으로 전미중재원(National Arbitration Forum)에 영문으로 작성된 중재신청서를 제출하였고 2011년 9월 1일에 한글판 중재신청서를 제출하였다. 이는 적법하게 제출된 것으로 인정된다.
2011년 8월 31일에 Inames Co., Ltd.는 전자메일을 통하여 전미중재원에 도메인이름 <numo.com>이 Inames Co., Ltd.에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 그 등록자라는 사실을 확인해 주었고, 피신청인이 Inames Co., Ltd.의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제3자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.
중재신청서 및 행정절차 개시통지와 피신청인의 답변서 제출기한이 2011년 9월26일임을 알리는 통지가 2011년 9월 6일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인에게 송부되었다. 피신청인은 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 열거된 모든 단체 및 개인과 postmaster@numo.com에 전자 우편으로 답변을 제출하였다. 피신청인은 2011년 9월 23일 답변서를 제출하였다. 그런데 피신청인이 제출한 파일들의 크기 합계가 50 MB를 초과하는 바 이는 전미중재원의 관련 절차규정에 위반된 것이지만 이 사건에서의 쟁점에 관한 당사자 쌍방의 주장 입증이 복잡하기 때문인 것으로 인정되므로 패널은 이를 고려하기로 한다.
신청인은 2011년 9월 30일 영어로 작성된 추가서면을 제출하였고 2011년 10월 3일 한글판을 제출하였는데 이는 전미중재원의 관련 절차규정에 위반된 것이지만 이 사건에서의 쟁점에 관한 당사자 쌍방의 주장 입증이 복잡하기 때문인 것으로 인정되므로 패널은 이를 고려하기로 한다.
피신청인은 2011년 10월 5일 추가서면을 제출하였는데 이는 시한 내에 적법하게 제출된 것으로 인정된다.
신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 한 사람의 패널위원으로 구성된 패널을 신청함에 따라 전미중재원은 2011년 9월 29일 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.
신청취지
신청인은 계쟁 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명해 달라고 신청하였다.
당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
신청인은 다음과 같이 주장한다.
1. 신청인은 클라우드 컴퓨팅 환경에서 데스크탑 성능을 제공하는 단일 칩 장비와 관련된 다양한 제품과 관련하여 NUMO라는 상표를 사용하고 있고 이는 미국에서, 그리고, 국제적으로도 명성을 획득하였다.
2. 신청인은 Mexico에 NUMO라는 상표를 상표분류표 9류 데스크탑 가상화 키트 등을 지정품목으로 하여 2010. 3. 10. 출원하여 2010. 8. 17. 상표등록을 하였다. 그 외에 아르헨티나, 칠레, 중국, 홍콩, 마케도니아, 싱가포르 등의 나라에 2010년에 위 상표를 출원하여 2010년 내지 2011년에 상표등록 되었다. 또 미국과 캐나다, 브라질 등의 여러 나라에도 2010년에 위 상표를 출원하여 현재 계류 중에 있다.
3. 계쟁도메인이름은 위 상표와 동일하다고 혼동을 초래할 만큼 유사하다.
4. 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 만든 웹싸이트에는 “NUMO.COM™ interfacer@hotmail.com”이라는 한 문장만이 들어 있을 뿐이며 그 외의 아무 내용도 들어 있지 않다.
5. 피신청인은 NUMO에 대해 상표를 등록한 것이 없고 출원한 것도 없다.
6. 피신청인은 계쟁도메인이름을 상품 또는 서비스 제공에 사용하지 않고 있으며 그렇게 사용하려고 준비하고 있지도 않다.
7. 피신청인은 계쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있지 않다.
8. 따라서 피신청인은 계쟁도메인이름과 관련하여 어떠한 권리도 합법적 이익도 가지고 있지 않다.
9. 피신청인은 54개의 다른 도메인이름을 등록하여 소유하고 있는데 그 중에 상품 또는 서비스제공에 관한 웹싸이트에 이용되고 있는 것은 하나도 없으며 그 중 9개의 도메인이름들은 피신청인이 매도하겠다고 내 놓았다. 또 피신청인은 부정한 목적으로 그 중 여러 도메인이름을 등록하였다.
10. 피신청인은 계쟁도메인이름을 등록함으로써 상업적이득을 위해 의도적으로 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹싸이트로 유인하려고 했다.
B. 피신청인의 주장
피신청인은 다음과 같이 주장한다.
1. 계쟁도메인이름은 영어의 일반명사인 NUDE와 MODEL을 축약한 것을 등록한 것이다.
2. 피신청인은 대학에서 미술을 전공하였는바 아티스트를 위한 누드모멜의 웹싸이트를 개발하고자 계쟁도메인이름을 등록한 것이다.
3. 계쟁도메인이름이 등록된 2001년에는 신청인 회사와 NUMO 상표는 존재하지 않았다. 따라서 피신청인이 부정한 목적으로 등록한 것이 아니다.
4. 신청인이 2010년에 NUMO상표를 여러 나라에서 출원하였지만, 신청인은 NUMO상표를 사용하고 있지 않거나 별로 사용하고 있지 않다. NUMO상표는 대한민국에서는 잘 알려져 있지 않으며 국제적으로도 널리 알려져 있지 않다.
5. 피신청인은 도에인이름 82.net를 사용하여 포털싸이트를 운영하는 사업을 하였고 또 도메인이름 webhard.com를 사용하여 웹스토리지 서비스를 하는 사업을 하였으나 그 후 중단하였다.
6. 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용한 웹싸이트를 “NUMO.COM™ interfacer@hotmail.com”이라는 내용만으로 간단하게 만들어 놓은 것은 자금사정이 어려워서이다. 이는 정당한 웹페이지이다.
7. 피신청인이 59개의 도메인이름을 등록하였거나 구입하여 소유하고 있지만, 타인의 서비스를 방해하려는 목적에서 한 것이 아니다. 피신청인이 다수의 도메인이름을 보유하고 있다는 이유만으로 악의적인 등록으로 볼 수는 없다.
8. 피신청인은 피신청인이 소유한 여러 도메인이름들 중 일부를 실제로 사업에 활용하였다.
9. 피신청인은 사업계획이 없어진 것들 9개는 매도하려고 내놓았다. 그러나 그렇다고 해서 피신청인이 계쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 또는 사용하고 있는 것이라고 할 수는 없다. 뿐만 아니라 피신청인은 계쟁도메인이름을 타인에게 매도하려는 시도를 한 적이 없다.
10. 피신청인은 2011년부터 계쟁도메인이름을 사용하여 웹개발을 진행하기로 하였고, 그 일환으로 2011. 1. 10. 대한민국 특허청에 numo.com에 대하여 피신청인 이름으로 상표 출원을 하였다.
11. 피신청인은 계쟁도메인이름을 사용한 웹싸이트를 “NUMO.COM™ interfacer@hotmail.com”이라는 내용만으로 만들어 놓았는 바, 신청인의 상표나 서비스를 악의적으로 방해하거나 유사서비스를 제공하거나 갱쟁사의 서비스를 소개하지 않았으며 따라서 신청인의 상표 및 서비스와 혼동을 야기할 우려도 없다.
C. 신청인의 추가서면에서의 주장
신청인은 추가서면에서 다음과 같이 주장한다.
1. 신청인은 NUMO에 대해 대한민국 특허청에도 2010. 3. 30. 상표출원을 하였다.
2. 계쟁도메인이름은 피신청인이 2001. 11. 19.에 등록한 것이 아니다. 2005. 8. 13. 당시 Yon Sun Kim으로 등록되어 있었다. 그 후 T Renner가 2006. 9. 14.부터 2011. 1. 4.까지 위 계쟁도메인이름의 등록명의자였다. 피신청인은 2011. 1. 9.까지는 계쟁도메인이름의 등록명의자가 아니었고 NUMO에 대해 대한민국에서 상표출원하지도 않았다.
3. 피신청인은 계쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다.
4. 피신청인이 예술가들을 위한 누드모델을 대상으로 한 적법한 웹싸이트를 구축할 계획을 가지고 있다는주장은 사실과 다르다.
D. 피신청인의 추가서면에서의 주장
피신청인은 추가서면에서 다음과 같이 주장한다.
1. 피신청인은 2002. 1. 21.과 2003. 12. 6.에도 계쟁도메인이름을 이용한 웹싸이트를 운영하였다.
2. 피신청인은 2001년 당시 미술대학에서 미술해부학 및 인체모델링 등에 대한 강의를 하고 있었는데, 아티스트를 위한 누드모델 관련 사업을 할 필요가 있다고 판단하여 피신청인이 계쟁도메인이름을 2001. 11. 19.에 등록하였다.
3. 그 후 2005. 8. 13.에는 피신청인의 동업자로서 대학의 미용예술과 교수인 Yong Sun Kim의 이름으로 등록을 해 두고 있었다.
4. 피신청인은 계쟁도메인이름을 이용하여 사업을 하려고 이를 등록하였으나 그 후 여건이 좋지 않아서 일시 보류하였다. 이에 따라 2005년에 동업자 김용선에게 그가 NUMO MAKE-UP웹싸이트를 운영할 수 있도록 무상으로 대여하였다가 1년 후에 회수하였다. 그리고 2006년에 TIM RENNER에게 그가 블로그를 운영하도록 무상 대여하였다가 2009년에 그 믕록명의를 회수한 것이다.
인정사실
다음과 같은 사실이 인정된다.
1. 신청인은 Mexico에 NUMO라는 상표를 분류표 상표분류표 9류 데스크탑 가상화 키트 등을 지정품목으로 하여 2010. 3. 10. 출원하여 2010. 8. 17. 상표등록을 하였다. 그 외에 아르헨티나, 칠레, 중국, 홍콩, 마케도니아, 싱가포르 등의 나라에 2010년에 위 상표를 출원하여 2010년 내지 2011년에 상표등록 되었다. 미국과 캐나다, 브라질 등의 여러 나라에도 2010년에 위 상표를 출원하여 현재 계류 중에 있으며 대한민국 특허청에도 2010. 3. 30. 상표출원을 하였다.
2. 피신청인이 계쟁도메인이름을 사용하여 만든 웹싸이트에는 “NUMO.COM™ interfacer@hotmail.com”이라는 한 문장만이 들어 있을 뿐이며 그 외의 아무 내용도 들어 있지 않다.
3. 계쟁도메인이름은 2001. 11. 19. 등록되었다.
4. 계쟁도메인이름은 영어의 일반명사인 NUDE와 MODEL라는 단어들의 각 첫 두 글자를 딴 것과 같다.
5. 피신청인은 대학교에서 미술을 전공하였다.
6. 피신청인이 59개의 도메인이름을 등록하였거나 구입하여 소유하고 있다.
7. 피신청인은 2002. 1. 21.과 2003. 12. 6. 당시 계쟁도메인이름을 이용한 인터넷 홈페이지를 운영하였다.
8. 피신청인이 소유한 여러 도메인이름들 중 일부를 실제로 사업에 활용하였다. 피신청인은 도에인이름 82.net를 사용하여 포털싸이트를 운영하는 사업을 하였고 또 도메인이름 webhard.com를 사용하여 웹스토리지 서비스를 하는 사업을 하였다.
9. 피신청인은 소유한 도메이이름들 중 9개를 매도하려고 내놓았다.
10. 계쟁도메인이름은 2005. 8. 13.에는 대학의 미술관련학과 교수인 Yong Sun Kim의 이름으로 등록이 되어 있었다.
11. 계쟁도메인이름은 2006. 9. 14.경부터 TIM RENNER의 이름으로 등록되어 있다가 2009. 1. 4.경 피신청인 명의로 등록되었다.
12. 피신청인은 2011. 1. 10. 대한민국 특허청에 numo.com에 대하여 피신청인 이름으로 상표 출원을 하였다.
검토
통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 제15조(a)는, 패널이 “정책, 위 규칙 및 기타 규칙, 그리고 적용 가능하다고 판단되는 법의 원칙에 따라 제출된 진술과 문서를 토대로 결정을 내려야 한다”고 지시하고 있다.
그리고 정책 제4조(a)는 도메인이름을 취소하거나 이전한다는 결정을 신청인이 받기 위해서는 다음의 세 가지 요건을 모두 입증할 것을 요구하고 있다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
(ii) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
(iii) 피신청인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.
표장
신청인은 Mexico에 NUMO라는 상표를 분류표 9류 데스크탑 가상화 키트 등을 지정품목으로 하여 2010. 3. 10. 출원하여 2010. 8. 17. 상표등록을 하였다. 그 외에 아르헨티나, 칠레, 중국, 홍콩, 마케도니아, 싱가포르 등의 나라에 2010년에 위 상표를 출원하여 2010년 내지 2011년에 상표등록 되었다.
계쟁 도메인 이름 <numo.com>은 'numo'와 '.com' 이라는 두 부분으로 구성되어 있다. '.com'이라는 단어는 최상위급 도메인이고 대부분의 사람들에게 인터넷 상의 회사를 연상시키므로 설명적인 단어이다. 나머지 한 부분, 즉, ‘numo’는 신청인의 상표와 동일하다. 따라서, 계쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
따라서, 본 패널은 정책 4(a)(i)의 요건이 충족되었다고 판단한다.
권리 또는 정당한 이익
통일도메인이름분쟁해결정책 4(c)항은 등록인이 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있다는 사실을 인정할 수 있는 간접사실들을 예시하고 있는바, 그 내용은 다음과 같다.
(i) 중재개시의 통지를 받기 전에, 등록자가 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 도메인이름 또는 도메인이름에 상응하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 하였다는 사실
(ii) 등록자가 상표나 서비스에 대한 어떠한 권리를 취득하지는 못했을지라도 등록자(개인, 기업 또는 그 밖의 단체)이 도메인이름으로 널리 알려져 있다는 사실
(iii) 등록자가, 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 비상업적으로 또는 정당하게 합법적으로 사용하고 있다는 사실
그런데 피신청인은 이 사건 중재개시의 통지를 받기 전인 2010. 1. 10. 대한민국 특허청에 numo.com에 대하여 피신청인 이름으로 상표 출원을 하였는 바, 계쟁도메인이름은 영어의 일반명사인 NUDE와 MODEL라는 단어들의 각 첫 두 글자를 딴 것과 동일한 점, 피신청인이 대학에서 미술을 전공한 점, 계쟁도메인이름의 2005. 8. 13.의 등록명의자였던 Yong Sun Kim이 대학의 미술관련학과 교수인 점, 피신청인은 도에인이름 82.net를 사용하여 포털싸이트를 운영하는 사업을 하였고 또 도메인이름 webhard.com를 사용하여 웹스토리지 서비스를 하는 사업을 하였었던 점 등을 감안하면, 피신청인이 2010. 1. 10. numo.com상표를 대한민국 특허청에 출원한 것은 피신청인이 이 사건 중재개시의 통지를 받기 전에 선의로 상품이나 서비스제공과 관련하여 계쟁도메인이름을 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 한 것으로 보아야 할 것이다. 그러므로 등록인인 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있다고 인정된다.
피신청인이 59개의 도메인이름을 등록 또는 소유하고 있다거나 소유 중인 도메인이름들 중 일부를 매도하려고 내놓았다거나 계쟁도메인이름이 과거에 제3자 명의로 등록되어 있던 적이 있다고 하더라도 그 사실만으로는 피신청인의 권리나 정당한 이익을 부정할 수 없다.
신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없다는 것에 대한 입증책임을 다하지 못하였다.
따라서, 패널은 정책 4조(a)(ii)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다.
악의의 등록과 사용
계쟁도메인이름은 신청인이 2010년에 이 사건 표장을 상표출원하기 약 9년 전인 2001. 11. 19.에 등록되었다. 따라서, 특별한 사정이 없는 한 피신청인이 계쟁도메인이름을 악의로 등록하였거나 사용하고 있다고 인정할 수 없다.
피신청인이 59개의 도메인이름을 등록 또는 소유하고 있다거나 소유 중인 도메인이름들 중 일부를 매도하려고 내놓았다거나 계쟁도메인이름이 과거에 제3자 명의로 등록되어 있던 적이 있다는 사실만으로는 피신청인이 악의로 등록하였거나 사용하고 있다고 인정할 수 없다.
그 외에, 피신청인이 계쟁도메인이름을 팔아서 이익을 남길 목적으로 등록하였다거나 다른 사람들이 그들의 상표에 맞는 도메인이름을 취득할 수 없게 하려고 등록하였다거나 피신청인이 주로 경쟁자의 영업을 방해할 목적으로 계쟁도메인이름을 등록하였다고 단정할 증거가 없다.
따라서, 본 패널은 정책 4(a)(iii)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다
판정
위와 같이, 신청인은 정책에서 요구하는 세 가지 요건들 중 일부를 입증하지 못하였다.
그러므로 패널은 계쟁도메인이름에 대한 신청인의 이전신청을 받아들이지 않기로 한다.
따라서 <numo.com>도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명해 달라는 신청을 기각한다.
패널위원 박 홍 우
날짜: 2011. 10. 13.
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