Wyse Technology Inc. v. Hassan Barbir / Obfuscated by Gandi
Numéro d’instance : FA1111001416283
PARTIES
La partie demanderesse est Wyse Technology Inc. (la « Partie demanderesse ou la Plaignante »), représentée par Lynne M.J. Boisineau, de McDermott Will & Emery LLP, Californie, États-Unis. La partie défenderesse est Hassan Barbir / Obfuscated by Gandi (la « Partie défenderesse ou le Défendeur »), France.
Organe d’enregistrement et nom(s) de domaine contesté(s)
Les noms de domaine en cause sont <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com>, and <wysedesk.com>, qui ont été déposés auprès de GANDI SAS.
COMMISSION
Le soussigné certifie qu'il a agi de manière indépendante et impartiale, et qu'à sa connaissance, son appartenance à la Commission en cette instance ne crée aucune situation de conflit d’intérêts.
Hugues G. Richard, en qualité de Membre de la Commission.
Historique de la procédure
Le 18 novembre 2011, la Partie demanderesse a saisi, par voie électronique, le Forum national d’arbitrage (le « Forum ») d’une Demande.
Le 21 novembre 2011, la compagnie GANDI SAS a confirmé par courrier électronique au Forum que les noms de domaines <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com> et <wysedesk.com> sont déposés auprès de GANDI SAS, et que la Partie défenderesse est le titulaire actuel des noms. GANDI SAS s’est assurée que la Partie défenderesse était liée par le contrat d’enregistrement de GANDI SAS, et qu’elle a, en conséquence, convenu de régler les différends concernant des noms de domaines introduits par des tiers conformément à la Politique uniforme de résolution des différends en matière de nom de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) de la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) (la « Politique »).
Le 28 novembre 2011, le Forum a signifié la Demande et l’ensemble de ses Annexes, y compris une Notification écrite de la Demande comportant une date limite, fixée au 19 décembre 2011, à laquelle, au plus tard, la Partie défenderesse pouvait communiquer, par courrier électronique, une Réponse à la Demande à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Partie défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation, ainsi qu’aux adresses postmaster@wyse-desktop.com, postmaster@wyse-desk.com et postmaster@wysedesk.com. Également le 28 novembre 2011, la Notification écrite de la Demande, notifiant à la Partie défenderesse les adresses de courrier électronique auxquelles ont été adressées des significations et la date limite de Réponse, a été transmise à la Partie défenderesse par courrier et télécopie, ainsi qu’à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Partie défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation.
Une Réponse a été reçue le 19 décembre 2011. La Réponse est complète et a été reçue à l’intérieure du délai prescrit.
Une Soumission supplémentaire de la Partie demanderesse a été reçue le 21 décembre 2011, conformément à la Règle supplémentaire 7.
Une Soumission supplémentaire de la Partie défenderesse a été reçue le 27 décembre 2011, conformément à la Règle supplémentaire 7.
À la date d’entrée fixée, conformément à la requête de la Partie demanderesse pour que le différend soit réglé par une Commission composée d’un membre unique, le National Arbitration Forum a nommé Hugues G. Richard en qualité de membre de la Commission.
réparation demandée
La Partie demanderesse demande que les noms de domaines soient transférés à la Partie demanderesse par la Partie défenderesse.
Allégations des Parties
A. Partie demanderesse
La Plaignante détient de multiples demandes d’enregistrement et des enregistrements de marques WYSE («Marque de la Plaignante» ou «Marque») pour des biens et services relatifs aux ordinateurs, au matériel informatique et aux périphériques informatiques, au système informatique d'exploitation, aux solutions de virtualisation de bureau et de logiciels de système d’exploitation «cloud», à des applications pour ordinateur de bureau à distance, et à des services de conseil en informatique qui s'y rattachent.
La Plaignante soutient qu’elle bénéficie de droits dans le monde et d’une forte notoriété de la marque WYSE. La Marque WYSE est associée depuis trente (30) ans aux logiciels de virtualisation de bureau par le système du ”cloud”, au matériel informatique et services connexes. La Plaignante soutient également être l'inventeur et le leader mondial du système informatique ”cloud”. La Plaignante considère avoir développé une reconnaissance substantielle de son nom, Wyse Technology Inc, et de ses différentes Marques WYSE, y compris son nom de domaine officiel, <wyse.com>.
La Plaignante allègue également être détentrice, directement ou indirectement, de près de 60 noms de domaines, la plupart contenant la Marque WYSE ou des variantes orthographiques formées de WYSE. La Plaignante est propriétaire de plusieurs de ces domaines en vertu des transferts ordonnés dans des procédures de règlement des différends de noms de domaines.
Selon la Plaignante, les noms de domaines <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com> et <wysedesk.com> (les «Noms de domaines») enregistrés par la Partie défenderesse sont similaires au point de créer de la confusion, à la Marque en relation avec laquelle la Partie demanderesse dispose de droits [Règle 3(b)(ix)(1)]. L'utilisation de la Marque de la Plaignante dans les Noms de domaines semble être une tentative de créer un risque de confusion avec la Marque de la Plaignante quant à la source, le parrainage, l'affiliation ou l'approbation des Noms de domaines du Défendeur.
Les Noms de domaines reprennent en totalité la Marque de la Plaignante, WYSE, les termes descriptifs ”desktop” ou ”desk” y étant simplement ajoutés. Voir Am. Express Co. c. MustNeed.com, FA 257901 (Nat. Arb. Forum, le 7 juin 2004) (jugeant que le nom de domaine du défendeur <amextravel.com> est confusément similaire à la marque AMEX de la plaignante du fait que la «simple addition d'un terme générique ou descriptif à une marque enregistrée n’écarte pas » un constat de similitude selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN); voir aussi Disney Enter. c. Kudrna, FA 686103 (Nat. Arb. Forum, le 2 juin 2006) (constatant que les modifications apportées à la marque Disney de la plaignante dans le nom de domaine du défendeur <finestdisneyhomes.com> sont insuffisantes pour différencier le nom de domaine de la marque conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN).
Selon la Plaignante, les termes ”desktop” ou ”desk” tels qu'utilisés en association avec la Marque WYSE provoquent encore plus de confusion avec la Marque de la Plaignante en ce qu’ils constituent une référence directe aux types spécifiques de biens et services offerts par la Plaignante (par exemple, ses solutions de virtualisation de bureau sur ordinateur).
La Plaignante est d’avis qu’il y a absence de droit ou d’intérêt légitime pour le Défendeur à utiliser les Noms de domaines [Règle 3(b)(ix)(2)].
La Plaignante soutient que les Noms de domaines ne sont pas réservés au nom de la Plaignante et ne sont pas autorisés par elle. Le Défendeur n'est ni affilié, ni licencié ou autorisé à utiliser la Marque WYSE de la Plaignante ou tout nom de domaine incorporant cette Marque. Conformément aux Principes Directeurs de l’ICANN (paragraphe 4(a)(ii)), une déclaration selon laquelle le Défendeur n'a pas de licence ou n’est pas autrement autorisé à utiliser les noms de domaines litigieux constitue une preuve prima facie pour le Plaignant que le Défendeur n'a pas de droits ou d’intérêts légitimes dans l’utilisation des noms de domaines. Voir CareerBuilder, LLC c. Stephen Baker, OMPI D2005-Affaire n° 0251 (6 mai 2005).
Le Défendeur ne fait pas un usage juste et légitime des Noms de domaines selon le paragraphe 4(c)(iii) des Principes Directeurs de l’ICANN. Le Défendeur n’en fait pas une utilisation de bonne foi en relation avec une offre de biens et de services. (Voir paragraphe 4(c)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN). D’ailleurs, le défendeur n’utilise les Noms de domaines à aucune fin en ce moment.
Le manquement du Défendeur à utiliser les Noms de domaines afin de fournir une offre de bonne foi de produits et de services confirme, selon la Plaignante, qu'il n'a pas de droit ou d’intérêt légitime dans les Noms de domaine, en particulier depuis que la Plaignante a démontré l’existence de ses droits sur la Marque en question.
Sur la base des informations détenues par la Plaignante, le Défendeur n'est pas connu sous les Noms de domaines en tant qu’entreprise, individu ou autre.
En outre, le Défendeur a réservé les noms de domaine trente (30) ans après que la Plaignante a commencé à utiliser sa Marque WYSE, et près de vingt-quatre (24) ans après que la Plaignante ait enregistré le nom de domaine <wyse.com>. Voir Charles Jourdan Holding AG c. AAIM, OMPI D2000 Affaire n°0403 (le 27 juin 2000) (ne trouvant pas de droits ou d’intérêts légitimes dans la mesure où (1) le défendeur n'est pas licencié de la partie plaignante, (2) les droits antérieurs de la plaignante sur le nom de domaine précèdent la réservation par le défendeur; (3) le défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine en question).
La Plaignante allègue que les Noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi [Règle 3(b)(ix)(3)].
Le conseil de la Plaignante a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur le 15 septembre 2011. N’ayant reçu aucune réponse à cette lettre de mise en demeure, une deuxième lettre a été envoyée au Défendeur le 19 octobre 2011. À ce jour, le Conseil de la Plaignante n'a reçu aucune réponse.
La Plaignante soumet que le Défendeur n'est pas affilié à elle, est n’a pas été licencié ou autorisé à utiliser la Marque de la Plaignante WYSE ou tout nom de domaine incorporant la Marque.
Les Noms de domaine sont réservés auprès du registraire du Défendeur et les pages d’accueil situées sur l'Internet indiquent que les noms de domaines ont «été réservés ... sur gandi.net et sont inutilisés». Selon la Plaignante, le Défendeur ne fait pas un usage des Noms de domaines dans un but légitime et de bonne foi, et a ainsi réservé plusieurs noms de domaine de mauvaise foi, afin d’empêcher la Plaignante d’utiliser sa Marque dans des noms de domaines correspondants et de prévenir tout usage de cette Marque de manière à prêter confusion par une tierce partie.
La Plaignante soumet également que plusieurs panels UDRP ont constaté que le défaut de développement ou d'utilisation d’un nom de domaine qui contient une marque établie est une preuve supplémentaire de la réservation faite de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs de l’ICANN. Par exemple, voir Am. Broad. Cos, Inc c. Sech, FA893427 (Nat. Arb. Forum, le 28 février 2007) (indiquant que le manquement d'un défendeur à faire un usage actif de son nom de domaine dans les trois mois suivant sa réservation a indiqué que le défendeur a enregistré le nom de domaine contesté de mauvaise foi); voir aussi Caravan Club c. Mrgsale, FA95314 (Nat. Arb Forum, le 30 août 2000) (statuant que le défendeur n'a pas fait usage d'un nom de domaine ou du site associé, qu'un tel échec à faire un usage actif du nom de domaine permet de déduire que l'enregistrement et l'utilisation sont de mauvaise foi); voir aussi SIGARMS (constatant que la non-utilisation du nom de domaine qui renvoie à la page Web d'un « media player » qui ne fonctionne pas permet de qualifier l'utilisation et la réservation du nom de domaine de mauvaise foi), voir aussi Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, OMPI D2000 Affaire n°0624 (le 21 août 2000) («[L] es exemples [de mauvaise foi] au paragraphe 4(b) sont destinés à illustrer, et ne sont pas exclusifs »); voir aussi Twentieth Century Fox Film Corp c. Risser, FA 93761 (Nat. Arb Forum, le 18 mai 2000) («la nécessité selon les Principes Directeurs de l'ICANN qu’un plaignant prouve que les noms de domaine sont utilisés de mauvaise foi n’implique pas de prouver dans chaque cas qu’un défendeur prend des mesures positives. L’utilisation de mauvaise foi peut être déduite de l'ensemble des circonstances, même lorsque le titulaire n’a rien fait de plus qu’enregistrer les noms».).
La Plaignante est d’avis que le maintien de la réservation des Noms de domaines par le Défendeur démontre sa mauvaise foi en raison de sa connaissance des droits de marque de la Plaignante suite aux lettres de mise en demeure reçues de la part du conseil de la Plaignante. L'existence des nombreux enregistrements de Marques de la Plaignante implique la connaissance du Défendeur de l’existence de ces marques enregistrées. Par ailleurs, le fait que le Défendeur n'ait pas répondu aux lettres de mise en demeure de la Plaignante indique, selon elle, que le Défendeur n’a pas réservé les Noms de domaine de bonne foi.
B. Partie défenderesse
Le Défendeur prétend avoir débuté, en mai 2011, un projet confidentiel de table design portant l’acronyme WYSE ”What’s Your Stock Exchange”.
Selon le Défendeur, le projet contient deux tables différentes. La première table est une table individuelle. Elle a été dessinée pour permettre une ergonomie optimale afin de partager des idées. La table aura un écran tactile intégré (à l’image de Wacom Cintiq - http://www.wacom.com) qui permettra d’écrire et de dessiner dessus. L’écran étant connecté à Internet, cela permettra de partager les écrits et dessins à travers le réseau constitué. La seconde table est une table de conférence pour 6 personnes. Chaque personne disposera de son propre écran tactile. Un grand écran LED sera situé en bout de table et mettra à chaque personne non seulement de partager leurs idées, mais également d’intervenir sur les écrans des autres afin d’y ajouter des commentaires.
Le Défendeur explique qu’il a opté pour l’acronyme WYSE, signifiant “What’s Your Stock Exchange”, suivi de la traduction anglaise du mot table, ”desk”. C’est la raison pour laquelle il a choisi les noms de domaines <wysedesk.com> et <wyse-desk.com>. Le Défendeur prétend qu’il a opté pour le nom de domaine <wyse-desktop.com>, car le mot ”desktop” est défini par une grande majorité de la population, néophyte en matière informatique, par «bureau» au sens d’un bureau mobilier et nom du bureau de l’ordinateur.
Le Défendeur soutient également que la table design WYSE ”What’s Your Stock Exchange” n’a pas encore été divulguée au public et le site Internet n’est pas encore terminé, raisons pour lesquelles les noms de domaines litigieux renvoient actuellement à une page vide.
La Plaignante «est leader dans l’industrie informatique» et non dans l’industrie du mobilier design, deux activités que le Défendeur considèrent comme étant diamétralement opposées. Le Défendeur allègue qu’il ne tente pas de créer un risque de confusion tant son domaine d’activité est différent de celui de la Plaignante.
Le Défendeur ne voit pas en quoi il pourrait tirer avantage d’utiliser le terme WYSE dans son nom de domaine en commercialisant une table design, tant ce domaine est différent du domaine de la Plaignante. Bien au contraire, le Défendeur allègue qu’il rencontrera un grand nombre de difficultés y relatives, notamment en termes de référencement. Le Défendeur soumet qu’il ne tente pas d’utiliser la notoriété de la Plaignante pour faire commerce car l’activité du Défendeur est totalement différente.
Comme le souligne la Plaignante, elle «détient de multiples demandes d’enregistrement et des enregistrements de marques pour des biens et services relatifs aux ordinateurs, au matériel informatique et aux périphériques informatiques, au système informatique d’exploitation, aux solutions de virtualisation de bureau et de logiciels de système d’exploitation ”cloud”, à des applications pour ordinateurs de bureau à distance, et à des services de conseil en informatique qui s’y rattachent». Le Défendeur soutient que cet argument est erroné d’un point de vue juridique, car les produits et services protégés par la Plaignante ne couvrent pas les produits et services liés à la fabrication, la vente et la promotion de meubles design.
Le Défendeur affirme également qu’il est erroné d’affirmer qu’« en se contentant simplement d’ajouter les mots ”desktop” ou ”desk” à la Marque et au nom de domaine de la Plaignante, le Défendeur ne fait rien pour éviter un risque de confusion avec la Marque de la Plaignante ». Le Défendeur soutient qu’il a prouvé que les noms de domaines litigieux seront utilisés pour vendre une table design, ce qui est en soit suffisant afin d’éviter tout risque de confusion avec des produits et/ou services informatiques. La Défendeur ajoute qu’il n’y a pas de risque de confusion, car la Plaignante elle-même déclare que «la Marque de la Plaignante a acquis une notoriété importante, une reconnaissance publique large, et une renommée internationale qui permettent au public d’identifier les biens et services de la Plaignante».
En dernier lieu, le Défendeur soumet que la Plaignante elle-même considère ne pas avoir de reconnaissance et de protection dans d’autres produits et services que ceux expressément enregistrés selon le système de classification de Nice.
C. Soumissions supplémentaires
Soumissions supplémentaires de la Plaignante:
La Plaignante soumet que le Défendeur ne nie pas que les Noms de domaine (tels que définis dans la Plainte) soient identiques ou similaires en prêtant à confusion aux Marques notoires et enregistrées de la Plaignante (tel que ce terme est défini dans la Plainte).
Le Défendeur prétend que son adjonction des mots “desktop” ou “desk” à la marque WYSE de la Plaignante dans les Noms de domaine fait apparaître clairement que le public ne peut pas confondre les produits et services de la Plaignante et ceux du Défendeur. Cependant, la Plaignante soutient que le Défendeur n’utilise pas les Noms de domaine en relation avec les produits et services. De plus, il est bien établi qu’en ajoutant simplement des termes génériques tels que ”desktop” ou ”desk” à la Marque notoire et au nom de domaine de la Plaignante, le Défendeur ne fait rien pour empêcher un risque de confusion avec la Marque de la Plaignante.
La Plaignante relève que même si le Défendeur utilisait les Noms de domaines en relation avec des produits ou services en lien avec des meubles et leur conception (tel que prétendu dans la Réponse), la divergence des «domaines» dans lesquels chacune des parties opère n’est pas pertinente dans cette affaire, en ce qu’une telle analyse s’appliquerait à une contrefaçon de marque, ce qui est en dehors du champs des Principes Directeurs de l’ICANN et de ses éléments. Voir Abbott Labs. v. Patel, FA 740337 (Nat. Arb. Forum, le 15 août 2006) (établissant que des affirmations tenant à la contrefaçon de marque sont “entièrement hors de propos et complètement inappropriées dans le cadre de la procédure de résolution” d’un litige portant sur un nom de domaine en ce que les Principes Directeurs de l’ICANN ne s’appliquent qu’au cybersquatting abusif et rien d’autre).
La Plaignante soumet que le Défendeur admet également que la Plaignante est leader dans l’industrie informatique et une telle admission indique que la confusion entre les noms de domaines et la Marque de la Plaignante est inévitable en ce que les termes génériques “desktop,” et même “desk,” sont utilisés telles des références directes aux types spécifiques de produits et services offerts par la Plaignante (e.g., sa solution de virtualisation du bureau informatique).
Le Défendeur est Hassan Barbir. Ce dernier ne nie pas qu’il n’est pas publiquement connu de par ses Noms de domaine.
La Plaignant soutient que le Défendeur n’a pas engagé de préparatifs sérieux afin d’utiliser les noms de domaines avec une offre de produits et services de bonne foi avant d’être informé du litige. Au soutien de ses intentions d’utiliser les Noms de domaine en relation avec les tables design connectées informatiquement par ordinateur, le Défendeur ne soumet que deux (2) croquis rudimentaires qui présentent une copie virtuelle de la marque figurative WYSE de la Plaignante et fournit des dessins de lignes basiques et des notes limitées au regard des produits envisagés du Défendeur qui sont encore clairement au stade de développement de l’idée. La Plaignante relève que les deux (2) dessins non datés du Défendeur et ses déclarations présentées dans la Réponse ne s’assimilent d’aucune manière à une preuve suffisante de « préparatifs sérieux » d’utiliser les Noms de domaine avec une offre de produits et de services de bonne foi. Voir Household Int’l, Inc. v. Cyntom Enters., FA 95784 (Nat. Arb. Forum, le 7 novembre 2000) (établissant que les affirmations vagues et non soutenues du défendeur de vendre des biens ménagers, des fournitures et des appareils sur Internet étaient insuffisantes pour être considérées comme une preuve d’un plan d’affaire légitime); voir aussi Open Sys. Computing AS v. degli Alessandri, OMPI D2000 Affaire n°1393 (le 11 décembre 2000) (trouvant que le défendeur a établi des droits et intérêts légitimes dans les noms de domaine lorsque le défendeur a mentionné qu’il avait un plan d’affaire pour le nom de domaine au moment de l’enregistrement mais n’a pas fourni de preuves au soutien de cette revendication); voir aussi Pirelli & C. S.p.A. v. Tabriz, FA921798 (Nat. Arb. Forum, le 12 avril 2007) (énonçant que le défendeur a manqué de droits ou d’intérêts légitimes dans un nom de domaine similaire prêtant à confusion en ce qu’il n’a pas été fait de préparatifs sérieux pour l’utiliser depuis son enregistrement sept mois avant la plainte).
Selon la Plaignante, le Défendeur n’utilise pas les nombreux Noms de domaines dans un but légitime et de bonne foi et a, de ce fait, enregistré les Noms de domaines de mauvaise foi en ce qu’il empêche la Plaignante d’utiliser sa Marque dans les noms de domaine correspondant et empêche la Plaignante de préserver sa Marque contre un usage similaire de nature à prêter à confusion par une tierce partie.
La Plaignante prétend également que si le Défendeur était sur le point de commencer à utiliser les Noms de domaines en relation avec les biens identifiés par les deux (2) croquis soumis, son utilisation de la Marque WYSE de la Plaignante d’une façon qui est presque identique à la Marque enregistrée de celle-ci serait qualifiée d’usage et d’enregistrement de mauvaise foi des Noms de domaine dans la mesure où l’utilisation de la marque WYSE dans une police stylisée similaire et d’une manière qui prête à confusion indiquerait que le Défendeur utilise les Noms de domaine essentiellement en vue de perturber les activités d'un concurrent.
Soumissions supplémentaires du Défendeur:
Le Défendeur nie que les Noms de domaines soient identiques ou similaires en prêtant confusion par rapport aux Marques notoires et enregistrées de la Plaignante car l’activité du Défendeur est différente des activités de la Plaignante.
Le Défendeur allègue qu’il n’utilise pas encore les noms de domaines litigieux car le projet du Défendeur concernant les deux (2) tables n’est pas encore terminé et le Défendeur ne souhaite pas divulguer quelque information à ce sujet pour l’instant.
Le Défendeur soumet qu’il ne copie pas les produits de la Plaignante, ni ne tente de le faire. Les domaines d’activités du Défendeur et de la Plaignante sont, selon le Défendeur, catégoriquement opposés de sorte qu’il n’est pas pertinent de parler de contrefaçon.
Le Défendeur soutient également que la Plaignante, tout comme le Défendeur dans sa réponse, procède à une distinction entre le nom de domaine litigieux <wyse-desktop.com> et les noms de domaine litigieux <wyse-desk.com> et <wysedesk.com>. Le Défendeur soumet que les noms de domaines litigieux renvoient actuellement à une page vide, car le projet n’est pas encore terminé.
Le Défendeur soutient qu’il a déjà entrepris des démarches sérieuses afin d’utiliser les Noms de domaines, notamment par un travail de design industriel. Le Défendeur ajoute que le processus à suivre pour compléter son projet de design est plus long que prévu et nécessite un investissement certain.
CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAITS
La Plaignante, dans cette procédure administrative, est Wyse Technology Inc («Plaignante»), une société du Delaware ayant son siège social 3471, N. First Street, San Jose, Californie 95134-1801.
Selon le registre WHOIS de DomainTools du 16 novembre 2011, Hassan Barbir est le titulaire des Noms de domaines <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com> et <wysedesk.com> en cause dans cette procédure administrative ("Noms de domaine»). Conformément au registre WHOIS du 16 novembre 2011, Hassan Barbir est listé comme contact administratif, technique et de facturation pour les Noms de domaines.
Actuellement, ces noms de domaines ne renvoient à aucun contenu, et chacun des Noms de domaines consiste en une page vide fournie par le Registraire, Gandi SAS / Gandi.net. Les pages d’accueil indiquent que les Noms de domaines ont «... été réservés via gandi.net et classés comme non utilisés».
Le Registraire pour le Nom de domaine est le suivant:
Nom: GANDI SAS
Adresse: 15, Place de la Nation
Paris (75011), France
Téléphone: +33.(1)70.37.76.61
Fax: +33.(1)43.73.18.51
E-mail: direction@gandi.net
La Plaignante détient de multiples demandes d’enregistrement et des enregistrements de la marque WYSE pour des biens et services relatifs aux ordinateurs, au matériel informatique et aux périphériques informatiques, au système informatique d'exploitation, aux solutions de virtualisation de bureau et de logiciels de système d’exploitation ”cloud”, à des applications pour ordinateur de bureau à distance, et à des services de conseil en informatique qui s'y rattachent, incluant des enregistrements avec le Bureau des brevets et marques de commerce des Etats-Unis ("the United States Patent and Trademark Office") (par exemple, le numéro d’enregistrement 1,461,695, émis le 20 octobre 1987).
La Plaignante détient également, directement ou indirectement, près de soixante (60) noms de domaines, la plupart contenant la Marque WYSE ou des variantes orthographiques formées de WYSE. La Plaignante est propriétaire de plusieurs de ces domaines en vertu de transferts ordonnés dans les procédures de règlement des différends de noms de domaine suivants:
(a) Wyse Technology Inc. c. wyseforgottorenewthedomainname c/o David Zuo, FA1009001345715 (Nat. Arb. Forum, le 31 décembre 2008) (ordonnant le transfert de <wysetech.com> à Wyse Technology Inc.);
(b) Wyse Technology Inc. c. R. Elangovan / Elangovan R, FA0810001230810 (Nat. Arb. Forum, le 1er novembre 2010) (ordonnant le transfert de<iwyse.com> à Wyse Technology Inc.);
(c) Wyse Technology Inc. c. Wyse Choyce / Jozette Dowdell, FA1103001380743 (Nat. Arb. Forum, le 6 mai 2011) (ordonnant le transfert de <wysechoyce.com> et <wysechoyce.org> à Wyse Technology Inc.).
(d) Wyse Technology Inc. c. George Blesson FA1109001408263 (Nat. Arb. Forum, le 24 octobre 2011) (ordonnant le transfert de <searchwyse.com> à Wyse Technology Inc.);
et
(e) Wyse Technology Inc. c. India Web Developmnet / John Farnandis, FA1109001408241 (Nat. Arb. Forum, le 28 octobre 2011) (ordonnant le transfert de <wyseindia.com> à Wyse Technology Inc.).
DISPOSITIF
En vertu du paragraphe 15(a) des Règles, il incombe à la Commission de «décider d'une demande sur la base des déclarations et documents soumis conformément à la Politique, aux Règles et aux règles et principes juridiques qu’elle tient pour applicables».
Le paragraphe 4(a) de la Politique exige, afin d’obtenir qu’un nom de domaine soit annulé ou transféré, que la Partie demanderesse rapporte la preuve des trois éléments suivants :
(1) Que le nom de domaine enregistré par la Partie défenderesse est identique, ou similaire au point de créer de la confusion, à une marque commerciale ou de services en relation avec laquelle la Partie demanderesse dispose de droits ;
(2) Que la Partie défenderesse ne dispose d’aucuns droits ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine ; et
(3) Que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Plaignante allègue disposer des droits dans la marque WYSE sur la base de plusieurs enregistrements de marques de commerce. En effet, la Plaignante a enregistré sa marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle de la France (n ° 1432508 déposée le 27 octobre 1987), du Bureau des brevets et des marques de commerce des Etats-Unis ("United States Patent and Trademark Office") (par exemple, le numéro d’enregistrement 1,461,695, émis le 20 octobre 1987) et de l'Office espagnol des brevets et des marques (n ° 1757089, déposée le 1 septembre), parmi beaucoup d'autres à travers le monde. La Commission constate que ces enregistrements permettent de conclure que la Plaignante dispose des droits dans la marque WYSE en vertu du paragraphe 4(a)(i) de la Politique. Voir Davidoff & Cie SA v. Darnell, FA 97331 (Nat. Arb. Forum, le 23 juillet 2001) (jugeant que la Plaignant dispose de droits dans la marque DAVIDOFF à travers plusieurs enregistrements de cette marque de commerce auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques); voir également Microsoft Corp. v. Lafont, FA 1349611 (Nat. Arb. Forum, le 9 novembre 2010) (déterminant que la Plaignante avait établit ses droits dans la marque à travers ses enregistrements auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce de États-Unis ("United States Patent and Trademark Office") et de l'Institut national de la propriété industrielle de la France); voir également Hôtel Renaissance Holdings, Inc v. Renaissance Cochin, FA 932344 (Nat. Arb. Forum le 23 avril 2007) (statuant qu’il n’est d’aucune importance que la plaignante ait enregistré ou non sa marque dans le pays dans lequel réside le défendeur, en autant que des droits soient clairement établis dans une juridiction quelconque); voir également KCTS Television Inc c. Get-on-the-Web Ltd, D2001-0154 (OMPI 20 avril 2001) (indiquant qu’il importe peu, aux fins du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs de l’ICANN, que la Marque de la Plaignante soit enregistrée dans un pays autre que celui du Défendeur).
La Plaignante soutient que les noms de domaines du Défendeur, <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com> et <wysedesk.com> sont similaires au point de créer de la confusion à une marque commerciale en relation avec laquelle la Plaignante dispose de droits, soit la Marque de la Plaignante, WYSE, car chaque domaine litigieux contient la totalité de la Marque, et ajoute simplement un ou plusieurs des éléments suivants: un tiret, les termes génériques "desk" ou "desktop", et les génériques de premier niveau du domaine («gTLD») «.com». La Commission en arrive à la conclusion que ni un tiret, ni un gTLD ne constituent un ajout important, pas plus qu’ils ne distinguent le nom de domaine de la Marque, conformément au paragraphe 4(a)(i) de la Politique. Voir Innomed Techs., Inc. v. DRP Servs., FA 221171 (Nat. Arb. Forum, le 18 février 2004) (indiquant que des traits d'union et des gTLD ne sont pas pertinents aux fins de la politique); voir également Reese c. Morgan, FA 917029 (Nat. Arb Forum, le 5 avril 2007) (constatant que le simple ajout du gTLD, «.com», ne différencie pas un nom de domaine litigieux d’une marque). La Commission conclut également que l’ajout d’un terme générique, tel que "desk" ou "desktop" n’empêche pas de constater une similarité au point de créer de la confusion. See Body Shop Int’l PLC v. CPIC NET, D2000-1214 (WIPO Nov. 26, 2000) (indiquant que le nom de domaine <bodyshopdigital.com> est similaire à la marque de commerce de la plaignante, THE BODY SHOP, au point de créer de la confusion); voir également Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd c. Healy / BOSTH, OMPI D2001 Affaire n° 0026 (le 23 mars 2001) (constatant une similitude au point de créer de la confusion dans la mesure où le nom de domaine litigieux contient la marque identique de la partie plaignante combiné à un mot ou un terme générique) ; voir également Am. Express Co. c. MustNeed.com, FA 257901 (Nat. Arb. Forum, le 7 juin 2004) (jugeant que le nom de domaine du défendeur <amextravel.com> est confusément semblable à la marque AMEX de la plaignante du fait que la «simple addition d'un terme générique ou descriptif à une marque enregistrée n’écarte pas» un constat de similitude selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN); voir également Disney Enter. c. Kudrna, FA 686103 (Nat. Arb. Forum, le 2 juin 2006) (statuant sur le fait que les modifications apportées à la marque Disney de la plaignante dans le nom de domaine du défendeur <finestdisneyhomes.com> sont insuffisantes pour différencier le nom de domaine de la marque conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN).
La Commission est donc d’avis que la Plaignante a satisfait aux exigences de preuve quant au paragraphe 4(a)(i) de la Politique.
La Commission reconnaît qu’il est nécessaire que la Plaignante fasse une preuve prima facie que le Défendeur ne possède pas de droits et intérêts légitimes dans les noms de domaines litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) de la Politique, et qu’il incombe ensuite au Défendeur de démontrer qu'il possède lesdits droits ou intérêts. Voir Hanna-Barbera Productions., Inc c. Commentaires Entm't, FA 741828 (Nat. Arb. Forum, le 18 août 2006) (jugeant que le plaignant doit d'abord faire une preuve prima facie que le défendeur n'a pas les droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine contesté en vertu de principes du paragraphe 4(a)(ii) de la politique avant que le fardeau incombe au Défendeur de démontrer qu'il possède les droits ou intérêts légitimes dans un nom de domaine); voir également AOL LLC c. Gerberg, FA 780200 (Nat. Arb. Forum, le 25 septembre 2006) (constatant que la plaignante doit d'abord faire une preuve prima facie que l'intimée n'a pas de droit ou d’intérêt légitime dans les noms de domaine soumis, dont le fardeau est léger. Si la plaignante satisfait à son fardeau, il incombe alors au défendeur de démontrer qu'il possède les droits ou intérêts légitimes dans les noms de domaine en question).
Selon la preuve présentée, les Noms de domaines ne sont pas réservés au nom de la Plaignante et ne sont pas autorisés par elle. La Commission est d’avis que la Plaignante a démontré que le Défendeur n'est ni affilié, ni licencié ou autorisé à utiliser la Marque WYSE de la Plaignante ou tout autre nom de domaine incorporant cette Marque. Le Défendeur ne soumet pas d’argument contraire. Conformément aux Principes Directeurs de l’ICANN (paragraphe 4(a)(ii)), une déclaration selon laquelle le Défendeur n'a pas de licence ou n’est pas autrement autorisé à utiliser les noms de domaines litigieux constitue une preuve prima facie pour le Plaignant que le Défendeur n'a pas de droits ou d’intérêts légitimes dans l’utilisation des noms de domaines. Voir CareerBuilder, LLC c. Stephen Baker, OMPI D2005-Affaire n° 0251 (le 6 mai 2005); voir également H.J.M. De Vries, Leidseplein Beheer B.V. c. O.E.W. van der Zwan, OMPI D2004- Affaire n° 0174 (le 7 juin 2004); et Inter-Continental Hotels Corporation c. Khaled Ali Soussi, OMPI D2000 Affaire n° 0252 (le 5 juillet 5 2000). Du fait que la Plaignante ait établit une preuve prima facie, il incombe au Défendeur de démontrer qu'il possède les droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux, tel que prévu aux paragraphes 4(c)(i-iii) de la Politique.
La Plaignante soutient que le Défendeur n’a pas d’affiliation avec la Plaignante, et n’a aucunement été autorisé à utiliser la Marque de la Plaignante. La Plaignante affirme également que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaines litigieux en tant qu’entreprise, individu ou organisation. La Commission constate que les informations fournies par WHOIS pour les noms de domaines litigieux identifient le titulaire des noms de domaines comme étant «Hassan Barbir ». La Commission conclut que ce dossier WHOIS ne suggère aucune affiliation avec les noms de domaines litigieux. Sur la base des preuves disponibles et des prétentions de la Plaignante, La Commission décide que le Défendeur n'a pas les droits et intérêts légitimes dans les Noms de domaines en question, ce dernier n’étant pas connu sous lesdites Noms de domaine, conformément au paragraphe 4(c)(ii) de la Politique. Voir Coppertown Drive-Thru Sys., LLC c. Snowden, FA 715089 (Nat. Arb. Forum, le 17 juillet 2006) (concluant que le défendeur n'était pas connu sous le nom de domaine <coppertown.com>, car il n'y avait aucune preuve suggérant que l'intimé était connu sous le nom de domaine litigieux dans le dossier, y compris les informations fournies par WHOIS); voir également Gallup, Inc c. Country Store Amish, FA 96209 (Nat. Arb Forum, le 23 janvier 2001) (constatant que le défendeur n'a pas de droits dans un nom de domaine lorsque le défendeur n'est pas connu par la marque).
La Plaignante allègue que le Défendeur ne fait aucun usage des Noms de domaine et fournit des captures d’écran des sites web comme preuve. La Commission constate que les captures d’écrans susmentionnés contiennent un message indiquant que «Ce nom de domaine n'est pas disponible». Ainsi, la Commission conclut que le Défendeur n’utilise pas les Noms de domaines, qu’il n’a démontré aucune offre bonifiée de produits ou de services, conformément au paragraphe 4(c)(i) de la Politique, et aucune utilisation non commercial légitime ou équitable en vertu du paragraphe 4(c)(iii) de la Politique. En conséquence, le Défendeur n'a pas les droits légitimes et intérêts dans les Noms de domaine litigieux. Voir Bloomberg L.P. c. SC Servs médias. & Info. SRL, FA 296583 (Nat. Arb. Forum, le 2 septembre 2004) (concluant que le Défendeur est en train de s'approprier la marque de la Plaignante et n'utilise pas le nom de domaine <bloomberg.ro> en liaison avec un site actif. La Commission constate que l'échec de faire un usage actif d'un nom de domaine qui est identique à la marque de la Plaignante ne constitue pas une offre bonifiée de produits ou de services, conformément au paragraphe 4(c)(i) de la Politique, et ne représente pas un usage non commercial légitime ou équitable du nom de domaine, conformément au paragraphe 4(c)(iii) de la Politique.); voir également Nike, Inc c. cristal Int'l, OMPI D2001 Affaire n° 0102 (le 19 mars 2001) (déterminant que, n’ayant fait aucune utilisation des noms de domaines litigieux, le défendeur n’y a pas établi des droits ou intérêts légitimes); voir également Pharmacia & Upjohn AB c. Romero, OMPI D2000 Affaire n°1273 (le 13 novembre 2000) (ne trouvant pas de droits ou d’intérêts légitimes dans un nom de domaine contesté dans la mesure où un défendeur n’est pas parvenu à démontrer qu'il avait fait usage du domaine); voir également Thermo Electron Corp c. Xu, FA713851 (Nat. Arb. Forum, le 12 juillet 2006) (constatant que la non-utilisation de noms de domaine litigieux par le défendeur a été démontrée en ce que le défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine aux fins d’une offre de bonne foi de produits ou services conformément au paragraphe 4(c)(i) des Principes Directeurs de l’ICANN ou n’a pas fait un usage non commercial légitime ou équitable en vertu du paragraphe 4(c)(iii) des Principes Directeurs de l’ICANN).
Le Défendeur prétend avoir débuté, en mai 2011, un projet confidentiel de «table design» portant l’acronyme WYSE "What’s Your Stock Exchange". Cependant, le Défendeur ne fournit que deux croquis préliminaires non datés, accompagnés de quelques notes explicatives afin de prouver qu’il a véritablement l’intention d’utiliser les Noms de domaines en lien avec ce prétendu projet de «table design». La Commission conclut que le Défendeur n’a pas réussi à faire la preuve d’un plan d’affaires légitime. Voir Household Int’l, Inc. v. Cyntom Enters., FA 95784 (Nat. Arb. Forum, le 7 novembre 2000) (constatant que des affirmations vagues et sans fondement se rapportant à des projets de vente de biens ménagers, de fournitures et d’appareils sur Internet soient insuffisantes à titre de preuve d’un plan d’affaires légitime).
Le Défendeur allègue que les noms de domaine litigieux seront utilisés pour vendre une table design. Le Défendeur prétend que WYSE est un acronyme et que ce dernier provient de l'expression: "What's your stock exchange". Le Défendeur n'explique pas comment cette expression a quelque lien que ce soit avec la vente d'une table design. A défaut d'une telle explication et constatant qu'un tel lien ne semble pas exister, la Commission est en droit de s'interroger ou même douter que les noms de domaine litigieux puissent être destinés à être employés uniquement en liaison avec des tables design. D'ailleurs le Défendeur admet ne pas avoir tout dévoilé au sujet de son projet.
La Plaignante affirme que le Défendeur a enregistré trois noms de domaine litigieux dans cette cause: <wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com> et <wysedesk.com>. De plus, la Plaignante soutient que ces multiples inscriptions de noms de domaine qui incorporent la Marque de la Plaignante, WYSE, démontrent une tendance à effectuer des enregistrements de mauvaise foi avec l'intention d'empêcher la Plaignante de reprendre sa Marque dans de tels noms de domaine. La Commission conclut que ces multiples enregistrements sont signe de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(b)(ii) de la Politique. Voir Harcourt, Inc c. Fadness, FA 95247 (Nat. Arb. Forum, le 8 septembre 2000) (constatant que l'enregistrement de plusieurs noms de domaine litigieux satisfait aux exigences imposés par le paragraphe 4(b)(ii) de la Politique; voir également Albertson, Inc c. Bennett, FA 117013 (Nat. Arb Forum, le 5 septembre 2002) (concluant que l’enregistrement des noms de domaine <albertsons-coupons.com> et <albertsons-coupons.com> par le Défendeur constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi, tel que prévu par le paragraphe 4(b)(ii) de la Politique, car le Défendeur a enregistré les noms de domaines dans le but d’empêcher la Plaignante d’enregistrer sa marque ALBERTSONS’S COUPON dans un tel nom de domaine).
De plus, tel que mentionné plus haut, la Plaignant allègue que le Défendeur ne fait aucun usage des Noms de domaine. La Commission constate que les captures d’écran susmentionnées contiennent un message indiquant que «Ce nom de domaine n'est pas disponible». Ainsi, la Commission conclut que le Défendeur n’utilise, ni ne tente de développer, les Noms de domaines, ce qui agit à titre de preuve supplémentaire de l'enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique. Voir Caravan club c. Mrgsale, FA 95314 (Nat. Arb Forum, le 30 août 2000) (concluant que le Défendeur n'a pas fait usage du nom de domaine ou du site web qui s’y rattache, et que l’omission de faire une utilisation active d'un nom de domaine permet de déduire un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi); voir également Am. Broad. Cos, Inc c. Sech, FA893427 (Nat. Arb. Forum, le 28 février 2007) (constatant que le manquement d'un défendeur à faire un usage actif de son nom de domaine dans les trois mois après sa réservation a indiqué que le défendeur a enregistré le nom de domaine contesté de mauvaise foi); voir également Caravan Club c. Mrgsale, FA95314 (Nat. Arb Forum, le 30 août 2000) (indiquant que le défendeur n'a pas fait usage d'un nom de domaine ou du site associé, qu'un tel échec à faire un usage actif du nom de domaine permet de déduire que l'enregistrement et l'utilisation sont de mauvaise foi); voir également Twentieth Century Fox Film Corp c. Risser, FA 93761 (Nat. Arb Forum, le 18 mai 2000) («la nécessité selon les Principes Directeurs de l'ICANN qu’un plaignant prouve que les noms de domaines soient utilisés de mauvaise foi n’implique pas de prouver dans chaque cas qu’un défendeur prend des mesures positives. L’utilisation de mauvaise foi peut être déduite de l'ensemble des circonstances, même lorsque le titulaire n’a rien fait de plus qu’enregistrer les noms».).
La Plaignante soutient que le Défendeur avait une connaissance réelle et / ou présumée des droits de la Plaignante dans la Marque WYSE. La Plaignante allègue que le Défendeur aurait été au courant des droits de la Plaignante dans la marque WYSE en raison des nombreuses inscriptions de la Plaignante à travers le monde. Bien que les Commissions ne considèrent pas généralement qu’une connaissance présumée soit suffisante pour conclue à une utilisation de mauvaise foi, la Commission constate qu’il y avait connaissance réelle du Défendeur à partir de la première mise en demeure qui lui a été envoyée le 15 septembre 2011. De plus, une deuxième lettre a été envoyée au Défendeur le 19 octobre 2011. Ainsi, la Commission conclut que les noms de domaines litigieux ont été utilisés de mauvaise foi en fonction de Politique 4(a)(iii). Voir Minicards Vennootschap Onder Firma Amsterdam c. à Moscou Studios, FA 1031703 (Nat. Arb. Forum, le 5 septembre 2007) (jugeant que l'intimé a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi dans la politique 4(a)(iii) après avoir conclu que l'intimé avait une connaissance réelle de la marque de la Plaignante lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux).
DéCISION
Ayant établi la réalité de l’ensemble des trois éléments requis en vertu de la Politique UDRP, la Commission conclut que la réparation sera accordée.
Il est en conséquence ordonné que les nom de domaines wyse-desktop.com>, <wyse-desk.com>, and <wysedesk.com> soient TRANSFÉRÉS par la Partie défenderesse à la Partie demanderesse.
Hugues G. Richard, Membre
de la Commission
Fait le: 17 janvier 2012
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