SAS Institute Inc. contre SAS GROUPE
Numéro d’instance : FA1204001440509
PARTIES
La partie demanderesse est SAS Institute Inc. (ci-après la « Partie demanderesse »), représentée par Maury M. Tepper, de Tepper & Eyster, PLLC, North Carolina, USA. La partie défenderesse est SAS GROUPE, France (ci-après la « Partie défenderesse »).
Organe d’enregistrement et nom de domaine contesté
Le nom de domaine en cause est <sasgroupe.com>, lequel a été déposé auprès de OVH.
COMMISSION
Le soussigné certifie qu'il a agi de manière indépendante et impartiale, et qu'à sa connaissance, son appartenance à la Commission en cette instance ne crée aucune situation de conflit d’intérêts.
Flip Petillion, en qualité de Membre de la Commission.
Historique de la procédure
Le 23 avril 2012, la Partie demanderesse a saisi, par voie électronique, le National Arbitration Forum (Forum national d’arbitrage) d’une Demande.
Le 24 avril 2012, le registrar, OVH, a confirmé par courrier électronique au National Arbitration Forum que le nom de domaine <sasgroupe.com> est déposé auprès de OVH, et que la Partie défenderesse est le titulaire actuel du nom. OVH s’est assurée que la Partie défenderesse était liée par le contrat d’enregistrement de OVH, et qu’elle a, en conséquence, convenu de régler les différends concernant des noms de domaine introduits par des tiers conformément à la Politique uniforme de résolution des différends en matière de nom de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) de la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) (ci-après la « Politique »).
Le 25 avril 2012, le Forum a signifié la Demande et l’ensemble de ses Annexes, y compris une Notification écrite de la Demande comportant une date limite fixée au 15 mai 2012 à laquelle, au plus tard, la Partie défenderesse pouvait communiquer, par courrier électronique, une Réponse à la Demande à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Partie défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation, ainsi qu’à l’adresse postmaster@sasgroupe.com. Le 25 avril 2012 également, la Notification écrite de la Demande, notifiant à la Partie défenderesse les adresses de courrier électronique auxquelles ont été adressées des significations et la date limite de Réponse, a été transmise à la Partie défenderesse par courrier et télécopie, ainsi qu’à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Partie défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation.
Une Réponse a été reçue le 12 mai 2012. La Réponse excédait la taille admissible ainsi que prévue par les règles supplémentaires et contenait des annexes dans d’autres formats que ceux prévus par les règles supplémentaires. Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense et comme le nombre de pages de la Réponse n’était pas excessif, la Commission a décidé de tenir compte de la Réponse. Voyez Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. v. LaFond, FA 1362225 (Nat. Arb. Forum Jan. 7, 2011) (décision de tenir compte d’une réponse, bien qu’elle ne soit pas conforme aux règles de procédure).
À la date d’entrée fixée, conformément à la requête de la Partie demanderesse pour que le différend soit réglé par une Commission composée d’un membre unique, le National Arbitration Forum a nommé Flip Petillion en qualité de membre de la Commission.
réparation demandée
La Partie demanderesse demande que le nom de domaine lui soit transféré par la Partie défenderesse.
Allégations des Parties
A. Partie demanderesse
La Partie demanderesse soutient être la plus importante société privée de logiciels au monde, et que sa marque SAS est reconnue et identifiée dans le monde entier. La Partie demanderesse considère que le nom de domaine litigieux <sasgroupe.com> est similaire à la marque SAS au point de prêter à confusion. De plus, la Partie demanderesse fait valoir que la Partie défenderesse n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, étant donné qu’elle n’est pas connue par le biais d’une marque identique et n’a aucun droit à ladite marque.
Finalement, la Partie demanderesse met en avant que la Partie défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux en mauvaise foi. Selon la Partie demanderesse, le nom de domaine litigieux est utilisé pour l’exploitation d’un site web qui vise à générer des revenus par le biais de services de développement de logiciels en détournant la marque SAS de la Partie demanderesse. Les services offerts par l’intermédiaire du site web lié au nom de domaine litigieux seront en concurrence directe avec les logiciels et les services de développement de logiciels sous licence ou fournis par le biais du site web de la Partie demanderesse.
B. Partie défenderesse
La Partie défenderesse fait valoir que le nom de domaine est identique à la dénomination sociale de sa société SAS GROUPE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Par contre, la Partie défenderesse considère que le nom de domaine litigieux n’est ni identique, ni similaire à la marque SAS de la Partie demanderesse. En se basant sur l’argument que le nom de domaine est identique à la dénomination sociale de la Partie défenderesse, la Partie défenderesse considère avoir un intérêt légitime dans le nom de domaine. La Partie défenderesse considère également qu’elle a enregistré le nom de domaine de bonne foi, comme le nom de domaine est identique à sa dénomination sociale, qui est basé sur la première lettre du patronyme de chacun des trois associés fondateurs de la Partie défenderesse. Finalement, la Partie défenderesse met en avant que son activité est différente de l’activité de la Partie demanderesse. Comme il ne peut y avoir de confusion entre les activités de la Partie demanderesse et l’usage du nom de domaine litigieux par la Partie défenderesse, il ne peut y avoir d’usage de mauvaise foi selon la Partie défenderesse.
CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAITS
La Partie demanderesse démontre qu’elle détient des droits dans la marque SAS, enregistrée aux Etats-Unis, auprès de USPTO, sous les numéros 1,132,122; 2,484,944; 2,593,712; 2,657,842; 2,687,081 dans les classes 9 (logiciels), 16 (des manuels de formations informatiques), 41 (des services pédagogiques, à savoir l’organisation de séminaires de formation informatiques). La Partie demanderesse détient également des droits dans la marque verbale SAS, enregistrée en France sous le numéro 1,397,772 dans les classes 9, 16 et 41 depuis 1987 et dûment renouvelée. La Partie demanderesse utilise la marque SAS pour dénommer ses produits logiciels et ses services informatiques.
La Partie défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux <sasgroupe.com> le / au plus tard le 20 septembre 2011. La Partie défenderesse est immatriculée sous le nom de société SAS GROUPE au registre de commerce et des sociétés de la ville de Nanterre en France depuis le 9 novembre 2010. La Partie défenderesse exploite le nom de domaine litigieux <sasgroupe.com> pour faire la promotion de la vente de services de marketing électronique, développement de sites internet, développement d’applications pour le commerce électronique, etc.
DISPOSITIF
En vertu du paragraphe 15(a) des Règles, il incombe à la Commission de « décider d'une demande sur la base des déclarations et documents soumis conformément aux Principes directeurs, aux Règles et aux règles et principes juridiques qu’elle tient pour applicables ».
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que, pour obtenir qu’un nom de domaine soit annulé ou transféré, la Partie demanderesse rapporte la preuve des trois éléments suivants :
(1) le nom de domaine enregistré par la Partie défenderesse est identique, ou similaire au point de créer de la confusion, à une marque commerciale ou de services en relation avec laquelle la Partie demanderesse dispose de droits ;
(2) la Partie défenderesse ne dispose d’aucuns droits ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine ; et
(3) le nom de domaine a été enregistré et il est utilisé de mauvaise foi.
Premièrement, la Partie demanderesse doit établir qu’elle a des droits de marques ou de services dont elle est titulaire. Comme la Partie demanderesse est titulaire de diverses marques comprenant le signe "SAS" et utilise la marque "SAS" afin de distinguer ses produits et services d’informatique, la Partie demanderesse a établi qu’il existe des droits de marques ou de services dont elle est titulaire. La marque française dont la Partie demanderesse a prouvé être le titulaire a été déposée bien avant la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux par la Partie défenderesse. Dès lors, la Commission constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque de la Partie demanderesse datent d’avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
La Commission considère que le nom de domaine litigieux ne se distingue pas de la marque verbale "SAS" par le suffixe "GROUPE" et le suffixe de nom de domaine ".COM". Conformément à une jurisprudence constante des commissions du NAF et d l’OMPI, les suffixes des noms de domaine litigieux doivent être ignorés afin d’apprécier la similarité entre ceux-ci et les marques invoquées.
La Commission considère que le nom de domaine litigieux entièrement contient comme élément prépondérant la marque verbale de la Partie demanderesse et y ajoute le terme générique "GROUPE". Des commissions précédentes ont considéré que l’ajout de termes descriptifs ou génériques ne permet pas de distinguer de manière adéquate un nom de domaine litigieux de la marque de la partie demanderesse. Voyez Am. Express Co. v. MustNeed.com, FA 257901 (Nat. Arb. Forum 7 juin 2004) (décision que le nom de domaine <amextravel.com> prête à confusion avec la marque AMEX, parce que le simple ajout d’un terme générique ou descriptive n’annule pas la similitude prêtant à confusion aux termes des Principes directeurs ¶ 4(a)(i)); voyez également Gillette Co. v. RFK Assocs., FA 492867 (Nat. Arb. Forum July 28, 2005); Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Partie demanderesse a la charge de la preuve pour établir que la Partie défenderesse n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour la Partie demandersse de démontrer qu’à première vue ("prima facie") la Partie défenderesse n’a ni droits ni intérêts légitimes dans le nom de domaine pour transférer la charge de la preuve à la Partie défenderesse. (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. 2004-0110.)
La Commission remarque que la Partie défenderesse est immatriculée sous le nom de société SAS GROUPE au registre de commerce et des sociétés de la ville de Nanterre en France. La Commission remarque également que la Partie défenderesse utilise le nom de domaine litigieux, qui est identique à son nom de société, pour offrir des services.
Par son nom de société, la Partie défenderesse possède donc des droits au nom "SAS GROUPE". La question de savoir si ces droits peuvent coexister avec les droits de marque de la Partie demanderesse sortirait de l’analyse en vertu des Principes directeurs. Dès lors, la Commission considère qu’elle ne peut prendre une décision à cet égard. Voyez EducationDynamics LLC v. Texas International Property Associates, NAF Claim No. 1139891; Associated Bank Corp. v. Texas International Property Associates, WIPO Case No. D2007-0334; British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access, WIPO Case No. D2009-0817.
Dès lors, il n’est pas établi que la Partie défenderesse n’a ni droits ni intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux. Par conséquent, le critère du paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs n’est pas rempli.
Vu la décision ci-dessus concernant le critère du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Commission considère qu’il est sans utilité de prendre une décision sur la question de l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi.
DéCISION
Ayant établi la réalité de l’ensemble des trois éléments requis en vertu de la Politique UDRP, la Commission conclut que la réparation sera refusée.
Il est en conséquence ordonné que le nom de domaine <sasgroupe.com> demeure la propriété de la Partie défenderesse.
Flip Petillion, Membre de
la Commission
Fait le : 7 juin 2012
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