전미중재원(NAF)

 

결정

 

The DeamBank Online Gifting Community Inc. v Chung, Gyuhwa

사건번호(Claim Number): FA1301001482258

 

당사자

신청인은The DreamBank Online Gifting Community Inc. 이다 (이하신청인이라 함).  피신청인은Stevan H. Lieberman of Greenberg & Lieberman, LLC, District of Columbia, USA.  정규화(Chung, Gyuhwa) 이다 (이하피신청인이라 ).

 

등록기관 및 분쟁 도메인 이름

본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <dreambank.com>이며Inames Co., Ltd. dba inames.co.kr에 등록되어 있다.

 

패널 (PANEL)

패널로 위촉된 서명자는 패널로 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.

 

패널: 남호현(Ho-Hyun Nahm)

 

행정 절차 개요

신청인이2013. 1. 18. 전자 우편으로 전미중재원(NAF) 신청서를 제출하였으며, 2013. 2. 4. 등록기관인 Inames Co., Ltd. dba inames.co.kr 전자 우편을 통해 <dreambank.com> 도메인 이름이 Inames Co., Ltd. dba inames.co.kr 등록되어 있으며 피신청인이 현재 해당 이름의 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. Inames Co., Ltd. dba inames.co.kr 피신청인이Inames Co., Ltd. dba inames.co.kr 등록기관과의 약정에 의해 ICANN이 제정한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하규정”) 따라 3자에 의해 제기된 도메인 이름 관련 분쟁을 해결하기로 하였음을 확인하였다.

 

2013. 2. 8. 에 신청서 접수 및 행정절차 개시 통지(이하 “개시 통지”)가2013. 2. 28. 까지 답변서를 제출할 수 있다는 고지와 함께 전자 우편, 일반 우편 및 팩스 전송의 방법으로 피신청인에게 송부되었다. 피신청인은 답변서 제출 기한 연장 신청을 하였고 전미중재원은 답변서 제출 기한을 2013. 3.11까지로 연기 하였다.  피신청인은 2013. 3. 11.에 답변서를 제출하였다.

 

2013. 3. 26.  1인 패널을 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원(NAF)은 남호현을 패널로 선정하였다.

 

신청인이 요청하는 구제의 내용

신청인은 분쟁 도메인 이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 요청하고 있다.

 

당사자들의 주장

 

A.  신청인의 주장

 

i)                    분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘DREAMBANK’ 혼동할 정도로 유사하다.

 

신청인은 캐나다 지적재산청 (Canadian  Intellectual Property Office “CIPO”)  2010. 6. 8. 상표등록번호 769, 127호로 등록된 등록 상표(이하 신청인의 상표”) 보유하고 있다. 신청인은 신청인의 상표를 온라인 선물 주기 커뮤니티의 운영과 관련하여 2006 이래 사용하였다신청인의 사업은 사용자로 하여금 친구와 가족에게 선물을 사주는 것을 가능하게 하는 것이다. 신청인은 거래 수입의 10% 자선 기금으로 기부한다. 2006 이래 신청인은 신청인의 브랜드를 광고하기 위하여 225,000 캐나다 달러를 지출하였다. 신청인은 신청인의 상표를 <dreambank.org>, <dreambank.ca>, <dreambank.net> 도메인 이름에 포함하여 사용하고 있다. 피신청인의 분쟁도메인이름 <dreambank.com> 신청인의 상표에 일반최상위 도메인 “.com” 부가한 것에 불과하기 때문에 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

 

ii)                   피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

 

피신청인은 분쟁도메인이름으로 신청인의 상표의 사용을 정당화하는 것과 관련하여 신청인과 아무런 관련이 없다. WHOIS 정보에 의하더라도 신청인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려진 것이 아님을 알 수 있다. WHOIS 정보상의 분쟁도메인이름의 등록인인 정규화는 분쟁도메인이름과 유사하지 않다.

 

피신청인의 행위도 분쟁도메인이름과 관련하여 상품이나 서비스의 성실한 제공이나 정당하고 비상업적인 또는 공정한 사용의 부재를 보여준다. 피신청인은 2008년 분쟁도메인이름과 관련하여 리스 계약을 체결할 것을 제안하면서 신청인에게 연락하였지만 신청인은 이를 거절하였다. 피신청인은   리스 계약 체결 제안에서 신청인이 피신청인에게12개월간 월 400달러를 지급하고 이 기간의 종료시에 신청인이 40,000달러에 분쟁도메인이름을 구입할 수 있는 선택을 허용하는 조건을 제시하였었다. 그 이후 피신청인은 분쟁도메인이름을 일련의 하이퍼 링크와 클릭당 지불 방식의 광고를 제공하는데 사용함으로써 인터넷 사용자를 경쟁자와 기타 관련이 없는 상품 서비스 제공자에게로 유인하였다.

 

iii)                 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록  · 사용하였고 현재도 사용하고 있다.

   

 피신청인이 신청인에게 400달러를 지급하고 임대 기간의 종료시에 신청인이 40,000달러에 분쟁도메인이름을 구입할 수 있도록 하는 내용의 리스 계약 제안의 의도는 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 피신청인의 부정한 목적을 나타내는 것이다. 이 점에 있어서의 피신청인의 부정한 목적은 피신청인이 이 거래로부터 얻을 이익이 분쟁도메인이름의 등록 유지에 필요한 기본 비용을 초과한다는 점에서도 더욱 명백하다.  피신청인은 분쟁도메인이름을 인터넷 사용자를 인터넷 사용자로 하여금 다양한 경쟁적인 선물 주기 및 자선 웹사이트에 대한 하이퍼링크가 신청인과 관련이 있거나 신청인이 후원하는 것으로 오인하도록 혼동을 초래함으로써 피신청인 자신의 금전적 이득을 취하도록 분쟁도메인이름을 사용하고 있다. 피신청인의 금전적 이득은 피신청인이 일련의 경쟁적인 제3자의 웹사이트에 광고 하이퍼링크를 제공함으로써 얻는 클릭 당 수입의 형태로 실현되고 인정되고 있다.

 

B. 피신청인의 주장

 

피신청인의 2013. 3. 11. 자 답변서에서의 주장 내용은 다음과 같다.

 

i)              피신청인은 2003. 5. 21.  대한민국 특허청에 “Dream Bank”에 대해 서비스업 구분 제42류의 서비스업을 지정한 서비스표 출원을 하고 2004. 9. 13.에 등록하여 정당한 상표권을 보유 · 유지하고 있다.

 

신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 관한 정당한 상표권을 가지고 있으며 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있으나 신청인이 상표권을 가지고 있다고 주장하는 “DREAMBANK”에 대해서는 오히려 피신청인이 신청인의 상표등록 보다 6년이나 앞서서 대한민국 특허청에 서비스표 등록을 하였으며 분쟁도메인이름도 신청인의 “DREAMBANK” 관련 다른 도메인이름 등록보다 3년이나 앞선다는 점에서 신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 상표권을 가지고 있다고 주장하는 것은 성립되지 않는다.

 

ii)             피신청인은 2003. 5. 21.  대한민국 특허청에 “Dream Bank”에 대해 서비스업 구분 제42류의 서비스업을 지정한 서비스표 출원을 하여 2004. 9. 13.에 등록하여 정당한 권리를 유지하고 있으므로 피신청인이  분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이익이나 권리가 없다고 주장하는 신청인의 주장은 성립되지 않는다.

 

iii)            신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상품이나 서비스의 성실한 제공에 사용하고 있지 않다고 주장하고 있다. 또한 신청인은 2008년 경 피신청인이 신청인에게 우연히 신청인의 홈페이지를 발견하고 공동 사업 제휴 제안을 한 것을 두고 도메인이름의 강매나 의도적인 판매 제의라고 하면서 분쟁도메인 이름의 등록 및 사용에 있어서 피신청인의 부정한 목적을 드러내 것이라고 주장하고 있으나 이는 어디까지나 공동 사업 제휴 제안을 한 것에 지나지 않는다. 피신청인의 공동 사업 제안에 관하여 신청인과 피신청인 사이에 우호적인 의견 교환이 있었으며 협상이 결렬된 후 피신청인은 신청인에게 어떠한 연락도 즉시 중지하였다. 피신청인은 정보통신기술에 관한 컨설팅업을 영위하여 오고 있으며 결코 신청인에게 도메인이름의 강매나 판매 제의를 한 적이 없다. 피신청인이 도메인이름 연등록비라도 보전하고자 랜딩 페이지(landing page)를 띄운 것을 두고 피신청인이 상품이나 서비스의 성실한 제공을 하고 있지 않다는 신청인의 주장은 억지이다.

 

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름을 사용한 웹페이지가 인터넷 사용자들로 하여금 오인과 혼동을 일으켜 인터넷 사용자를 유인하여 부당한 금전적 이득을 취하고 있다고 주장하고 있다. 그러나 피신청인의 분쟁도메인이름을 사용한 웹페이지를 방문하여 보면 Online University, Online Degree, Dream meanings, credit card, bank account, photo bank, online school, free scholarship 등이 페이지의 왼쪽에 뜨며 이 링크들은 “dream bank”란 키워드와 관련이 있는 검색이다. 이 링크들 중 신청인이 자신들의 비즈니스라고 주장하는 온라인 선물 주기 커뮤니티와는 하등의 관련이 없다.

 

iv)           신청인이 피신청인이 정당한 상표권을 기반으로 하고 있는 분쟁도메인이름의 이전 신청을 하는 것은 도메인이름을 거꾸로 빼앗아 가려는 행위에 해당한다.

 

사실관계(FINDINGS)

 

신청인의 주장과 신청인이 제출한 증거에 의하면 다음의 사실이 인정된다.

 

신청인은 캐나다 지적재산청 (Canadian  Intellectual Property Office “CIPO”)  2010. 6. 8. 상표등록번호 769, 127호로 등록된 등록 상표(이하 신청인의 상표”) 보유하고 있다. 신청인은 신청인의 상표를 온라인 선물 주기 커뮤니티의 운영과 관련하여 2006 이래 사용하였다신청인의 사업은 사용자로 하여금 친구와 가족에게 선물을 사주는 것을 가능하게 하는 것이다. 신청인은 거래 수입의 10% 자선 기금으로 기부한다. 2006 이래 신청인은 신청인의 브랜드를 광고하기 위하여 225,000 캐나다 달러를 지출하였다. 신청인은 신청인의 상표를 <dreambank.org>, <dreambank.ca>, <dreambank.net> 도메인 이름에 포함하여 사용하고 있다.

 

피신청인의 주장과 피신청인이 제출한 증거에 의하여 다음의 사실이 인정된다.

 

피신청인은 2003. 5. 21.  대한민국 특허청에 “Dream Bank”에 대해 서비스업 구분 제42류의 웹사이트 호스트업, 기술 조사업, 컴퓨터 소프트웨어 디자인업, 웹사이트의 제작 및 유지대행업등의 서비스업을 지정한 서비스표 출원을 하여 2004. 9. 13.에 서비스표 등록 제105696로 등록하여 정당한 권리를 보유하고 있다.

 

피신청인은 분쟁도메인이름을 2003.5.18.에 등록하였다.

 

피신청인은 분쟁도메인이름을 이른바 랜딩 페이지(landing page)를 호스팅하는 데에 사용하고 있다.

 

피신청인은 2008년 경 분쟁도메인이름을 신청인에게 12개월 간 월400 달러에 임대하고 임대 기간 종료시에는 40,000달러에 신청인이 분쟁도메인이름을 구매하는 것을 선택할 수 있는 것을 내용으로 하는 공동 업무 제휴의 제안을 하였으나 신청인이 이 제안을 거절함으로써 공동 업무 제안의 협상은 결렬된 바 있다.

 

검토(DISCUSSION)

 

i)              본안 전 검토

 

첫째, 피신청인은 이 사건 절차의 개시 통지를 받고 피신청인의 연장된 출장과 이 사건 신청서의 한국어 번역의 난해함을 이유로 답변서 제출 기간의 연장 신청을 하였고 이에 전미중재원은 그 답변서 제출 기한 연장을 2013년 3월11일까지 연장 허락하였다.

 

둘째, 피신청인은 이 절차와 관련된 서류의 한국어 번역의 조잡함으로 인해 신청서의 내용을 해독하기가 어렵다는 이유로 이해할 수 있는 한국어 번역의 제출을 요구한 바 있다.

 

이 점에 관하여 패널은 2013년 3월 11일에 제출한 피신청인의 답변서의 내용을 보면 신청인의 신청서 내용을 제대로 이해하고서 제출한 것이라고 보여지므로 신청인에게 신청서의 새로운 한국어 번역문을 제출하게 할 필요는 없다고 판단한다.

 

ii)             본안에 관한 검토

 

통일 도메인 이름 분쟁 해결 규정에 대한 규칙(이하 “규칙”) 제15조 (a)항에 의거하여 패널은 "규정, 해당 규칙, 모든 규칙 및 적용된다고 생각되는 모든 법률의 원칙에 따라 제출된 문서 및 신청서에 기초하여 그 분쟁에 대한 결정을 내려야 한다"라고 규정하고 있다.

 

규정의 제4조 (a)항에 의거하여 도메인 이름을 취소하거나 이전해야 하는 경우 신청인이 다음 각 세 가지 요건을 모두 입증해야 한다.

 

(1)  신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것

(2)  피신청인이 해당 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것

(3)  도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

 

권리 또는 정당한 이익

 

신청인은 피신청인은 피신청인의 도메인이름으로 신청인의 상표의 사용을 정당화하는 것과 관련하여 신청인과 아무런 관련이 없으며 WHOIS 정보에 의하더라도 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려진 것이 아님을 알 수 있고  WHOIS 정보상의 분쟁도메인이름의 등록인인 정규화는 분쟁도메인이름과 유사하지 않으며 피신청인의 행위도 분쟁도메인이름과 관련하여 상품이나 서비스의 성실한 제공이나 정당하고 비상업적인 또는 공정한 사용의 부재를 보여주므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있다.

 

그러나 피신청인은  2003. 5. 21.  대한민국 특허청에 “Dream Bank”에 대해 서비스업 구분 제42류의 웹사이트호스트업, 기술조사업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 웹사이트의 제작 및 유지대행업등의 서비스업을 지정한 서비스표 출원을 하여 2004. 9. 13.에 서비스표 등록 제105696로 등록하여 정당한 권리를 보유하고 있음이 인정된다. 등록 상표는 피신청인의 정당한 권리의 대표적인 것에 해당한다.

 

신청인이 상표권을 가지고 있다고 주장하는 “DREAMBANK”에 대해서는 오히려 피신청인이 신청인의 상표등록 보다 6년이나 앞서서 대한민국 특허청에 서비스표 등록을 하였으며 분쟁도메인이름도 신청인의 “DREAMBANK” 의 최초 사용 연도인 2006년이나 신청인의 관련 다른 도메인이름 등록보다 3년이나 앞선다는 점에서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리는 명백하게 인정된다.

 

그러므로 신청인은 규정제4조 (a)항 상의 세 요건 중의 하나인 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부재의 요건을 성립시키지 못하였으므로 다른 두 요건의 성립 여부에 대해서는 나아가 살필 것도 없이 신청인의 신청은 이유 없다.

 

결정

 

신청인은 “규정” 제4조 (a)항 소정의 3가지 요건 중 적어도 하나의 요건을 성립시키지 못하였므로 패널은 신청인의 신청을 기각하기로 결정한다.

 

Complainant’s having failed to establish at least one of the three elements required under the ICANN Policy, Paragraph 4 (a), the Panel concludes that relief shall be DISMISSED.

 

 

 

남호현, 단독패널

날짜: 2013 48

                                              Ho-Hyun Nahm, Single Panel

                                               Date: April 8, 2013

 

 

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