Apnea Sciences Corporation v. H. K. Do
청구 번호: FA1412001596019
당사자 (PARTIES)
신청인은James Fallon / Apnea Sciences Corporation (이하 “신청인”이라 한다)이다. 피신청인은 H. K. Do (이하 “피신청인”이라 한다)이다.
등록기관 및 분쟁 도메인 이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME)
본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <snorex.com>이며, Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a DomainCA.com.에 등록되어 있다.
패널(PANEL)
패널로 위촉된 서명자는 패널로 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.
패널: 남호현(Ho Hyun Nahm)
행정 절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)
2014.12.18. 신청인은 전미중재원에 전자적으로 신청서를 제출하였다. 2015. 2. 3. 등록기관인 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a DomainCA.com은 <snorex.com> 도메인 이름이 피신청인 소유로 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a DomainCA.com에 등록되어 있음을 전미중재원에 이메일로 확인 ∙ 통보하였다. Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a DomainCA.com에 따르면 피신청인은Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a DomainCA.com 등록 약관을 준수할 의무가 있으며, 따라서 제삼자에 의해 제기된 도메인 이름 분쟁시 ICANN의 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 한다)에 준거하여 이를 해결하는데 동의하였다.
2015. 2. 4. 전미중재원은 분쟁처리신청서 및 제반 첨부문서(분쟁통지서 포함)를 피신청인의 등록 기록상 기술, 행정, 회계 담당자로 등재되어 있는 모든 관련인/기관 및 postmaster@snorex.com 에게 전자송달하고, 피신청인의 답변서 제출 기한을2015. 2. 24.로 정했다. 또한2015. 2. 4. 피신청인에게 동 이메일 주소 및 답변서 제출 기한을 통지하는 서면을 우편 및 팩시밀리로 송달하였고, 피신청인의 등록 기록상 기술, 업무, 회계 담당자로 등재된 모든 관련인/기관에도 송달하였다.
2015. 2. 22. 피신청인의 답변서가 제출되었는데 이는 답변서 기한 내에 제출된 것이다.
2015. 2.26. 1인 패널을 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원은 남호현(Ho Hyun Nahm)을 패널로 지명하였다.
통신 기록들을 검토한 결과, 행정패널(이하 "패널"이라 한다)은 전미중재원이 절차규칙 제1조 및 제2조에 정의된 바대로 분쟁통지서를 전자적 및 서면으로 송달함으로써 절차규칙 제2조(a) 항에 따라 "피신청인에게 실제로 통지가 이루어질 수 있도록 합리적으로 이용 가능한 수단들을 동원할" 책임에서 면책되었음을 인정한다.
신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)
신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 청구하고 있다.
당사자들의 주장(PARTIES' CONTENTIONS)
A. 신청인(Complainant)
(i) 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 “SnoreRx”와 단 한 글자만 다를 뿐이므로 분쟁도메인이름은 신청인이 정당한 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 상업화하지 않고 있으며 단지 수수료를 갈취하려는 의도로 분쟁도메인이름을 보유하고 있을 뿐이므로, 절차규칙 3(b)(ix)(2); 규정 4(a)(ii)에 의거하여 도메인 이름 <snorex.com>에 관하여 어떠한 권리 또는 정당한 이익을 가지지 않는 것으로 간주되어야 마땅하다. 피신청인은 도메인 <snorex.com>과 관련된 상품 또는 서비스를 진실되게 제공하고 있지 않으며, 따라서 어떠한 상업적 경제적 지위도 가지지 않는다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름으로 개인, 사업, 또는 기타 단체로 일반적으로 알려져 있지 않다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 합법적으로, 비상업적으로, 또는 공정하게 사용하지 않는다.
(iii) 절차규칙3(b)(ix)(3); 규정4(a)(iii)에 의거하여, 분쟁도메인이름은 단순히 높은 프리미엄을 받고 판매할 악의적인 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 간주되어야 한다. 피신청인은 사후에 판매, 대여 또는 프리미엄 수수료를 갈취할 것을 주 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 또는 획득하였다. 피신청인은 상표를 등록하고 웹사이트를 상업화하는 데에 전혀 투자하지 않았으며, 어떠한 종류로든 합법적인 경제적 이익을 추구함에 있어서도 전혀 투자한 바가 없다. 피신청인은 보유하고 있는 도메인 이름을 판매하여 막대한 불법 이득을 취하는 본 건과 유사한 갈취 행위의 경향이 있으며, 그와 같은 유사한 패턴의 이력을 가지고 있다. 따라서 인터넷 사용자들은 피신청인의 도메인 <snorex.com>을 신청인의 합법적인 상표와 그로 구성된 도메인이름과 혼동 할 수 있다.
B. 피신청인 (Respondent)
(i) 신청인의 상표 “SnoreRx”는 미국특허 상표청에 2007년에 등록되었고 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 상표가 등록되기 전인 2002년에 등록하였으며 피신청인의 분쟁도메인이름은 “Snore + X”라고 하는 영어 한 단어와 문자의 조합이지만 신청인의 상표는 “Snore + Rx”를 의미하는 것으로 동일한 단어 조합이 아니다. 그러므로 분쟁도메인 이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다.
(ii) 피신청인은 “코골이 방지”라는 작명에 의해 분쟁도메인이름을 등록하였고, 피신청인의 친구가 “코”와 “키”를 전문으로 운영하는 “코앤키 한의원”에 이전해줄 계획을 가지고 있다. 그러므로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 정당한 이익이 있다.
(iii) 피신청인은 신청인과 경쟁적인 사업관계가 전혀 없으며 순수한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였으며 현재 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 운영하지 않고 있다. 구글에서 “snorex”를 검색한 결과 신청인이 상표권을 소유하고 있는 “SnoreRx”와 관련된 정보는 찾을 수 없다. 분쟁도메인이름은 두 영어 단어의 일반적인 조합이며 피신청인은 신청인의 상표권을 침해할 의도가 없다. Snorex로 운영되는 웹사이트로 <snorex.co.nz>, <snorex.com.au>, <snorex.nl> 등이 있음을 볼 때 “Snore + X”는 일반적인 영어 단어의 조합임을 알 수 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 나쁜 목적으로 등록한 것이 아니며 현재까지도 나쁜 목적으로 소유하고 있는 것이 아니다.
심리결과 (FINDINGS)
(1) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 “SnoreRx”와 피신청인이 등록한 도메인 이름 <snorex.com>이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(2) 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해 어떠한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
(3) 분쟁도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있지 아니하다.
검토 및 판단(DISCUSSION)
규칙 제15조 (a)항에서는 패널은 "규정, 해당 규칙, 그리고 적용 가능한 모든 규칙 및 법률 원칙에 따라 제출된 진술 및 문서에 기초하여 분쟁에 대한 판결을 내려야 한다"라고 규정하고 있다.
규정 제4조 (a)항에 의거하여 도메인 이름이 취소 또는 양도 명령을 받기 위해서는 신청인은 다음 각 세 가지 요인을 입증해야 한다.
(1) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(2) 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해 어떠한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것
(3) 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.
신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표 “SnoreRx”와 단 한 글자만 다를 뿐이므로 분쟁도메인이름은 신청인이 정당한 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하면서 신청인의 미국 특허상표청 상표 등록증 사본을 제출하고 있다. 이에 대하여 피신청인은 신청인의 상표 “SnoreRx”는 미국특허 상표청에 2007년에 등록되었고 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 상표가 등록되기 전인 2002년에 등록하였으며 피신청인의 분쟁도메인이름은 “Snore + X”라고 하는 두 단어의 조합이지만 신청인의 상표는 “Snore + Rx”를 의미하는 것으로 동일한 단어 조합이 아니므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다고 주장하고 있다.
신청인이 제출한 상표등록증 사본에 의하면 이 상표 등록은 신청인 Apnea Sciences Corporation의 대표 “James Fallon” 명의로 2012.3.20. 치과용 제품을 지정상품으로 하여 등록번호 4,113,891호로 등록된 것임을 알 수 있으므로 신청인은 “SnoreRx” 상표에 관하여 권리를 가지고 있음을 알 수 있다.
피신청인은 신청인의 상표 “SnoreRx”는 미국특허 상표청에 2007년에 등록되었고 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 상표가 등록되기 전인 2002년에 등록하였다고 주장하고 있으나 규정 제4조 (a)항 (i)에서 말하는 신청인의 상표에 관한 권리는 그 성립 시기는 반드시 문제가 되지 아니한다. 참조 Metro. Life Ins. Co. v. Bonds, FA 873143 (Nat. Arb. Forum Feb. 16, 2007) (미국특허상표청의 상표등록은 규정 4(a)(i)상 상표에 관한 권리를 입증하는데 충분하다) 또한 상표에 관한 권리는 반드시 피신청인 소재 국가의 권리일 필요는 없다고 하는 확립된 선례가 있다. 참조 Koninklijke KPN N.V. v. Telepathy Inc., D2001-0217 (WIPO May 7, 2001) (상표에 관한 권리는 반드시 피신청인이 영업을 하는 국가의 상표일 것이 요구되지 않고 신청인이 어떤 관할 국가에서의 상표를 보여주는 것으로 충분하다).
분쟁도메인이름은 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”과 같은 식별력이 없는 gTLD를 제외하고 보면 신청인의 상표와 그 문자 구성에 있어서 영어 알파벳 “R”이 있고 없음의 차이에 불과하므로 분쟁도메인이름은 그 외관과 칭호에 있어서 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 참조 Reuters Ltd. v. Global Net 2000, Inc., D2000-0441 (WIPO July 13, 2000) (상표와 문자 한 자만의 차이가 있는 도메인이름은 높은 식별력이 있는 상표와 혼동할 정도로 유사하다고 보는 것이 대체적인 경향이다).
참조: Diesel v. LMN, FA 804924 (Nat. Arb. Forum Nov. 7, 2006) (단지 상표 사이의 공간을 없애거나 “.com”과 같은 gTLD를 부가하는 것은 규정 제4조 (a)항 (i)에 따라 분쟁도메인이름을 신청인의 상표 VIN DIESEL과 구별하게 하는 데 충분하지 않다).
피신청인은 분쟁도메인이름을 사용 하지 않고 있으므로 혼동을 일으킬 가능성은 없다는 취지로 주장하고 있으나 규정 제4조 (a)항의 첫 번째 요건에서 혼동을 일으킬 가능성의 판단과 관련하여 분쟁도메인이름의 사용 여부는 문제가 되지 않는다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름이 일반적인 단어의 조합이므로 신청인의 상표와는 혼동 가능성이 없다는 취지로 주장하고 있으나 신청인의 상표도 피신청인의 분쟁도메인이름도 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 상품의 성질표시적이거나 보통명칭에 해당한다고 볼 수 없으므로 피신청인의 이 점에 관한 주장 역시 성립하지 아니한다.
따라서 신청인은 규정 제4조 (a)항(i)의 요건을 충족하였다.
신청인은 규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것은 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 하면 충분하고(a prima facie case), 신청인이 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증을 할 경우 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다는 것이다. 참조:Hanna-Barbera Productions, Inc. v. Entertainment Commentaries, NAF Claim No. FA741828(규정 제4조 (a)항 (ii)에 따라 피신청인에게 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 도메인 이름에 관해서 피신청인이 권리와 정당한 이익이 없음을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 한다.); AOL LLC v. Gerberg, NAF Claim No. FA 780200(신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 하지만, 그 입증 책임은 가벼운 것이다. 신청인이 그런 정도의 입증을 충족하면 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다).
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상업화하지 않고 있으며 단지 수수료를 갈취하려는 의도로 분쟁도메인이름을 보유하고 있을 뿐이므로, 절차규칙 3(b)(ix)(2); 규정 4(a)(ii)에 의거하여 도메인이름 <snorex.com>에 관하여 어떠한 권리 또는 정당한 이익을 가지지 않는 것으로 간주되어야 마땅하며, 피신청인은 도메인 <snorex.com>과 관련된 상품 또는 서비스를 진실되게 제공하고 있지 않으므로 어떠한 상업적 경제적 지위도 가지지 않으며, 또한 피신청인은 분쟁 도메인 이름으로 개인, 사업, 또는 기타 단체로 일반적으로 알려져 있지도 않고 피신청인은 분쟁도메인이름을 합법적으로, 비상업적으로, 또는 공정하게 사용하지 않는다고 주장하고 있다.
살펴보건대, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 취지의 신청인의 주장은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 반증이 없는 한 인정되는 데 충분하다고 판단되는 바, 피신청인은 자신에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 있다고 할 것이다.
피신청인은 “코골이 방지”라는 작명에 의해 분쟁도메인이름을 등록하였고, 피신청인의 친구가 “코”와 “키”를 전문으로 운영하는 “코앤키 한의원”에 이전해줄 계획을 가지고 있으므로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 정당한 이익이 있다고 주장하고 있으나 피신청인은 도메인 <snorex.com>과 관련된 상품 또는 서비스를 진실되게 제공하고 있다거나, 피신청인 자신이 분쟁도메인 이름으로 알려져 있거나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 합법적으로, 비상업적으로, 또는 공정하게 사용하고 있는 등 피신청인 자신이 분쟁도메인이름에 관하여 직접적인 권리나 정당한 이익이 있음을 주장 ∙ 입증하지 못하고 있는 상황에서 분쟁도메인이름을 관련 회사에 양도할 계획이 있다는 것만으로는 피신청인의 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익을 인정하기에 부족하다.
따라서 신청인은 규정 제 4조 (a)항 (ii)의 요건 사실을 충족하였다. 참조:De Agostini SpA v. Marco Cialone, WIPO Case No. DTV2002-0005;Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701).
신청인은 절차규칙3(b)(ix)(3); 규정4(a)(iii)에 의거하여, 분쟁도메인이름은 단순히 높은 프리미엄을 받고 판매할 악의적인 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 간주되어야 하며, 피신청인은 사후에 판매, 대여 또는 프리미엄 수수료를 갈취할 것을 주 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 또는 획득하였고, 피신청인은 상표를 등록하고 웹사이트를 상업화하는 데에 전혀 투자하지 않았으며, 어떠한 종류로든 합법적인 경제적 이익을 추구함에 있어서도 전혀 투자한 바가 없으며, 피신청인은 보유하고 있는 도메인 이름을 판매하여 막대한 불법 이득을 취하는 본 건과 유사한 패턴의 이력을 가지고 있으므로 인터넷 사용자들은 피신청인의 도메인 <snorex.com>을 신청인의 합법적인 상표와 그로 구성된 도메인이름과 혼동 할 수 있다는 것을 근거로 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 주장하고 있다.
이러한 신청인의 주장에 대해 피신청인은 신청인과 경쟁적인 사업관계가 전혀 없으며 순수한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였으며 현재 분쟁도메인이름으로 웹사이트는 운영하지 않고 있고, 구글 검색에서 “snorex”로 검색한 결과 신청인이 상표권을 소유하고 있는 “SnoreRx”와 관련된 정보는 찾을 수 없으며, 피신청인은 신청인의 상표권을 침해할 의도가 없으며, Snorex로 운영되는 웹사이트로 <snorex.co.nz>, <snorex.com.au>, <snorex.nl> 등이 있음을 볼 때 “Snore + X”는 일반적인 영어 단어의 조합임을 알 수 있다는 근거로 피신청인은 분쟁도메인이름을 나쁜 목적으로 등록한 것이 아니며 현재까지도 나쁜 목적으로 소유하고 있는 것이 아니라는 취지로 항변하고 있다.
살피건대, 신청인이 제출한 상표등록증 사본에 의하면 신청인의 상표는 2011.1.12에 출원되고 2012.3.20에 등록되었으며 그 최초 사용일은 2007.12.1이고, 업으로서 최초 사용일은 2008.1.4.임을 알 수 있다. 한편, 신청인이 제출한 Whois 등록정보에 의하면 피신청인의 분쟁도메인이름 최초 등록일은 2002.5.19.임을 알 수 있는 바, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때에는 신청인의 상표는 사용도 개시되지 아니하여 세상에 알려지지 아니하였으므로 피신청인이 신청인의 상표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름을 등록하였다고 볼 여지는 없다. 그렇다고 하여 신청인의 상표가 널리 알려져 있다고 인정할만한 다른 증거도 없으므로 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 하는 신청인의 주장은 받아들일 수 없다.
또한 신청인은 피신청인이 상표를 등록하고 웹사이트를 상업화하는 데에 전혀 투자하지 않았으며, 어떠한 종류로든 합법적인 경제적 이익을 추구함에 있어서도 전혀 투자한 바가 없으며, 피신청인은 보유하고 있는 도메인 이름을 판매하여 막대한 불법 이득을 취하는 본 건과 유사한 패턴의 이력을 가지고 있으므로 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 해당한다는 취지로 주장하고 있다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 소극적으로 보유하고 있는 것이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한다고 인정할 수 있기 위해서는 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있을 정도로 신청인의 상표가 널리 알려져 있어야 하는데, 신청인은 신청인의 상표가 널리 알려져 있음을 입증하기 위한 아무런 증거도 제출하지 않고 있으므로 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적을 추정할 수 없다. 분쟁도메인이름의 순수한 소극적 보유도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 해당한다고 인정한 사례 (Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, 2000.2.18)가 있으나 이 결정사례에서는 언제나 어느 경우에나 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 볼 수 있다는 취지가 아니고 당해 사안의 특별한 상황을 고려하여 그렇게 볼 수도 있다는 것으로서 당해 결정 사례에서 든 특별한 상황 중에는 신청인의 상표가 강한 명성을 가지고 있고 널리 알려져 있음이 포함되어 있는바 이 사건의 경우에는 신청인의 상표 SnoreRx의 주지성의 정도를 알 수가 없으므로 이 WIPO 사건 결정사례는 이 사건에 적용될 수 있는 것이 아니라고 할 것이다. 오히려 당해 사건의 정황에 따라 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정하지 아니한 결정 사례도 다수 있다. (John D. Polstra & Co., Inc. v. CvsUp Ltd. and John Wesley, WIPO Case No. D2001-0586 참조; 이 사건의 패널은 Telstra 사건을 언급하면서 Telstra 사건에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정한 5가지 사유 중 하나가 신청인의 상표의 강력한 저명성과 널리 알려져 있는 것이었는데 당해 사건의 신청인 상표는 그 정도로 저명하다거나 널리 알려져 있지 아니하다는 점에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 보지 아니하였다) (또한 Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, WIPO Case No. D2000-0624 참조; 이 사건에서는 신청인의 상표의 식별력이 약하다는 점과 다른 사정을 함께 고려하여 피신청인의 분쟁도메인이름의 소극적 보유를 부정한 목적으로 사용한 것에 해당하지 않는다고 판단하였다).
그러므로 신청인은 규정 제 4조 (a)항 (iii)의 요건 사실을 충족하지 못하였다.
판결 (DECISION)
앞에서 검토한 바와 같이 신청인은 규정 제4조 (a)항 소정의 3가지 요건 중 적어도 하나의 요건을 성립시키지 못하였으므로 본 패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각하기로 결정한다.
따라서<snorex.com> 도메인 이름을 피신청인이 계속 보유하도록 한다.
(Complainant’s having failed to establish at least one of the three elements required under the ICANN Policy, Paragraph 4 (a), the Panel concludes that relief shall be DISMISSED. Accordingly, it is Ordered that the <snorex.com> domain name REMAIN WITH Respondent.)
패널: 남호현(Ho Hyun Nahm)
판결일: 2015.3.9(March 9, 2015)
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