RPS Products, Inc. v. Dong Jin Kim
청구 번호: FA1704001729143
당사자 (PARTIES)
신청인은RPS Products, Inc. (이하 “신청인”이라 한다)이며, 미합중국 일리노이스주에 소재하는 Burns & Crain, Ltd.의 Laura R. Wanek가 그 대리인이다. 피신청인은 김동진<Dong Jin Kim> (이하 “피신청인”이라 한다)이다.
등록기관 및 분쟁도메인이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME)
본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름(들)은 <bestair.com>(이하 '분쟁도메인이름'이라 한다.)이며, Inames Co., Ltd. 에 등록되어 있다.
패널(PANEL)
패널로 위촉된 서명자는 패널로 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.
패널: 남호현(Ho-Hyun Nahm, Esq.)
행정 절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)
2017.4.27. 신청인은 전미중재원에 인터넷을 통해 제소하였다.
Inames Co., Ltd.는 <bestair.com> 도메인 이름이 피신청인 소유로 Inames Co., Ltd. 에 등록되어 있음을 이메일로2017.5.1. 확인 · 통보했다. Inames Co., Ltd. 에 따르면 피신청인은Inames Co., Ltd. 등록약관을 준수할 의무가 있으며, 따라서 제삼자에 의해 제기된 도메인 이름 분쟁시 ICANN의 도메인이름분쟁 해결규정(이하 "규정"이라 한다)에 준거하여 이를 해결하는데 동의하였다.
2017.5.11. 전미중재원은 분쟁처리신청서 및 제반 첨부 문서(분쟁통지서 포함)를 피신청인의 등록 기록에 기술, 행정, 회계 담당자로 등재되어 있는 모든 관련인/기관 및postmaster@bestair.com에게 전자 송달하고, 피신청인의 답변서 제출 기한을2017.6.5.로 정했다. 또한 2017.5.11. 피신청인에게 동 이메일 주소들 및 답변서 제출 기한을 통지하는 서면을 우편 및 팩시밀리로 송달하였고, 피신청인의 등록 기록에 기술, 업무, 회계 담당자로 등재된 모든 관련인/기관에도 송달하였다.
2017.6.5. 답변서가 접수되었다. 이는 기한 내에 제출된 것이다.
2017.6.7. 1인 패널을 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원은 남호현(Ho-Hyun Nahm, Esq.)을 패널로 지명하였다.
신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)
신청인은 분쟁도메인이름이 피신청인으로부터 신청인에게 양도될 것을 요청하고 있다.
당사자들의 주장(PARTIES' CONTENTIONS)
A. 신청인 (Complainant)
i) 신청인이 권리를 보유하고 있는 상표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
신청인은 1994년 8 월 이래 BESTAIR 이름에 대한 관습법적 권리의 소유자이다. 신청인은 2000.12.14.국제분류 제11류에 BESTAIR의 미국 상표 신청을 제출했으며, 2001.10.30. “주택용 난방로, 공기 청정기 및 가습기 용 공기 필터”에 관하여 미국 상표 등록번호 2502189로 등록되었다.
신청인은 또한 미국과 캐나다에서 이미 1994년 8월에 BESTAIR 상표를 제품 및 포장에 사용하여 상표 BESTAIR의 관습법적 권리를 확립했다. 광범위한 사용 및 마케팅을 통해 신청인은 상표와 관련하여 상당한 명성을 창출하고, 2001 년 3 월 이전에 관습법적 권리를 얻는 이차적인 의미를 확립했다.
따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 BESTAIR 상표권에 대한 관습법상의 권리를 획득한 이후에 형성되었다. 또한 분쟁도메인이름은 신청인이 상업적 용도에 따라 미국 상표 등록 번호 2,502,189에 신청한 이후에 만들어졌다.
분쟁도메인이름은 단어가 추가되지 않은 신청인의 BESTAIR 상표로 구성되어 있으며, 따라서 신청인의 상표와 동일하다.
ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리 또는 정당한 이익도 가지고 있지 않다.
피신청인의 행동은 규정¶4(c)(i)에 따라 상품 또는 서비스를 진실로 제공하는 것이 아니며, 규정¶ 4(c)(iii)에 따라 합법적인, 비상업적 또는 적절한 사용도 하지 않는다.
분쟁도메인이름은 2001.3.6.에 등록되었으며, 그 이후 소극적으로 보유되고 있다. 분댕도메인이름은 현재 사용 중이 아니며 2001.3.6. 형성된 이래로 사용된 적이 없다. 피신청인은 BESTAIR에 대한 상표권 또는 기타 등록을 가지고 있지 않다. 피신청인은 "bestair" 또는 "best air"에 대해 비상업적 또는 적절한 사용을 하고 있지 않다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 16년 전에 등록했고, 웹 사이트 또는 비즈니스를 수행하기 위해 사용된 적이 없으며 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리가 없다.피신청인은 분쟁도메인이름으로 널리 알려지지 않았으므로 그의 행동은 규정¶4(c)(ii)에 포함되지 않는다.
분쟁도메인이름은 2001.3.6.에 만들어졌으며 이 기간 동안 운영되지 않았다. 또한, 분쟁도메인이름에 대한 WhoIs 정보는 피신청인이나 그 계열사가 bestair.com 도메인 이름으로 일반적으로 알려져 있음을 나타내지 않는다. 피 신청인은 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지도 않다. 따라서, 피신청인은 규정 ¶4 (a) (ii)에 따라 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익이 결여되어 있다.
iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다.
피신청인은 신청인이 관습법상의 권리를 확립하고 미국 등록 상표를 신청한데 따라 분쟁도메인이름을 등록하였다. 피신청인은 16년 이상 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하였으며, 이는 규정 ¶ 4 (a) (iii)에 따라 부정한 등록 사실을 입증한다. 따라서 피신청인은 상표에 대한 정당한 소유자인 신청인이 인터넷 규정에 의해 의도된 바를 전적으로 사용하지 못하도록 방해하고 있다.
B. 피신청인 (Respondent)
i) 피신청인의 분쟁도메인이름 등록일이 신청인의 상표 등록일보다 앞서며, 관습법적 권리를 주장할 수 없는 일반 단어이므로 동일, 유사성을 판단하는데 있어 신청인이 당연히 상표권을 먼저 가지고 있어야 한다는 전제조건을 충족시키지 못했다.
분쟁도메인이름은 "최상의, 최고의, 최적의"라는 뜻을 가진 형용사 "Best"와, 공기, 공중, 항공"의 의미를 가지는 보통명사 "Air"의 흔하게 사용되는 결합으로 이루어져 있다. 아주 기초적인 영어 단어이자 "최상의 공기", "최적의 항공" 등의 의미로 흔하게 널리 쓰이는 단어 조합이며, 피신청인은 "최적의 항공"의 의미로 분쟁도메인이름을 2001.3.6. 등록하여 2003년부터 2012년까지 홈페이지와 이메일을 사용했으며, 최적 항공권 검색대행 서비스를 주로 이메일을 통해 제공해왔다.
신청인은 BESTAIR로 상표를 등록했지만 BestAir로 사용하여 대소문자를 이용해 명백히 2개의 단어로 구분해서 사용해 왔으며 식별력 없이 "Best Air"의 사전적 의미로 사용해 왔다. 신청인의 상표는 지정상품인 공기필터의 품질을 나타내는 오로지 기술적인 표장(merely descriptive marks)에 불과하며 식별력이 없는 상표로 관습법적 권리를 주장할 수 없다.
신청인이 1994년 8월부터 BESTAIR를 상표로 광범위하게 사용해서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 당시 대한민국에 사는 피신청인이 신청인의 관습법적 상표를 알고 있었다는 증거를 제시해야 하지만, 신청인이 제출한 증거자료를 보면 그러한 자료는 없고, 오히려 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 이후이자 신청인의 상표등록 이후에서야 BestAir라는 상표를 변형해가면서 사용해 온 것을 알 수 있다.
1994년 8월이라는 것이 인정된다 하더라도 그 이후 관습법적 권리를 인정 받을만큼 널리 쓰였다고 볼 수는 없다. 신청인의 과거 홈페이지 기록은 오히려 신청인이 상표등록일 이전에는 "BestAir"를 상표로 사용한 기록이 거의 없다는 것을 나타내고 있다. RPS Product의 제품 및 포장의 사례는 참조 서류 S-2는 2013년의 제품포장 사례이며 S-5에 나타난 2001년 당시 제품들의 포장과는 전혀 다른 것을 알 수 있으며 2006년까지의 제품포장과도 다른 것을 알 수 있다. 미화로 표시된 미국 및 캐나다에서의 마케팅 비용 및 연간 판매량에 대한 참조서류 S-3도 2004년 이후 기록만 제시하고 있다. 아주 오래전도 아닌데 회사의 중요한 기록이 오래 되서 없다는 건 이해가 안 가며, 신청인의 홈페이지 변화로 추정해 볼 때 2004년이 되어서야 널리 상표명을 사용하기 시작했다는 것을 알 수 있다.
신청서의 참조서류 S-5를 보면 1998.11.11., 1999.2.10., 2000.3.3.까지 홈페이지에 등록되지 않은 상표도 TM표시와 함께 모두 나열하였으나, BESTAIR는 상표로 표기한 바가 없다. 위 기간 똑같은 홈페이지를 보여주면서도 홈페이지 왼쪽 링크 2개를 클릭하면 쉽게 나타나는 필터 목록 페이지는 보여주지 않고 있는데, 이 당시 필터 목록에는 "BestAir"라는 이름을 전혀 사용하지 않고 "RPS filters"라는 이름을 사용했기 때문이다. (신청서 부속서류 S-5, 답변서 첨부1 참조) 2007.12.15.에서야 신청인이 현재 사용하고 있는 타원형 로고가 홈페이지에 최초로 나오며, 2009.11.24.이 되어서야 제품 포장에 타원형 로고가 사용된 사진이 홈페이지에 나오는데, 2006.10.4.과 그 이전 홈페이지에 나오는 동일 제품군 사진에서는 전혀 찾아 볼 수 없었던 타원형 "BestAir" 로고가 나오며 다른 제품 포장에서도 이전에 없던 공통적인 타원형 로고가 들어간 것을 알 수 있다.
신청인은 상표등록일 이후인 2001.11.27.부터 "BestAir"를 홈페이지에 사용하기 시작하였으며, 처음에는 "Best Air - For A Healthier Home Environment"라고 홈페이지 홍보 문구로 사용하기 시작했고, 제품군을 지칭할 때 "RPS filters"라는 이름을 사용해오던 것을 "BestAir replacement filters"라는 이름으로 바꾼 것을 알 수 있다. 제품 포장에 타원형 "BestAir"로고가 쓰인 것을 확인할 수 있는것은 2009.11.24.홈페이지 이후이며 2006.10.4. 이전 홈페이지에 나오는 동일 제품군 사진에는 이러한 로고가 없는 것을 확인할 수 있다. 참조서류 S-3 미국 및 캐나다에서 판매 및 마케팅 자료가 2004년 이후의 기록만 제시한 것은 시간이 오래되서 그 이전 기록을 못 찾은게 아니라 2004년부터 상표를 본격적으로 사용했기 때문이라고 추정해야 할 것이다. 따라서 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 당시 상표권을 보유하고 있지 않았고 관습법적 권리가 있었다고 볼 수 없다.
구글에 bestair로 검색하면 약 5,210,000개의 검색결과가 나오는데, 대부분이 신청인의 상표와 관계없이 사용되고 있다. (첨부2 참조) 터키 항공사 Bestair(2006년 창림), 방글라데시항공사 Best Air(2007년 창림)이 가장 먼저 나오고 신청인에게는 없는 위키피디아 항목도 있고, Best Air Conditioner, Best Air Fryer, Best Air Dry, Best Air Mattress, Best Air Purifier, Best Air Jordan, Best Air Show, Best Air Rifle, Best Air Tour, Best Air Dry, Best Air Compressor 등 신청인과 관계없이 Best Air를 사용한 수많은 웹페이지들이 나온다. 검색결과 미국 최대의 비영리 소비자단체중 하나인 Consumer Reports 에서 제공하는 "Best Air Filter Reviews – Consumer Reports" www.consumerreports.org/cro/air-filters.htm 라는 링크도 있고 이를 클릭하면 "Best Air Filter Reviews", "Best Air Filter Buying Guide"라는 문구가 나타나는데, 신청인의 상표의 지정상품 분야인 공기 필터에 "Best Air"라는 이름을 사용하는데도, "best air filter for your needs", "Best Air Filter Buying Guide"와 같이 그냥 "최상의 공기 필터"라는 사전적인 의미로 사용하며, 신청인의 상표와는 무관할 뿐더러 제품별 점수를 매긴 목록에도 신청인의 제품은 없다.
세계 Air filter 시장은 2003년에 US$5.1 billion (51억달러)의 규모이며 신청서 부속서류S-3에서의 2004년 매출액 $12,498,708가 사실이라 하더라도 신청인의 세계시장에서의 점유율이 0.00245%로 극히 미미하다고 할 수 있다. 위와 같은 이유로 신청인의 상표는 식별력이 없으며 피신청인의 분쟁도메인이름보다 나중에 등록되었고, 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 당시 관습법적 권리를 가지고 있다고 볼 수 없다.
단순한 신청인의 선언적 주장만으로 관습법적인 권리가 인정될 수는 없으며, 이에 대한 충분한 증거를 제출해야 하는데, 신청인은 그러지 못했다. 이런 경우 동일 유사성을 인정하기 전에 규정 제4(a)(i)조의 요건이 충족되지 못한 것으로 판단한 사례들이 있다.
ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익을 가지고 있다.
피신청인은 2003년부터 2012년까지 분쟁도메인이름을 홈페이지와 이메일을 통해 최적의 항공권 정보 검색대행 서비스에 사용하였다. 신청서 S-7을 보면 미디어파일이 대부분 깨져서 나와서 정확한 홈페이지가 표시되지 않고 있지만, 피신청인이 2003년부터 2012년까지 분쟁도메인이름을 홈페이지와 이메일에 사용하고 있었음을 알 수 있다. (첨부5 참조) 신청인의 상표와 관련이 없을 뿐만 아니라 각각 2006년과 2007에 창립한 동명의 항공사와도 관계 없이 더 먼저 서비스를 제공해 왔다. 2013년부터 사정상 홈페이지 운영은 중단했지만 그 이후에도 상당기간 이메일로 정보제공을 해왔다. 본 사건이 종결되면 다시 홈페이지와 이메일을 통한 정보제공 서비스를 운영할 계획이다. 일반인들이 보낸 문의 메일들을 보면 피신청인은 bestair.com을 통해 최적의 항공 정보 제공자로 일반에 널리 잘 알려져 있음을 알 수 있다. (첨부6 참조)
신청인 보유상표는 특정 상품의 출처표시로서의 식별력이 크지 않고, 피신청인 또한 인터넷 관련영업을 수행해 왔기 때문에 그와 동일 · 유사한 형용사, 보통명사, 그 결합으로 구성된 도메인이름을 사용할 수 있는 동등한 권리와 이익을 가지고 있다.
iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되거나 사용된 적이 없다.
신청인의 관습법적 상표가 피신청인의 도메인이름 등록 이전에 확립되었다고 인정된다 하더라도, 분쟁도메인이름은 극히 평범한 두개의 단어인 “best”와 “air”을 조합한 것으로 일반적으로 생각되어질 수 있는 단어이므로 분쟁도메인이름 자체만으로 이것이 신청인의 관습법적 상표를 의식적으로 모방한 것이라고 보기 힘들고, 신청인의 홈페이지를 보면 미국 본토 주문만 받는다고 되어있으므로 분쟁도메인이름의 등록 당시에 신청인의 상표가 피신청인의 인식의 기반이 되고 또 피신청인이 경제 활동을 영위하는 한국에서 사람들에게 일반적으로 인식되었다고 볼 증거 역시 부족하다.
피신청인이 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않고 소극적으로 보유하고 있는 것이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한다고 인정할 수 있기 위해서는 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있을 정도로 신청인의 상표가 널리 알려져 있어야 하는데, 신청인의 상표가 널리 알려져 있음을 입증하기 위하여 신청인이 제출한 증거를 살펴보면 그 대부분이 사용 시기가 피신청인의 분쟁도메인이름 등록일 이후이다.
신청인의 상표는 신청인의 홈페이지 과거 기록에 따르면 미국 본토에서만 판매되었고 연간 매출액 규모를 보아도 세계 시장으로 볼 때 아주 적은 점 등을 종합하여 볼 때 이들 매출액 규모만으로는 신청인의 상표의 주지성의 정도가 한국에 위치한 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적을 추정기에는 부족하다. 만약 피신청인의 홈페이지와 이메일을 통한 정보 제공을 적극적 사용으로 인정받지 못한다고 가정하더라도 소극적 보유를 부정한 목적으로 볼 수 없다. 신청인은 분쟁도메인이름의 순수한 소극적 보유도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것에 해당한다고 주장하면서 WIPO사건의 결정 사례 Telstra Corporation Limited v.Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 결정사례 등을 들고 있으나 이 결정사례들에서는 언제나 어느 경우에나 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 볼 수 있다는 취지가 아니고 당해 사안의 특별한 상황을 고려하여 그렇게 볼 수도 있다는 것으로서 당해 결정 사례에서 든 특별한 상황 중에는 신청인의 상표가 강한 명성을 가지고 있고 널리 알려져 있음이 포함되어 있는바 이 사건의 경우에는 신청인의 상표 BestAir의 주지성의 정도가 약하므로 신청인이 인용한 WIPO 사건 결정사례는 이 사건에 적용될 수 있는 것이 아니라고 할 것이다. 오히려 당해 사건의 정황에 따라 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정하지 아니한 결정 사례도 다수 있다. (John D. Polstra & Co., Inc. v. CvsUp Ltd. and John Wesley, WIPO Case No. D2001-0586 참조; 이 사건의 패널은 Telstra 사건을 언급하면서 Telstra 사건에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 인정한 5가지 사유 중 하나가 신청인의 상표의 강력한 저명성과 널리 알려져 있는 것이었는데 당해 사건의 신청인 상표는 그 정도로 저명하다거나 널리 알려져 있지 아니하다는 점에서 소극적 보유를 부정한 목적으로의 사용으로 보지 아니하였다).
iv) 피신청인은 분쟁도메인이름의 역강탈에 해당된다는 판단을 내려줄 것을 요청한다.
신청인이 "Best Air"는 누구나 쓰고 있는 흔한 단어조합이라 식별력이 없음에도 불구하고, 관습법적 권리를 가지고 있었다고 주장한 점, 피신청인은 신청인이나 신청인의 상표를 알지도 못했고 분쟁도메인이름 판매 시도를 한 적이 한 번도 없음에도 피신청인이 신청인에게 판매할 목적으로 등록했다고 주장한 점, 신청인은 부속서류 S-5에서 피신청인의 도메인이름 등록 당시 신청인이 "BestAir filters"가 아닌 "RPS filters"라는 용어를 사용해온 필터 목록 페이지를 고의로 숨겼고, "BestAir"라는 상표를 등록 이전부터 광범위하게 써왔다고 허위 주장한 점, 홈페이지의 BestAir 용어 사용 추세로 볼 때 참조서류 S-3도 2004년 이후에서야 상표를 주로 사용한 결과 수치로 보임에도, 시간이 오래되서 2004년 이후 기록밖에 없다고 주장한 점, WayBack Machine에 2003년에서 2012년까지 피신청인이 홈페이지와 이메일을 사용한 기록이 남아있음에도 사용 기록이 전혀 없다고 허위 사실을 주장한 점 등 패널을 속이려 한 정황들이 많이 있다. 따라서 피신청인은 패널에 대해 이 사건 분쟁해결신청서의 주장이 도메인이름의 역강탈에 해당된다는 판단을 내려줄 것을 요청한다. (절차규칙 제15조 (e)항)]
심의 결과 (FINDINGS)
i) 신청인이 권리를 가지고 있는 등록 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
ii) 신청인이 주장하는 신청인의 상표에 대한 관습법상의 권리는 인정되지 않는다.
iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하지 아니하였고 또한 부정한 목적으로 사용하지도 아니하였으며 일정기간 소극적으로 보유하고 있는 사실도 부정한 목적의 사용에 해당되지 않는다.
iv) 피신청인이 주장하는 분쟁도메인이름의 역강탈 주장은 성립되지 않는다.
심의 (DISCUSSION)
규칙 제15조 (a)항에서는 패널은 "규정, 해당 규칙, 그리고 적용 가능한 모든 규칙 및 법률 원칙에 따라 제출된 진술 및 문서에 기초하여 분쟁에 대한 판결을 내려야 한다"라고 규정하고 있다.
규정 제4조 (a)항에 의거하여 도메인 이름이 취소 또는 양도 명령을 받기 위해서는 신청인은 다음 각 세 가지 요인을 입증해야 한다.
(1) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(2) 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해 어떠한 권리 또는 합법적인 이권을 가지고 있지 아니하다는 것
(3) 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것
신청인은 1994년 8 월 이래 BESTAIR 이름에 대한 관습법적 권리의 소유자이며 신청인은 2000.12.14.국제분류 제11류에 BESTAIR의 미국 상표 신청을 제출하였고, 2001.10.30. “주택용 난방로, 공기 청정기 및 가습기 용 공기 필터” 의 미국 상표 등록번호 2502189로 등록되었다고 주장하고 있는 바 신청인이 제출한 증거에 의하면 그 상표 등록 사실이 인정된다. 그러므로 신청인은 분쟁도메인이름과 관련된 상표권을 보유하고 있음이 인정된다.
또한 신청인은 미국과 캐나다에서 이미 1994년 8월에 BESTAIR 상표를 제품 및 포장에 사용하여 상표 BESTAIR의 관습법적 권리를 확립하였으며, 광범위한 사용 및 마케팅을 통해 신청인은 상표와 관련하여 상당한 명성을 창출하고, 2001 년 3 월 이전에 관습법적 권리를 얻는 이차적인 의미를 확립했으므로 분쟁도메인이름은 신청인이 BESTAIR 상표권에 대한 관습법상의 권리를 획득한 이후에 형성되었을 뿐만아니라 분쟁도메인이름은 신청인이 상업적 용도에 따라 미국 상표 등록 번호 2,502,189에 신청한 이후에 형성되었다고 주장하고 있다.
그런데 당 패널이 신청인이 제출한 증거와, 신청인의 관습법상의 상표권 확립 주장에 대한 피신청인의 반박 내용을 살펴보면, 신청인이 제출한 증거만으로는 신청인의 상표가 관습법상의 상표로 확립되었다고 보기 어려우며 가사 관습법상의 상표로 인정된다고 하더라도 적어도 분쟁도메인이름의 등록 시점인 2001.3.6. 이전에 관습법상의 상표로서 확립되었다고 볼 증거가 부족하다.
또한 신청인은 분쟁도메인이름은 단어가 추가되지 않은 신청인의 BESTAIR 상표로 구성되어 있으므로 신청인의 상표와 동일하다고 주장하고 있는 바, 일반적으로 상표 전체를 포함하는 것으로 구성된 도메인이름의 경우 그 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보고 있는 것이 '규정'에 따른 확립된 분쟁 선례이며 '.com'과 일반 최상위 도메인은 식별력이 없는 것으로 그 유사 판단에 아무런 관련이 없으므로, 피신청인이 주장하고 있는 'Best Air'의 식별력이 없어 신청인의 상표권의 효력이 경우에 따라 타인의 'Best Air'의 사용에 미치지 아니하는 문제는 별론으로 하고, 분쟁도메인이름은 일응 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.
이에 신청인은 규정 제4조 (a)항 (i)의 요건을 충족하였다.
신청인은 신청인이 관습법상의 권리를 확립하고 미국 등록 상표를 신청한 이후에 분쟁도메인이름을 등록하였으며 그 이후 피신청인은 16년 이상 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하였으므로, 이는 규정 ¶ 4 (a) (iii)에 따라 부정한 등록 사실을 입증하며 피신청인은 상표에 대한 정당한 소유자인 신청인이 인터넷 규정에 의해 의도된 바를 전적으로 사용하지 못하도록 방해하고 있다고 주장하고 있다.
그러나 당 패널이 살피건대, 분쟁도메인이름은 신청인의 미국 상표 등록일이 아닌 출원일인 2000.12.14. 이후 그리고 신청인의 상표에 대한 관습법상의 권리가 확립된 이후에 분쟁도메인이름이 등록된 사실을 강조하고 있음을 알 수 있으나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시인 2001.3.6.을 기준으로 불과 2개월 남짓한 기간 이전에 먼 이국에서 당시에 알려지지도 아니한 상표의 등록도 아닌 출원한 사실을 인지하고 거기에 편승하고자 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 추정할 수는 없다. 또한 신청인이 주장하는 자신의 상표에 대한 관습법상의 권리 확립은 위에서 이미 살펴본 바와 같이 인정할 수 없다. 그러므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 하는 신청인의 주장은 받아들일 수 없다.
또한 당 패널이 판단하건대 규정 ¶ 4 (a) (iii)의 요건은 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있을 것이라는 두 가지 요건의 모두를 신청인이 입증하여야 하므로 부정한 목적으로 등록한 점에 대해 신청인이 입증을 못했으므로 부정한 목적으로 사용하였는지 여부에 관한 신청인의 주장은 더 이상 살펴 볼 필요도 없지만 더 나아가 살펴본다 하더라도 신청인의 분쟁도메인이름의 16년 이상의 소극적 보유 사실에 관한 주장은 피신청인이 제출한 증거에 의하면2003년부터 2012년까지 분쟁도메인이름을 홈페이지와 이메일을 통해 최적의 항공권 정보 검색대행 서비스에 사용하였음을 알 수 있으므로 인정할 수 없다. 또한 그 이후 일정 기간의 분쟁도메인이름의 소극적 보유도 신청인 상표의 주지성을 인정하기 어려운 정황 등에 비추어 부정한 목적의 사용으로 인정할 수 없다.
그러므로 신청인은 규정 ¶ 4 (a) (iii)의 요건을 충족하지 못하였다.
신청인이 그 원하는 구제를 받기 위해서는 신청인은 규정 ¶ 4 (a)의 세 가지 요건을 모두 충족하여야 하는데 신청인은 규정 ¶ 4 (a) (iii)의 요건을 충족하지 못하였으므로 규정 ¶ 4 (a) (ii)의 요건에 관한 당사자의 주장과 다툼에 대해서는 더 이상 살펴볼 이유가 없다. 참조: Creative Curb v. Edgetec Int’l Pty. Ltd., FA 116765 (Forum Sept. 20, 2002) (finding that because the complainant must prove all three elements under the Policy, the complainant’s failure to prove one of the elements makes further inquiry into the remaining element unnecessary); Hugo Daniel Barbaca Bejinha v. Whois Guard Protected, FA 836538 (Forum Dec. 28, 2006) (deciding not to inquire into the respondent’s rights or legitimate interests or its registration and use in bad faith where the complainant could not satisfy the requirements of Policy ¶ 4(a)(i)).
피신청인은 신청인이 "Best Air"는 누구나 쓰고 있는 흔한 단어조합이라 식별력이 없음에도 불구하고, 관습법적 권리를 가지고 있었다고 주장한 점, 피신청인은 신청인이나 신청인의 상표를 알지도 못했고 도메인 판매 시도를 한 적이 한 번도 없음에도 피신청인이 신청인에게 판매할 목적으로 등록했다고 주장한 점, 신청인은 부속서류 S-5에서 피신청인의 도메인이름 등록 당시 신청인이 "BestAir filters"가 아닌 "RPS filters"라는 용어를 사용해온 필터 목록 페이지를 고의로 숨겼고, "BestAir"라는 상표를 등록 이전부터 광범위하게 써왔다고 허위 주장한 점, 홈페이지의 BestAir 용어 사용 추세로 볼 때 참조서류 S-3도 2004년 이후에서야 상표를 주로 사용한 결과 수치로 보임에도, 시간이 오래되서 2004년 이후 기록밖에 없다고 주장한 점, WayBack Machine에 2003년에서 2012년까지 피신청인이 홈페이지와 이메일을 사용한 기록이 남아있음에도 사용 기록이 전혀 없다고 허위 사실을 주장한 점 등 패널을 속이려 한 정황들이 많이 있다. 따라서 피신청인은 패널에 대해 이 사건 분쟁해결신청서의 주장이 도메인이름의 역강탈에 해당된다는 판단을 내려줄 것을 요청하고 있다 (절차규칙 제15조 (e)항).
그러나 신청인이 아무런 권원이 없는데도 이 사건 분쟁 해결 신청을 한 것이 아니라 위에서 살펴본 바와 같이 자신의 미국 상표등록권을 근거로 한 것이며 신청인이 규정 ¶ 4 (a) (i)의 요건을 충족한 경우에는 도메인이름의 역강탈 시도에 해당되지 않는다고 할 것이다. 참조: Gallup, Inc. v. PC+s.p.r.l., FA190461 (Forum Dec. 2, 2003) (finding no reverse domain name hijacking where complainant prevailed on the “identical/confusingly similar” prong of the Policy)
판결 (DECISION)
UDRP 규정에서 요구하는 규정 ¶ 4 (a) (iii)의 요건을 충족하지 못하여, 패널은 신청인의 신청을 기각하기로 판결한다. 따라서 <bestair.com> 도메인 이름을 피신청인이 계속 보유 하도록 지시한다. (Having not established element under Policy ¶ 4(a)(iii), the Panel concludes that relief shall be DENIED. Accordingly, it is Ordered that the <bestair.com> domain name REMAIN WITH Respondent.)
패널: 남호현
(Ho Hyun Nahm, Esq.)
판결일: 2017. 6.12. (June 12, 2017)
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