ULUSAL TAHKİM FORUMU

 

KARARI

 

Eli Lilly and Company v. Gökhan Edinc / Life Medikal Dış. Tic. Ltd. Şti.

Dava Numarası: FA1712001762993

 

TARAFLAR

 

Davacı, Faegre Baker Daniels LLP’den Stephanie A. Gumm, Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen Eli Lilly and Company (“Davacı”)’dir.

 

Davalılar ise Türkiye’de yerleşik Gökhan Edinc ve Life Medikal Dış. Tic. Ltd. Şti. (“Davalılar”)’dir.

 

SİCİL VE UZLAŞMAZLIĞA KONU ALAN AD(LAR)I 

 

Bahse konu alan adları <cialisorjinal.com> ve <e-cialisturkiye.net>, FPS Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") aracılığı ile tescil edilmiştir.

 

HEYET

 

Aşağıdaki imza sahibi, bağımsız ve tarafsız olarak hareket ettiğini ve bilgisi dahilinde işbu kovuşturmada İdari Hakem olarak görev yapması konusunda bilenen bir aykırılığı olmadığını onaylar.

 

İdari Hakem sıfatıyla Ahmet Akgüloğlu.

 

USUL GEÇMİŞİ

 

Davacı, 15 Aralık 2017 tarihinde Ulusal Tahkim Forumu’na elektronik bir Şikayet başvurusu sunmuştur. 

 

20 Aralık 2017 tarihinde, FPS Inc, <cialisorjinal.com> ve <e-cialisturkiye.net>, alan adlarının FPS Inc. aracılığı ile tescil edildiğini ve bu adlarının halihazırda Davalılar’ın adına kayıtlı olduğunu, Ulusal Tahkim Forumu’na gönderdiği e-posta ile teyit etmiştir. FPS Inc. Davalılar’ ın FPS Inc. kayıt sözleşmesi ile bağlı olduğunu ve üçüncü şahıslarca iddia edilen alan adı uyuşmazlıklarının, ICANN’nin Alan Adı Uzlaşmazlık Çözümü Yeknesak Politikası (“Politika”) uyarınca çözülmesini kabul ettiğini doğrulamıştır.

 

Davacı, 27 Aralık 2017 tarihinde Ulusal Tahkim Forumu’nun 26 Aralık 2017 tarihli İhbarnamesi’ ne cevaben Şikayet başvurusundaki Davalılar’ a ait iletişim bilgilerini güncel Who.is kaydına göre değiştirerek yeniden sunmuştur. 

 

2 Ocak 2018 tarihinde Forum, Türkçe dilindeki şikayet başvurusunu ve tüm eklerini, Davalılar’ ın Şikayet’ e bir Cevap Layihası sunabileceği son tarih olarak 22 Ocak 2017 tarihini gösteren ve Türkçe dilindeki Şikayet İhbarnamesi ile birlikte, Davalılar’ ın kaydında teknik, idari ve faturalama bağlantıları olarak sıralanan tüm kişi ve kuruluşlara ve postayöneticisi@cialisorjinal.com ve postayöneticisi@e-cialisturkiye.net adreslerine e-posta ile tebliğ etmiştir. Ayrıca 2 Ocak 2018 tarihinde, Davalılar’ a tebligat yapılan e-posta adreslerini ve Cevap Layihası için son tarihi bildiren Türkçe dilindeki Şikayet İhbarnamesi, Davalılar’ a posta ve faks ile Davalılar’ ın kaydında teknik, idari ve faturalama bağlantıları olarak sıralanan diğer tüm kişi ve kuruluşlara da iletilmiştir.

 

Davalılar’ dan herhangi bir cevap alınmaması üzerine, Ulusal Tahkim Forum’u taraflara bir Davalı Gıyap Tebligatı iletmiştir.

 

30 Ocak 2018 tarihinde, Davacı’ nın uzlaşmazlığın tek üyeli bir İdari Hakem tarafından karara bağlanması talebi uyarınca, Ulusal Tahkim Forum’u Ahmet Akgüloğlu’ nu İdari Hakem olarak atamıştır.

 

Yazışma kayıtlarının incelenmesinin ardından, İdari Heyet (“Heyet”), (1 Mart 2010’da yürürlüğe giren) Ulusal Tahkim Forumu’nun Alan Adı Uzlaşmazlık Çözümü Yeknesak Politikası Kuralları ("Kurallar") 2(a) Maddesi kapsamındaki “Davalı’ ya fiili tebliğde bulunulması için düşünülen mevcut vasıtaları makul şekilde kullanmak” sorumluluğunu, Kural 1’de tanımlanan bir Yazılı Tebligat sunarak yerine getirdiğini tespit etmiştir. Buna göre, Heyet, sunulan belgeleri esas alarak ve UDRP Politikası, UDRP Kuralları, Ulusal Tahkim Forumu'nun Ek Kuralları ve Heyet’in uygun gördüğü tüm kurallar ve kanuni esaslara göre kararını, Davalılar’ dan gelecek herhangi bir cevaptan istifade etmeden verebilir.

 

MAĞDURİYETE İLİŞKİN TALEP

 

Davacı, alan adlarının Davalılar’dan Davacı’ya devredilmesini talep etmektedir. 

 

TARAFLARIN İDDİALARI

 

A. Davacı

 

Davacı,

 

·         Dosyada iki davalı olmasına rağmen, ihtilaf konusu alan adları arasında bağlantı bulunduğunu, bu nedenle tek bir dosyada birleştirilmesi gerektiğini,

 

·         CIALIS markası üzerindeki hakların 1999 yılının başlarından itibaren kendisine ait olduğunu, ilk tescilin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde 10 Haziran 2003 yılında gerçekleştirildiğini,

 

·         CIALIS markalı farmasötik ürünlerin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 2003 yılında satışa başlandığını, CIALIS markasının 127 ülkede 134 marka teciline sahip olduğunu,

 

·         Bu marka ile 2016 yılında 2 milyar Amerikan Doları’nı aşkın ciro elde edildiğini,

 

·         Davalılar’ın söz konusu alan adlarını 11 Haziran 2017 ve 10 Ekim 2017 tarihlerinde tescil ettirdiğini, bu nedenle marka üzerindeki hakkın kendisi tarafından çok daha önce kazanıldığını, kendisinin de 2001 yılından itibaren  <cialis.com> alan adını kullandığını,

 

·         CIALIS markasının ayırt ediciliğinin son derece yüksek olduğunu bunun pek çok idari hakem kararı ile de tevsik edildiğini,

 

·         Davalılar’ a ait alan adlarının CIALIS markası ile karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olduğunu, alan adlarında yer alan TÜRKİYE ve ORJİNAL kelimelerinin CIALIS markasına eklenmesinin, karıştırılmayı önlemeye yetmeyeceğini,

 

·         Davalılar’ ın alan adları üzerinde meşru bir menfaati veya hakkı bulunmadığını, ihtilaf konusu  <cialisorjinal.com> ile ilişkilendirilen web sitesinin, <e-cialisturkiye.net> alan adlı web sitesine köprü (hyperlink) işlevi gördüğünü, CIALIS markalı ürünün sahte versiyonlarının satıldığı online bir eczane olduğunu, internet sitesindeki ürünlerin ABD Gıda ve İlaç Kurumu veya diğer bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmadığını,

 

·         Davalılar’ ın CIALIS markası ile ilişkileri varmış izlenimi yaratmak için söz konusu alan adlarını seçtiklerini ve bu yolla kullanıcıları web sitelerine yönlendirmek için CIALIS markasının tanınmışlığını ve itibarını kullandıklarını,

 

·         Davalılar’ın CIALIS markası ile karışıklık yaratacak derecede benzer olan alan adlarını tescil ettirirken, markanın tanınmışlığından dolayı markayı bildiklerini, bu yolla haksız kazanç elde etme amacında olduklarını, bu nedenle alan adını tescil ederken kötü niyetli olduklarını,

 

·         Tüketicilerin tıbbi ürünlerle ilgili yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgilere maruz kalma tehlikesinin de Davalılar bakımından kötü niyete karine teşkil ettiğini

 

beyan etmiştir.

 

B. Davalı

 

            Davalılar, Davacı’nın iddialarına karşı herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

 

 

USULE İLİŞKİN ÖNCELİKLİ KONU – BİRLEŞTİRME TALEBİ

 

Davalı, Kurallar’ ın 3(c) veya 10(e) bentleri uyarınca, bu tekli idari işlemin birden fazla Davalı’ ya karşı birleştirilerek yürütülmesini talep etmektedir.

 

Birden fazla Davalı’ nın birleştirilmesi, Davacı’ nın çekişmeli alan adlarının ortak kontrol altında olduğunun gösterilmesi koşulu ile Kurallar’ ın 3(c) veya 10(e) hükümlerine uygundur.

 

UDRP içtihatları, çekişmeli alan adları veya web siteleri üzerinde ortak kullanımın mevcut olduğu durumlarda, birden fazla Davalı’nın birleştirilmesinin, farklı isimlerdeki alan adlarının tescil edilmesinde dahi, Kurallar’ın paragraf 3 (c) ve 10 (e) hükümlerine uygun olduğu yönündedir. Bakınız Eli Lilly and Company v. Darren K. Headley et al., D2013-1303 (WIPO, Eylül 3, 2013), Guccio Gucci S.p.A v. Andrea Hubner et al., D2012-2212 (WIPO, Şubat 8, 2013)

 

İhtilaflı alan adlarının müşterek kontrole tabi olduğunun tespit edilmesine ilişkin yaklaşık ispat gerekir. Bakınız Seiko Holdings Kabushiki Kaisha v. L. Collins Travis, C. Turner Jose, et al., D2013-0994 (WIPO, 6 Ağustos 2013)

 

Davacı tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde sunulan Revize ekler incelendiğinde; <cialisorjinal.com> alan adını tescil ettiren kişinin Davalı Life Medikal Dış Tic. Ltd. Sti. olduğu, <e-cialisturkiye.net> alan adını tescil ettiren kişinin ise Gokhan Edinc olduğu ve fakat Kurum (Organization) olarak Life Medikal Dış Tic. Ltd. Şti. nin belirtildiği, iki alan adı bakımından da aynı adresin kullanıldığı ve aynı kayıt kuruluşu aracılığı ile tescil edildiği tespit edilmiştir.

 

Davalılar aksini iddia eden bir beyanda bulunmamıştır.

 

Bu nedenle, İdari Hakem tarafından yaklaşık ispat kuralının da ötesine geçilerek, her iki alan adı bakımından ortak kullanım olduğu yönünde kuvvetli şüphe kanaatine varıldığından dolayı birleştirme talebi kabul edilmiştir.

 

BULGULAR

 

Tarafımızca, dosyaya sunulan belgeler çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde,

 

·         Davacı’ nın 2003’den bu yana CIALIS markası ile dünyanın pek çok ülkesinde farmasötik ürün satışı yaptığı,  

 

·         Davacı’ nın CIALIS markası ile pek çok ülkede geçerli marka tescillerinin bulunduğu,

 

·         Davacı’nın CIALIS markası ile ilgili ilk tescilinin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde 10 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştiği,

·         Davacı’nın <cialis.com> alan adını 10 Ağustos 1999 yılında tescil ettirdiği ve aktif olarak kullandığı,  

 

·         Davalılar’ın söz konusu alan adlarını 11 Haziran 2017 <cialisorjinal.com> ve 10 Ekim 2017 <e-cialisturkiye.net> tarihlerinde tescil ettirdiği,

 

·         Davalılar’ın ilgili alan adları vasıtasıyla CIALIS markalı farmasötik ürünler sattığı

 

tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA

 

Kurallar’ın 15(a) Maddesinde Heyet’ten “bir şikayet başvurusunu Politika, işbu Kurallar ve uygun gördüğü tüm kurallar ve kanuni esaslara göre sunulan beyanlar ve belgeleri esas alarak karara bağlaması” istenir.

 

Politika’nın 4(a) Maddesinde Davacı’nın bir alan adının iptal edilmesi veya devredilmesi yönünde bir hüküm alabilmesi için şu üç unsurun her birini kanıtlaması istenir:

 

(1)   Davalı’ya kayıtlı alan adının Davacı’nın üzerinde hak sahibi olduğu bir ticari marka veya hizmet markası ile aynı veya karışıklığa yol açacak derecede benzer olduğu;

(2)   Davalı’nın alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru çıkar sahibi olmadığı ve

(3)   Alan adının kötü niyetle kaydettirilip kullanıldığı.

 

Aynı ve/veya Karışıklığa Yol Açacak Derecede Benzer

Kurallar’ ın 4(a)(i) maddesi uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Davacı’ nın ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Kurallar uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Davacı CIALIS markasının tescili için ilk defa 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi nezdinde başvuruda bulunmuş, marka 2003 yılında tescil olmuştur. Bakınız Lilly ICOS LLC v. Andrew Riegel, D2006-1088 (WIPO, 19 Ocak 2006). (İdari Hakem Davacı’nın USPTO nezdindeki tescilini CIALIS markası üzerindeki hakkı bakımından yeterli bulmuştur) 

Davacı’nın sunmuş olduğu eklerden anlaşıldığı kadarıyla Davacı paralel olarak CIALIS markasını Türkiye’de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde tescil ettirmiştir ve halen tescilli durumdadır.    

Öte yandan, CIALIS markası, Davacı’nın faaliyetleri neticesinde dünyaca tanınmış ve ayırt edici bir marka haline gelmiştir. Bakınız Lily ICOS LLC v. Leonid Mineev D2007-0476 (WIPO, 5 Haziran 2007) (İdari Hakem CIALIS’in keşfedilmiş bir kelime olduğunu, genel kullanımının olmadığını ve bu nedenle ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu belirtmiştir) 

İdari Hakem, ihtilaflı alan adları ile CIALIS markalarının birebir aynı olduğunun tartışmasız olduğu görüşündedir. İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adlarına eklenen ORJİNAL ve TÜRKİYE ibareleri, söz konusu alan adlarının CIALIS markasıyla ayniyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Davacı’nın markasıyla birebir aynı olduğuna ve Kuralları’ın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

Haklar veya Meşru Çıkarlar

Kurallar’ ın 4(c) maddesi uyarınca Davalı, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatini ortaya koyabilir:

(i) Davalı’ nın, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli ("bona fide") mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya

(ii) Davalı’ nın (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya

(iii) Davalı’ nın alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Davacı' dadır. Davacı, ihtilaflı alan adı üzerinde Davalı’ nın hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Davacı’ nın, Davalı’ nın ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde; Davalı, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Davalılar’ ın ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Davalılar tarafından herhangi bir cevap verilmediği gerekçesiyle Davacı tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır. Bakınız See Talk City, Inc. v. Robertson, D2000-0009 (WIPO, 29 Şubat 2000) (Cevabın sunulmaması halinde Davacı’ nın iddialarının doğru sayılacağı belirtilmiştir.) Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, inc., FA 95095 (Nat. Arb. Forum 31 Temmuz 2000) (Davalı’ nın cevap sunmaması halinde, Davacı’ nın makul tüm iddialarının doğru sayılacağına hükmedilmiştir.)

Öte yandan, Davalılar, ihtilaf konusu alan adı ile tanınmamaktadır ve Davacı tarafından kendilerine verilmiş bir yetkilendirme de bulunmamaktadır. Bu konuda Davalı tarafından sunulmuş bir delil yoktur.  

Bundan dolayı, Davalılar’ ın Kurallar’ ın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Davacı' nın Kurallar’ ın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

Kötü Niyetli Kayıt ve Kullanım

Kurallar’ ın 4(a)(ii) no.lu maddesi uyarınca Davacı, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Davacı, CIALIS markasını 1999’da bulmuş ve daha sonraki yıllarda yaptığı emek ve yatırımlarla dünya çapında bilinir hale getirmiştir. Bu bilinirlik davalıların, alan adlarını tescil ettirdiği tarihlerden çok daha eskiye dayanmaktadır. Davalılar’ın da farmasötik ürün sattığı ve hatta CIALIS markalı ürünleri sattığı göz önünde bulundurulduğunda, Davalılar’ın alan adlarını tescil ettirirken CIALIS markasını bilmediğini kabul etmek mümkün değildir.

Davalılar, CIALIS markalı ürünleri, CIALIS unsuru içeren alan adları altında kurulu internet sitelerinde satarak tüketicileri yanıltma amacı gütmektedir. Bu nedenle, Davalıların alan adını tescil ederken kötü niyetli olarak hareket ettikleri son derece açıktır.

Emsal olabilecek pek çok UDRP kararlarında da belirtildiği üzere, başkasına ait tanınmış bir markanın, alan adı olarak tescil edilmek suretiyle, haksız yarar sağlamaya çalışılması kötü niyeti işaret etmektedir. Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery, D2004-1101) (WIPO, 16 Mart 2005) 

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Davalılar’ın ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Davacı’nın markasıyla birebir aynı olduğuna ve Kurallar’ ın 4(a) maddesinde yer alan üçüncü şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

KARAR

 

UDRP Politikası kapsamında gerekli görülen üç unsurun hepsini tespit eden Heyet, talebin KABUL EDİLMESİNE karar vermiştir.

 

Karar uyarınca, <cialisorjinal.com> ve <e-cialisturkiye.net>  alan adlarının Davalılar’dan Davacı’ya DEVREDİLMESİ uygun görülmüştür.

 

 

Ahmet Akgüloğlu

İdari Hakem

Tarih: 14 Şubat 2018