National Arbitration Forum

 

DECISION

 

Hispanic Information and Telecommunications Network, Inc. v. Steve Kerry

Claim Number: FA0612000864752

 

당사자 (PARTIES)

 

본건 신청인은 Hispanic Information Telecommunications Network, Inc. (이하 “신청인”이라 한다)이며, 그의 대리인은 CityPlace, Hartford, CT 06103에 주소를 두고 있는 Day, Berry & Howard LLP의 Elizabeth A. Alquist이다.  피신청인은 Steve Kerry (일명 “김태호, Kim Taeho”,이하 “피신청인”)로서, 그의 주소는 대한민국 301-601 광주광역시 서구 금호동 금호베스트빌 808호에 있다.

 

등록기관  및 분쟁 도메인 이름 (REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME )

 

본건에서 분쟁대상이 되고 있는 도메인 이름은  <hitn.com>으로,  Doregi.com으로 알려진Hangang Systems, Inc. 에 등록되어  있다.

 

패널위원 (PANEL)

 

패널위원으로 위촉된 변호사 최명석은 패널위원으로 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 그가 아는한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 확인하고 있다.

 

행정절차 개요 (PROCEDURAL HISTORY)

 

본건 신청서는 2006년 12월 12일 전자우편으로 National Arbitration Forum에 접수되었고, 2007년 1월 23일 서면으로 접수되었다.

 

2007년 1월 25일 Doregi.com으로 알려진 Hangang Systems, Inc. 는 전자우편을 통해 본건 도메인 이름 <hitn.com> 이 당해 등록기관에 등록되어 있으며 피신청인이 현재 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. Hangang Systems, Inc. 는 피신청인이 당해 등록기관과의 약정에 의해 ICANN의   통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”)에 따라 제3자에 의해 제기된 도메인 이름 관련분쟁을 해결하기로 하였음을 확인하였다.

 

2007년 1월 25일 신청서 접수 및 행정절차 개시 통지가 같은해 2월 14일까지 답변서를 제출할 수 있다는 고지와 함께 전자우편, 일반우편 및 팩스전송의 방법으로 피신청인에게 송부되었으며, 피신청인의 등록자료상 기술, 행정, 과금 연락처로 등재된 모든 단체  및 개인들, 그리고 postmaster@hitn.com에 전자우편으로 송부되었다. 피신청인은 2007년 2월 14일, 답변서 제출기한내에 요건을 구비한 답변을 제출하였다.

 

2007년 2월 21일, 1인 패널위원을 희망하는 신청인의 요청에 의해 National Arbitration Forum은 최명석 변호사를 패널위원으로 선정하였으며, 2007년 2월 23일, 규정 절차규칙(이하 “규칙”) 제 15조 (b)항에 의거한 패널위원의 명령으로 2007년 3월 14로 결정기한이 연장되었다. 2007년 3월 13일, 패널위원은 추가 입증자료의 추가제출을 요구하였으며 결정기한은 2007년 4월 6일로 연장되었다.

 

신청인이 요청하는 구제의 내용 (RELIEF SOUGHT)

 

신청인은 분쟁 도메인 이름을 피신청인이 신청인에게 양도할 것을 요청하고 있다. 

 

사용언어 (LANGUAGE OF PROCEEDING)

 

분쟁도메인이름 등록기관의 확인에 의하면, 분쟁도메인이름 등록약관에서 사용된 언어는 한국어인 바, 규칙 제11조 (a)항에 의거하여 절차상 사용언어는 한국어로 하기로 한다.

 

당사자들의 주장 (PARTIES’ CONTENTIONS)

 

A. 신청인의 주장

 

신청인은1983년 설립되어 미국내의 라틴아메리카계 주민 (“히스패닉”)을 위해 교육, 사회, 문화 및 경제 정보 등을 제공하는 전기 통신망을 운영하면서,  자신의 서비스 및 그 내용물의 상징으로 HITN 표장을 계속 사용해 왔으며, 1996년 4월 19일경 등록한 www.hitn.tv와 2000년 10월 24일경 등록한 www.hitn.org 도메인 이름등을 통한 인터넷 서비스 및 케이블 텔리비젼 서비스 등을 제공하여 왔으므로 HITN 상호에 대한 관습법상의 권리를 보유하고 있다고 주장한다. 

 

이러한 사실을 바탕으로, 신청인은 2001년 5월 17일에 이르러 등록된 분쟁도메인 이름 <HITN.COM>이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 특히 신청인의 교육프로그램의 주 대상이 어린아이들이므로 혼동의 우려가 더 크다고 주장한다.

 

또한, 신청인이 피신청인에게 위 상표가 포함된 도메인이름을 사용하도록 허용한 바 없고, 피신청인이 HITN으로 일반 대중에게 알려지거나 합법적인 비상업목적으로 HITN 표장을 정당하게 사용하고 있지 않으며, 다른 웹사이트로 트래픽을 초래하는 등 소비자를 오도하여 상업적 이익을 얻고 있으므로 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 합법적 이해관계가 존재하지 않는다고 주장한다. .

 

아울러, 신청인은 피신청인이 35,000개가 넘는 도메인 이름을 보유하고 있고 그 중 다수가 유명 표장의 오식에 불과하며, 작년 한 해만도14건이 넘는 도메인이름 분쟁의 피신청인으로 지목되어 모든 분쟁에서 도메인이름을 이전하라는 결정을 받은 사실에 기초하여 볼 때 본건에 있어서도 피신청인이 HITN.COM 등록시 HITN 표장의 존재를 인지하고 있었음이 확실하며, 또한 동 표장과 연관된 영업권 및 경제적 이익을 취하기 위해 분쟁도메인 이름을 등록하였고, 의도적으로 상업적 이익을 얻을 목적으로 신청인의 표장에 대한 혼동을 초래하여 인터넷 이용자를 오도해왔으므로 악의에 의한 등록 및 사용이라고 주장한다.

 

B. 피신청인의 주장

 

이에 대하여 피신청인은 신청인이 HITN 표장에 대한 상표권을 등록한 바 없고, HITN.COM 등록후 특정 사업을 수행하기 위해 준비중이며, 신청인이 문제를 제기하는 HITN.COM 컨텐츠는 별도의 PPC 회사에 의해 관리되고 있으므로 피신청인에게는 책임이 없는 바, 권리 또는 정당한 이익이 없다거나 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것은 타당하지 않을 뿐 아니라, 오히려 신청인의 주장은 역도메인강탈에 해당한다고 주장한다.

 

 

검토 및 판단 (FINDINGS and DISCUSSION)

 

규칙 제15조 (a)항은 “패널위원은 규정 및 규칙, 기타 적용가능한 법원칙 및 법규정에 따라 제출된 주장 및 증빙에 근거하여 판단하여야 한다”고 규정하고 있다.

 

한편, 규정 제4조 (a)항은, 신청인으로 하여금 다음과 같은 사항들을 각 입증하도록 하고 있다:

 

“(i)     신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이  동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

 

(ii)      등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

 

(iii)     등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것”

 

분쟁 도메인 이름의 동일, 유사성 (Identical and/or Confusingly Similar)

 

신청인은 1983년 이래 자신의 서비스 및 그 내용물의 상징으로 HITN 표장을 계속 사용해왔으므로 HITN 표장에 대한 관습법상의 권리를 취득하였다고 주장하고 있으나 이에 대해 피신청인은 신청인이 HITN 상표권을 등록한 바 없으므로 신청인에게 권리가 없다고 주장하고 있다.

신청인의 주장을 판단하기에 앞서 피신청인의 주장의 타당성을 살펴보면, ICANN의 규정은 신청인이 상표 또는 서비스표에 대하여 권리를 가지고 있는지 여부를 판단함에 있어, 당해 상표 또는 서비스표를 등록하여 그 소유권을 가지고 있어야만 권리를 인정하는 것이 아님이 명백하므로 타당한 주장이라고 할 수 없다 (The British Broadcasting Corp. v. Renteria, WIPO Case Number D2000-0050, United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale Inc. WIPO Case Number E2002-0005 참조).

 

다음으로 신청인이 주장하는 바와 같이 신청인이 상표 또는 서비스표에 대한 관습법상의 권리를 보유하고 있다고 인정하기 위해서는, 당해 상표 또는 서비스표가 신청인 또는 신청인이 제공하는 상품 및 용역과 관련하여 일반 대중에게 신청인의 정체성을 대신할 정도로 명백한 동일성이 인정될 수 있는 수준에 이르렀어야 할 것이다 (First Place Financial Corp. v. Michele Dinola c/o SZK.com, NAF Case Number FA506772 참조).  이러한 정황을 입증할 수 있는 증거자료로서 그동안ICANN 패널위원들은 문제가 된 표장을 이용해 온 기간, 그 표장에 의하여 판매한 물품의 수량, 광고, 소비자 설문조사 및 언론매체에의 노출 등을 인정하여 왔다 (Candy Direct, Inc. v. italldirect2u.com, NAF Case Number FA 514784 참조).

 

이와 관련하여 신청인은, 1983년부터 계속하여 HITN 표장을 사용하여 왔고,  1996년 및 2000년에 각각 HITN.ORG와 HITN.TV를 등록하여 운영중이며, 현재 HITN의 케이블망을 통해 미국내에서 약 1천 2백 7십만의 히스패닉에게 프로그램을 제공중이고, 현재까지 미화 약 십만불을 광고비로 사용해왔다고 주장하면서, 이에 대한 입증자료로서 HITN 대표 특별보좌역 Ian G. Canino의 선서진술서, 신문등 언론매체의 보도자료, 광고비 지출 영수증 및 회계장부 등을 제출하였다.

 

이러한 입증자료들 및 다툼이 없는 주장사실 등을 종합하여 판단할 때, 신청인은 HITN 표장에 대한 관습법상의 권리를 보유하고 있다고 인정할 수 있다 하겠다.

 

이와 같은 판단을 기초로 신청인이 권리를 보유하고 있는 HITN 표장과 분쟁 도메인이름을 비교하여 보면, 확장자를 제외한 분쟁 도메인이름이 일반적인 명사가 아님에도 불구하고 정확하게 위 표장과 일치하고 있는바, 신청인이 권리를 보유한 표장과 분쟁 도메인이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 요구하는 규정 제4조 (a)항 (i)호의 입증은 충족되었다 할 것이다.

 

권리 또는 정당한 이익(Rights or Legitimate Interests)

 

권리 또는 정당한 이익의 존재여부에 대하여 규정 제4조 (c)항은 제반 증거들에 의해 다음의 정황 등이 인정되는 경우에는 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 입증된 것으로 보아야 한다고 기술하고 있다.

 

“(i)   등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우

 

(ii)    등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우

 

(iii)   등록인이 상업적 목적으로 그 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우”

신청인은 피신청인에게 위 상표가 포함된 도메인이름을 사용하도록 허용한 바 없고, 피신청인이 HITN으로 일반 대중에게 알려지거나 합법적인 비상업목적으로 HITN 표장을 정당하게 사용하고 있지 않으며, 다른 웹사이트로 트래픽을 초래하는 등 소비자를 오도하여 상업적 이익을 얻고 있으므로 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 합법적 이해관계가 존재하지 않는다고 주장하고 있다.

이와 같은 주장 및 제시 자료를 통해 신청인은 권리 또는 정당한 이익의 존재여부를 판단함에 있어 신청인 본인에게 요구되는 초기 입증책임을 다하였다고  판단되므로, 이하 이와 같은 신청인의 주장에 대한 반론으로서, 피신청인이 자신에게 권리 또는 정당한 이익이 존재함을 입증하였는지 검토해보도록 한다 (Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o. WIPO Case No. D2004-0110 참조).

신청인의 주장에 대해 피신청인은, 분쟁 도메인 등록 당시 신청인의 상표가 존재하지 않았으므로 신청인의 존재를 알지 못했고, 분쟁 도메인은 누구나 등록 가능한 상태였으며, 본래 세계 유명 도메인들의 DB를 구축하여 제공할 목적으로 2001년 등록하여 준비중에 있고, 현재 PPC (Pay Per Click) 파킹회사에 링크를 하여 정보 제공중이라고 반론을 전개하고 있다.

 

그러나, 본건의 경우 비록 피신청인이 2001년 분쟁 도메인 등록후 현재 준비중이라고 주장하고 있으나, 규정이 요구하는 바와 같이 ‘상당한 준비’ 라고 판단할 수 있는 아무런 증거자료를 제시한 바 없을 뿐더러, 분쟁도메인을 PPC (Pay Per Click) 서비스에 가입시켜  다른 웹사이트로 전환시키는데 사용하고 있다는 사실로는 피신청인이 분쟁도메인의 정당한 사용 또는 공정한 사용을 하고 있다고 인정하기 어렵다.

 

또한 피신청인은 분쟁도메인의 컨텐츠는 PPC 회사에서 사용자 검색량에 따라 자동으로 조절되므로 피신청인에게 책임이 없다고 주장하나,  신청인의 주고객이 히스패닉인 점, 분쟁도메인에 스페인어로 표현된 내용들이 주된 검색항목에 포함되어 있는 점으로 볼 때, 히스패닉 소비자의 오인을 초래하고 있다고도 볼 수 있을 것이다.

 

따라서, 신청인 및 피신청인의 주장과 제시한 증거자료, 그리고 규정의 내용을 종합적으로 판단할 때, 일응 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 볼 수 없다.

 

부정한 목적에 의한 등록 및 사용 (Registration and Use in Bad Faith)

 

규정 제4조 (b)항은 아래와 같은 특별한 정황 등이 인정되는 경우에는 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 입증된 것이라 규정하고 있다.

 

“(i)   등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에 대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우

 

(ii)    등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우

 

(iii)   등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우

 

(iv)   등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우”

 

본건에서 신청인은 주로 위 제4조의 (b)중 (ii) 및 (iv)에 근거하여 부정한 목적에 의한 등록 및 사용을 주장하고 있다.

먼저 제4조의 (b) 중 (ii)의 사유에 근거하여 부정한 목적에 의한 등록 및 사용이 인정되기 위해서는, 피신청인이 유사한 사실관계를 가진 다수의 도메인이름분쟁에 관련되어 있거나, 피신청인이 상표가 존재함을 알고도 다수의 유사한 도메인이름을 등록했을 경우여야 한다는 것이 과거 패널위원들의 공통된 견해이다 (Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors WIPO Case No. D2000-0010, Telstra Corporation Limited v. Ozurls WIPO Case No. D2001-0046 참조). 이와 관련하여 신청인의 증거자료 3에 따르면, 피신청인은 유사한 사실관계를 가진 다수의 도메인이름분쟁에 지속하여 관련되어 왔고, 모든 분쟁에서  도메인을 이전하라는 결정을 받은 사실이 확인되는 바, 이는 본건의 분쟁 도메인 이름 또한 부정한 목적에 의해 등록 및 사용되어 왔다는 것을 보여주는 중요한 판단근거가 된다고 할 수 있다.

다음으로 신청인은 제4조의 (b) 중 (iv)의 사유에 근거하여 피신청인이 의도적으로 상업적 이익을 얻을 목적으로 신청인의 표장에 대한 혼동을 초래하여 인터넷 이용자를 오도해왔으므로 부정한 목적에 의한 등록 및 사용이 인정된다고 주장하고 있다. 이와 관련하여 권리 또는 정당한 이익 항목에서 살펴본 바와 같이 피신청인은 신청인의 표장과 동일한 이름으로 분쟁 도메인을 등록한 후 동 도메인을 PPC 검색엔진으로 활용하여 경제적 이익을 얻어왔다고 판단되므로 부정한 목적에 의한 등록 및 사용에 해당한다고 하겠다 (BellSouth Intellectual Property Corporation v. Barbara Kayne WIPO Case No. D2005-0875 참조).

따라서 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적에 의해 등록 및 사용했다는 입증책임을 일응 다하였다고 판단된다.

 

역도메인강탈(Reverse Domain Name Highjacking)

 

규칙 제15조 (e)항 관련부분에 따르면, “만약 심사위원이 분쟁이 규정 제4조 (a) 항의 요건에 해당하지 않는다고 판단할 경우에는 이와 같이 밝혀야 하며, 만약 심사위원이 제출된 주장 및 증빙을 검토해본 결과, 본 신청이 역도메인강탈 또는 주로 도메인이름 소유자를 괴롭히기 위해 제기되었다고 판단될 경우에는, 결정문에 신청이 악의에 의해 이루어졌고 행정절차의 남용에 해당한다고 밝혀야 한다,”고 규정하고 있다. 본건에서 피신청인은 신청인의 주장이 역도메인강탈에 해당하는지 여부에 대한 판단을 요청하면서, 신청인의 인터넷사이트가 열리지조차 않고, 당해 인터넷사이트에 대한 자료를 제출하지 못하고 있으며, 피신청인의 도메인에 대한 소유권을 현재에 와서야 주장하는 것은 이유없다는 주장을 하고 있다. 그러나, 앞서 살펴본 바와 같이 본 분쟁은 규정 제4조 (a)항의 세 가지 요건을 모두 충족하므로 이와 같은 피신청인의 주장은 판단을 필요로 하지 않는다고 하겠다.

 

결 정 (DECISION)

 

앞서 살펴 본 바와 같이 규정 제4조의  (a)항에 열거된 3가지 각 요건이 모두 충족된다고 인정되므로, 신청인의 신청을 인용하는바, 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인이름 <HITN.com>을 이전하여야 한다.

 

패널위원    최  명  석
2007년 3월 OO일