(Foro Nacional de Arbitraje)
DECISIÓN
Google Inc. v. Lost Pyramid Holdings LTD d/b/a GMA Internacional
Demanda número: FA1203001435467
LAS PARTES
El Demandante es Google Inc. (el “Demandante”). El Demandado es Lost Pyramid Holdings LTD d/b/a GMA Internacional (el “Demandado”).
REGISTRADOR Y NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA
El nombre de dominio objeto de disputa es <gmai.com> registrado con el registrador BoteroSolutions.com S.A.
GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
Los abajo firmantes certifican que actúan independiente e imparcialmente y que dentro de su conocimiento, su posición de miembros del presente Grupo Administrativo de Expertos no se encuentra en conflicto de intereses con el presente procedimiento.
Bruce E. O'Connor, Presidente, Sir Ian Barker y Fernando Triana como miembros del Grupo Administrativo de Expertos.
ANTECEDENTES DE HECHO
El 20 de marzo de 2012, el Demandante presentó una Demanda ante el Foro Nacional de Arbitraje mediante comunicación electrónica. En la citada Demanda, el Demandante eligió proceder mediante comunicación electrónica de conformidad con el nuevo Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) y con el nuevo Reglamento Adicional del Foro para la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“Reglamento Adicional”), a través de la presentación de un formulario “opt-in” (de aceptación) disponible en la página de Internet del Foro.
El 23 de marzo de 2012, el registrador BoteroSolutions.com S.A. confirmó mediante correo electrónico enviado al Foro Nacional de Arbitraje que el nombre de dominio <gmai.com> está registrado con él y que el Demandado figura como el registrante de dicho nombre de dominio. Así mismo, BoteroSolutions.com S.A. verificó que el Demandado se encuentra vinculado por su contrato de registro y, de este modo, se obliga a resolver cualquier controversia relativa a el nombre de dominio iniciada por terceras personas de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet o ICANN (la “Política”).
El 16 de abril de 2012, el Foro envió al Demandado la Demanda junto con todos sus Anexos, incluyendo una Notificación Escrita, y estableció el 7 de mayo de 2012 como fecha límite para que el Demandado respondiera a la Demanda mediante correo electrónico.
El día 3 de mayo de 2012, se recibió una Respuesta del Demandado que, aunque oportuna y completa, excede el límite de páginas establecido en el párrafo 5(a) de las Reglas Suplementarias.
El 8 de mayo de 2012, el Demandante presentó un alegato adicional de acuerdo con el Reglamento Adicional 7.
De conformidad con la petición del Demandante de que un Panel de tres miembros solucione la controversia, el Foro Nacional de Arbitraje designó el 10 de mayo de 2012 a Bruce E. O'Connor, Presidente, Sir Ian Barker y Fernando Triana como el Panel de Expertos.
PETICIÓN
El Demandante solicita que el nombre de dominio ("Dominio") sea transferido por el Demandado al Demandante.
CONTROVERSIAS DE LAS PARTES
A. Demandante
El Demandante ofrece una amplia variedad de productos y servicios en Internet, que van más allá de los servicios de búsqueda. La lista completa de los productos y serviciosdel Demandante se encuentra en el sitio <google.com/intl/en/options/>.
Desde 1998, el Demandante ha usado la marca GMAIL ("la marca") en el comercio de los Estados Unidos de América en relación con servicios de correo y mensajeria electrónicos. Desde entonces, el servicio distinguido con la marca GMAIL se ha convertido en uno de los primeros servicios de correo electrónico gratuitos basados en la Web, con más de 193 millones de usuarios activos a noviembre de 2010. El sitio de Internet principal de GMAIL se encuentra en <gmail.com>. Los servicios de GMAIL se proveen en 54 idiomas diferentes. Al igual que el motor de búsqueda GOOGLE, el servicio de correo electrónico de GMAIL se integra con otros productos y servicios del Demandante.
La marca ha sido ampliamente promocionada entre los miembros del público general desde mucho antes del lanzamiento del servicio, y ha sido asociada exclusivamente con el Demandante y su reputación. Desde entonces la marca ha sido difundida y usada a nivel internacional de manera significativa, razón por la cual se ha vuelto una marca famosa y tiene un valor inmenso para el Demandante.
El Demandante posee numerosos registros de la marca en los Estados Unidos y en el extranjero desde abril de 2004. Entre ellos se encuentran el registro No. 2005-306-S del 21 de septiembre de 2005 obtenido en la Federación de San Cristobal y Nieves (domicilio del Demandante), y el No. 3,150,462 del 3 de octubre de 2006 otorgado por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América (la USPTO, por sus iniciales en inglés).
Una revisión de los registros históricos de la base de dato WHOIS para el nombre de dominio indican que el Demandado lo registró en algún momento después del 27 de noviembre de 2011 (momento en el que fue registrado por medio de un registrador diferente para un servicio privado), es decir, mucho después de que el Demandante adquirió sus derechos de common law sobre la marca en los Estados Unidos de América y su registro marcario.
El Demandante ha usado la marca de manera continua desde mucho antes de noviembre de 2011, probablemente la fecha más antigua en la que el Demandado registró el nombre de Dominio. Por consiguiente, el Demandante es titular de derechos marcarios anteriores al registro del nombre de dominio.
El Dominio redirecciona a los visitantes al sitio de Internet <channelrewardcentral.com>, en el cual le ofrece a los usuarios que ingresaron a él por error, premios a cambio de completar lo que denomina "nuestra encuesta anual de visitantes”. Así, el Demandado usa el nombre de dominio para atraer a los usuarios de los servicios de correo y mensajería instantánea del Demandante a un sitio de Internet diferente, en donde deben completar una supuesta encuesta sobre sus hábitos de Internet bajo la promesa de recibir a cambio un producto tecnológico costoso y otras "recompensas". Es decir, el Demandado engaña a los usuarios de Internet para que (1) le provean su dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono celular y fecha de nacimiento; (2) participen en supuestos concursos; (3) se registren en planes para recibir mensajes de texto por un costo mensual; y (4) descarguen una barra de herramientas de adware. Como el Nombre de Dominio no se usa en relación con ningún negocio o servicio legítimo, es probable que los consumidores de los servicios ofrecidos por el Demandante equivocadamente concluyan que la encuesta en realidad la realiza él.
La encuesta del Demandando funciona de la siguiente manera: i) Bajo la promesa de un premio futuro, el usuario debe elegirlo entre una gama de posibilidades que se le ofrecen, ii) luego el usuario debe proporcionar informacion personal tal como su dirección de correo electrónico, nombre completo, dirección postal, fecha de nacimiento, número de celular y número de línea fija. Iii) Tras confirmar esta información personal, el usuario debe suministrar más información en una encuesta adicional, esta vez relacionada con su estado civil, si posee una casa y su calificación crediticia. Iv) Tras completar dicha encuesta adicional, que consta de 13 preguntas, el usuario debe reconfirmar su dirección de correo electrónico y código postal, y luego descargar una barra de herramientas adware para obtener el "premio." V) Después de descargar la barra de herramientas, se le anima al usuario a completar otras encuestas para suministrar su información personal de contacto, incluyendo su número de teléfono celular, a varias otras entidades comerciales.
Al registrar el nombre de Dominio el Demandado solamente eliminó una letra (la L del final) de la famosa la marca. La palabra “gmai” no tiene significado en el idioma inglés. Esta modificación tiene por finalidad aprovechar los frecuentes errores ortográficos o tipográficos que cometen los usuarios al buscar la marca en Internet, luego el nombre de Dominio es un ejemplo de error tipográfico deliberado. En consecuencia, la marca y el nombre de dominio son similarmente confundibles.
La marca es tan conocida en el mundo entero que es difícil imaginar que el Demandado ostente y pueda reclamar algún derecho o interés legítimo sobre el Dominio.
El Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de Dominio ni ningún otro nombre que contenga la marca del Demandante. El sitio de Internet del Demandado no menciona que el nombre de Dominio o la marca del Demandante, sean el nombre o el apodo con el cual se conoce al Demandado. Se puede concluir que un registrante no tiene ningún derecho ni interés legítimo en un nombre de dominio, cuando no existen indicios de que sea conocido por dicho nombre.
El Demandante no ha autorizado al Demandado a usar ninguna de sus marcas registradas de ninguna forma. El uso no autorizado de una Marca, en nombres de dominios que la incorporan o incorporan una aproximación casi idéntica, es una prueba concreta de que el Demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo en el nombre de Dominio.
El Demandado no puede afirmar que ofrece bienes o servicios de buena fe al redirigir a los visitantes a un sitio de Internet que tiene como fin aprovecharse de los usuarios que buscan el sitio de Internet del Demandante, GMAIL, y engañarlos para que descarguen barras de herramientas de adware o que les provean su información de contacto a terceros.
Es probable que el Demandado obtenga beneficios significativos por redireccionar a los usuarios hacia la encuesta, por engañarlos para que descarguen la barra de herramientas adware y por lograr que se registren en concursos para recibir otros productos y servicios. Posiblemente el Demandado vende la información suministrada por los usuarios al completar la encuesta. Así, el Demandante hace un uso indebido e ilegítimo de la marca, lo cual difiere de un uso no comercial legítimo o justo del nombre de dominio. Este proceder difiere de un uso de la marca de buena fe.
Adicionalmente, el uso del nombre de dominio para imitar el sitio web del Demandante con el fin de obtener información personal constituye "phishing", lo cual tampoco constituye una oferta de bienes o servicios de buena fe, ni un uso legítimo no comercial. La promesa de premios valiosos para atraer con engaños a los usuarios de los servicios del Demandante, hacia un sitio de Internet en donde deben descargar una barra de herramientas de adware y brindar su información personal de contacto a terceros, constituye un esquema de phishing.
La prueba respalda la conclusión de que el Demandado registró y usa el nombre de Dominio de mala fe. La fama y la calidad únicas de la marca, adoptada y registrada por el Demandante antes del registro del nombre de Dominio, hacen que sea extremadamente improbable que el Demandado lo creara de manera espontánea. Incluso, los altos niveles de reconocimiento y notoriedad de una marca como la del Demandante, son suficientes para establecer que el registro del nombre de dominio se obtuvo de mala fe.
La prueba también demuestra que el Demandado usa el nombre de dominio con el objetivo principal de perjudicar la actividad de un competidor. El Demandado no solo aprovechó la posibilidad latente de que los usuarios de Internet cometan errores al buscar la marca en Internet y/o los servicios que con ella se distinguen, sino que además intenta confundirlos para que piensen que el nombre de dominio está relacionado con el Demandante. El sitio de Internet del Demandado incluye la palabra "GRACIAS" en un estilo de letra similar al que usa el Demandante para la marca, así como sus colores característicos (azul, rojo, amarillo y verde. Es decir, el nombre de dominio redirige a los usuarios a un sitio de Internet estéticamente similar al del Demandante, para hacerlos creer que éste cuenta con su patrocinio, afiliación o respaldo.
En conclusión: El uso y registro de un nombre de dominio casi idéntico a la famosa marca del Demandante, con una palabra que además carece de significado en inglés (o cualquier otro idioma), constituye uso de mala fe. Usar un nombre de dominio para obtener información personal de un usuario constituye phishing y un registro obtenido de mala fe. Los esfuerzos del Demandado por engañar a los consumidores imitando el sitio de Internet de GMAIL, requiriendo el suministro de información personal, forzando a los usuarios a descargar una barra de herramientas de adware y previa la entrega de su información personal a terceros, da cuenta de un claro registro y uso de mala fe.
B. Demandado
El Dominio no es idéntico a la marca ni tampoco el Demandante aportó alguna prueba capaz de demostrarque el nombre de dominio es similarmente confundible con la marca.
La marca GMAIL distingue servicios de correo electrónico. Así, el significado de la marca constituye la descripción de un tipo de "mail" (correo en inglés). El Dominio omite la letra "L" del final de la palabra "mail". Esta omisión elimina cualquier posibilidad de confusión entre el nombre de dominio y la marca, porque el primero no hace ninguna sugerencia clara al significado de la palabra "mail", que es el mismode la marca.
El Demandado se encuentra involucrado en el negocio del marketing y la publicidad. El negocio del Demandado se realiza desde varios nombres de dominio de Internet, entre los cuales se encuentra el objeto de disputa en el presente procedimiento administrativo. Éste fue creado y registrado el 20 de diciembre de 1991 y no el 27 de noviembre de 2011 como se afirma en la Demanda. Entre otras cosas, una de las herramientas del Demandado para desarrollar su negocio son las encuestas online para recolectar información a través de una serie de cuestionarios, entre ellos, los de tendencias.
El demandante afirma que la marca se utiliza en el comercio "en conexión con el suministro de correo electrónico y servicios de mensajeria electrónica". Una búsqueda de la marca registrada GMAIL en los Estados Unidos de América revela la existencia de dos registros, uno para "servicios de comunicacion, particularmente transferencia de mensajes electrónicos para grupos de dos o más personas por medio de una red informatica global" y el segundo para "servicios de correo electrónico".
Por el contrario, los sitios de Internet del Demandado no ofrecen ni se relacionan con servicios de correo electrónico de ningún tipo. Ninguna de las marcas registradas a nombre del Demandante están registradas para distinguir servicios que se entrecrucen con el negocio del marketing y la publicidad del Demandado. Además, las marcas registradas por el Demandante son marcas nominativas, no mixtas. Aunque el Demandante menciona unas similitudes de diseño, no tiene ningún derecho para hacer este tipo de afirmaciones.
La ley de marcas registradas permite que varias personas utilicen la misma marca para distinguir diferentes bienes y servicios. En consecuencia, ser titular de derechos sobre una marca para distinguir ciertos productos o servicios no impide que otras personas sean titulares de derechos sobre la misma marca, pero para distinguir otro tipo de productos y servicios. Por eso, puesto que la marca del Demandante solamente distingue servicios de correo electrónico y no todos los servicios que el Demandante dice ofrecer, el alcance de la marca es limitado y no se extiende al negocio de marketing y publicidad en el que trabaja el demandado.
El término "mail" existe desde que existen los medios de comunicacion mediante la entrega de bienes materiales entre dos personas. El término "mail es genérico y el Demandante no puede sostener o adquirir derechos sobre él simplemente con la adición de la letra "g". La adición de dicha letra parecer hacer referencia al nombre del Demandante, es decir, GOOGLE. Sin embargo, la realidad es que hace referencia al correo electrónico global, es decir, al “global mail”. El Demandante no puede reclamar derechos exclusivos sobre las expresiones “global” y “mail” aisladas, así como tampoco sobre la combinación de las palabras “global mail”.
Antes de pertenecer al Demandante, la marca GMAIL estaba registrada a nombre de Precision Research, Inc., una empresa de marketing, ingeniería, diseño y gestión profesional cuya subdivisión, InterActive Visions, Inc., desarrolló el producto "gmail", consistente en el primer programa comercial de blogs de Internet en 1994, diferenciándolo del servicio ofrecido por el Demandante mediante la siguiente aclaración: "Esto no es el nuevo Gmail de Google actualmente en la prueba Beta". El producto "gmail" de InterActive Visions, Inc. fue desarrollado como un medio para lograr comunicación efectiva entre grupos de personas que compartan intereses en común.
Ya se mencionó que el significado de la marca es genérico. Si ésta adquirió algún significado secundario, lo hizo desde el 2004 cuando el Demandante la compró y empezó a comercializar sus servicios con ella. En cualquier caso, éstos derechos son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado el 20 de diciembre de 1991, mucho antes (siete años) del primer uso de la marca en el comercio por parte del Demandante. El registro inicial lo obtuvo GMA Industries, Inc., una compañía estadounidense domiciliada en 20 Ridgely Avenue Suite 301, Annapolis, MD 2l401, Estados Unidos. Ésta compañía era conocida por su nombre y por el acrónimo GMAI. De la misma manera, al Demandado se le conoce por el nombre GMA Internacional, puesto que GMA representa a Guttierez, Madriga y Alonzo, los apellidos de sus socios. Lost Pyramid Holdings, LTD fue simplemente el nombre de la corporación adquirida por el Demandado en el 2004 con el objetivo de gestionar sus actividades en Internet. Es decir, al Demandado se le conoce por el mismo nombre que constituye el Dominio.
No existe evidencia de que algún usuario que haya visitado el sitio de Internet "gmai.com" por error porque en realidad estuviera buscando el del Demandante, y que además haya procedido a diligenciar el cuestionario en vez de intentar buscar nuevamente el sitio de Internet deseado, es decir gmail.com. Esto tiene sentido porque el usuario que quiere enviar un correo electrónico a otra persona puede notar la existencia de las encuestas promocionales y de los premios, lo cual difiere sustancialmente de un servicio de correo electrónico.
A lo largo de sus 21 años de registro, el nombre de Dominio acumuló un tráfico considerable, alcanzado gracias a las politicas y procedimientos claramente divulgados por el Demandado.
Tampoco existe evidencia de ningún esfuerzo por parte del Demandado de vender el Dominio al Demandante o bien ofrecer el Dominio al Demandante en algún momento. No existen registros de que el Demandado haya intentado vender el dominio a alguna persona o de utilizarlo en detrimento de los derechos del Demandante.
Al ser el registro del nombre de dominio anterior al uso y registro de la marca, no puede afirmarse que éste se haya registrado con la finalidad de afectar el negocio de un competidor.
EI Demandado no intenta atraer, para obtener ganancias comerciales, a usuarios de Internet creando confusión con la marca del Demandante, haciéndoles creer que entre ellos existe alguna relación de afiliación, patrocinio, apoyo, etc. El sito de Internet del Demandado no hace referencia en ninguna parte al Demandante o a su marca, ni en él se ofrecen servicios de correo electrónico, como los del Demandante.
La fecha en que debe analizarse la mala fe del registro del nombre de dominio es el año 1991, cuando se realizó su registro inicial. Como el Demandante no existía para entonces ni era propietario de la marca, no hubo registro inicial de mala fe. Las modificacioens subsiguientes al registro son irrelevantes, como se concluyó en GoPets, Ltd., v. Hise, 2011 WL 5394353, --- F.3d ---- (CA9 2011).
El Demandante en el presente caso intenta privar de su derecho al titular legítimo del nombre de dominio, con base en un reclamo falso de usurpación de la marca en Internet.
C. Alegatos Adicionales
1. Demandante
Los derechos de propiedad del Demandante sobre la marca se remontan al año 1998, cuando ésta le fue cedida por Precision Research, Inc. El Demandante usó la marca en el comercio de los Estados Unidos de América al menos desde abril de 2004, y es propietaria de registros de la marca que se remontan a abril de 2004.
La marca es arbitraria por cuanto GMAIL no es una palabra real y el consumidor no la asocia con un término descriptivo. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (la USPTO) no negó el registro de la marca con el argumento de su descriptividad o genericidad. Por lo tanto, los registros otorgados por la USPTO son irrefutables y no se pueden impugar por estas razones.-El Demandado afirma que GMAIL es una abreviatura de la expresión "global mail", lo cual a juicio del Demandante es un argumento irrelevante. Cualquiera fuera la razón para combinar la letra "g" con el término "mail", lo cierto es que el resultado de dicha combinación consiste en una marca distintiva a la luz de la ley de marcas y la Política.
El Demandado no aportó ninguna prueba de que su negocio sea la publicidad y el marketing, como afirmó en su Respuesta. Un análisis detallado permite concluir que el Demandado hace parte de un gran sindicato de operadores de sitios de Internet que realizan encuestas en nombres de dominio confusamente similares con marcas reconocidas, en un esfuerzo por generar ingresos, lo cual no es legítimo.
El Demandado tampoco identificó un sitio de Internet utilizado en conexión con la promoción, distribución y venta de sus servicios. Las supuestas encuestas de investigación de mercado del Demandado contienen únicamente dos preguntas básicas acerca de las actividades en línea de los usuarios, y es probable que sean solamente un pretexto para tentar a los consumidores para que se inscriban y reciban así ofertas gratuitas y otros productos.
Uno solamente puede suponer que el Demandado registró el nombre de dominio en un intento por sacar provecho de la gran similitud que existe entre él y la marca GMAIL, a fin de capitalizar el tráfico del sitio de Internet de Google para generar ingresos a través del negocio de las encuestas.
El Demandado afirma que es conocido por el nombre de GMA Internacional, pero no presentó ninguna prueba (como, por ejemplo, registros corporativos, material con membrete u otros) que demuestre que realmente es conocido por ese nombre. El Demandado tampoco dio a conocer evidencia que indique que alguna vez hizo uso del nombre GMAI, o que fuera propietario de los derechos o intereses del nombre GMAI.
Las actividades y el contenido del sitio de Internet del Demandado son parte de un esquema mayor que involucra a "sitios de encuestas" que se ofrecen con nombres de dominio casi idénticos a marcas reconocidas. Una y otra vez, los Paneles Administrativos han concluído que los sitios de este tipo equivalen a esquemás ilícitos de suplantación de identidad (phishing), determinando la mala fe del Demandado y ordenando la correspondiente transferencia del nombre de dominio en disputa.
Además, contrario a lo que afirma el Demandado respecto a que su sitio de Internet no ha generado confusión entre los usuarios de Internet, varios de ellos publicaron mensajes en línea acerca de su experiencia negativa al tratar con <GMAI.COM> y su confusión con respecto a si el nombre de dominio tenía o no relación alguna con el Demandante. Cientos de personas arribaron al sitio de internet del Demandado en búsqueda de los servicios ofrecidos por el Demandante con la marca GMAIL. Como resultado, el registro y uso del nombre de dominio <GMAI.COM> por parte del Demandado representa una seria preocupación de seguridad para los usuarios de los servicios del Demandante, debido a que el Demandado probablemente puede interceptar sus comunicaciones por correo electrónico.
El Demandado afirma en una declaración jurada que adquirió el nombre de dominio en el 2001. Sin embargo, esa declaración jurada aparentemente es falsa. De acuerdo con lo que el Demandado admitió, el nombre de dominio fue registrado previamente a favor de GMA Industries, Inc. de Maryland. (GMA Industries, Inc. es un proveedor de equipos para pruebas automáticas, de acuerdo a la información de su sitio de Internet, ahora disponible en el sitio http://gmai.us.com). El registro histórico Whois establece que hasta el 7 de enero de 2011, el nombre de dominio estaba registrado a favor de GMA Industries, Inc. Únicamente un tiempo después, durante el transcurso del 2011, el nombre de dominio se transfirió a favor del Demandado.
Efectivamente, el cambio en la titularidad del nombre de Dominio es tan reciente que al 15 de marzo de 2012, la memoria cache de Google para el nombre de dominio refleja el contenido del sitio de Internet del propietario anterior, GMA Industries, Inc. La decisión del Demandado de presentar declaraciones juradas que son evidentemente falsas arroja serias dudas sobre la veracidad de todas sus afirmaciones. Y además, el Demandado restringió la posibilidad del Demandante y del Panel de conocer el verdadero contenido histórico del sitio de Internet, puesto que bloqueó las capturas de pantalla por Archive.org, lo que sugiere que su contenido no respaldarían las afirmaciones del Demandado.
Por lo tanto, la adquisición del nombre de dominio en 2011 por parte del Demandando es la fecha relevante a fin de determinar su mala fe. Y la adquisición del nombre de dominio por parte del Demandado, años después de que el Demandante adquiriera derechos sobre la marca, deja pocas dudas de que el nombre de dominio se registró con pleno conocimiento de los derechos del Demandante sobre la marca y, por lo tanto, que tal registro se hizo de mala fe.
Las pruebas sugieren que el Demandado en este procedimiento es la misma entidad que registró por lo menos otros tres nombres de dominio que son confundiblemente similares con la marca y que fueron transferidos en virtud de la Política, o que por lo menos se relaciona de alguna manera con ellos. Véase Google Inc. v. Goldberg Client Servs., Inc., FA1414431 (Foro Nacional de Arbitraje, 22 de diciembre de 2011); Google Inc. v. Privacy Prots. Inc., FA1414441 (Foro Nacional de Arbitraje, 21 de diciembre de 2011); Google Inc. v. Kanter Assocs. SA, FA1414449 (Foro Nacional de Arbitraje, 14 de diciembre de 2011).
Cada uno de los nombres de dominio disputados en esos procedimientos son muy similares a la marca GMAIL, puesto que se diferencian de ella solamente por una letra, y se redirigen hacia un sitio de Internet cuyo contenido es idéntico al que aquí nos ocupa. Y además, dos de los Demandados en dichos procedimientos presentaron argumentos que siguen el mismo esquema, formato y estructura de la respuesta presentada en este caso por el Demandado (incluso se basan en las mismas decisiones).
La principal controversia de hecho que surge entre las partes se relaciona con la fecha en la que el Demandante adquiró derechos sobre la marca, y la fecha en que el Demandado registró el Dominio.
En cuanto a la marca, el Demandante ha probado, con sus registros marcarios, que adquiró derechos de marca registrada por lo menos el 21 de septiembre de 2005 en la Federación de San Cristobal y Nieves, el país de domicilio del Demandado, y por lo menos el 3 de octubre de 2006 en los Estados Unidos de América, su domicilio. El Demandado no controvierte estos registros.
El Demandante también afirma que adquirió derechos de common law sobre la marca por la adquisición en 2004 de los derechos que para la fecha Presicion Research, Inc. ostentaba sobre ella, y que se remontan al año1998, y también por el uso que ha hecho de la marca en el comercio desde abril de 2004. El Demandado refuta dichos derechos de common law, puesto que la marca es genérica y además, porque cualquier derecho del Demandante sobre ella, no es anterior al año 2004, cuando él hizo uso de ella por primera vez en el comercio. El Grupo Administrativo de Expertos declara que no es necesario hacer ninguna consideración con respecto al tema de los derechos de common law.
El Grupo Administrativo de Expertos declara que El Demandante adquirió derechos en la marca por lo menos en el año 2005.
En cuanto a la fecha de registro del Dominio, ambas partes coinciden en que el registro inicial se realizó el 20 de diciembre de 1991 por una tercera parte, GMA Industries, Inc., que era (y es) un proveedor de equipo de pruebas automáticas.
El Demandado sostiene haber adquirido el Dominio en el año 2001, afirmación que sustenta con la declaración del Señor Francisco Madriga adjunta a su Respuesta. El Demandante objeta la veracidad de esta declaración con base en el registro histórico Whois del Dominio presentado con sus Alegatos Adicionales, en el cual se puede apreciar que hasta el año 2011, el Dominio estaba registrado a favor de GMA Industries, Inc. Este registro histórico Whois también demuestra que el Dominio estaba registrado antes con un registrador diferente y que para el 27 de noviembre de 2011 era de propiedad de un servicio privado. El Demandante asimismo presentó una memoria caché del Dominio con fecha 15 de marzo de 2012, que hace referencia a GMA Industries, Inc., junto con el vínculo al sitio de Internet al que direccionaba el Dominio, y afirma que el acceso a los sitios de Internet a los que direccionaba anteriormente el Dominio ha sido bloqueado.
La declaración del Demandado no se acompaña de ninguna documentación, ni incluye detalles de la forma en que el Demandado adquirió el Dominio de GMA Industries, Inc. ¿La adquisición fue oral o escrita? Si fue oral, ¿Quiénes fueron los individuos involucrados? Si fue escrita, ¿En dónde está el acuerdo y qué dice? La ausencia de esta información, la prueba sobre un registrador diferente, que era un servicio privado, y el bloqueo de los sitios de Internet anteriores y de los archivos de Web, llevan al Grupo Administrativo de Expertos a concluir que El Demandado no tiene ninguna relación con GMA Industries, Inc. ni con su registro anterior del Dominio.
El Grupo Administrativo de Expertos declara, entonces, que el Dominio fue registrado por El Demandado no antes de 2011.
Las decisiones restantes del Grupo Adminstrativo de Expertos están incorporadas en la discusión que se sigue.
DEBATE
El Párrafo 15(a) del Reglamento de Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) obliga al presente Grupo Administrativo de Expertos a “decidir sobre una Demanda conforme a las declaraciones y los documentos presentados de acuerdo con la Política, con este Reglamento o con cualquier reglamento y principio de derecho que considere aplicables”.
El Párrafo 4(a) de la Política obliga al Demandante a probar cada uno de los tres elementos siguientes con el fin de obtener una orden mediante la cual obligue a que un nombre de dominio se cancele o se transfiera:
(1) el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar (hasta el punto de crear confusión) a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;
(2) el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y
(3) el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.
CUESTIÓN PRELIMINAR: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO
El Párrafo 11 del Reglamento dispone:
(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. (Subrayas fuera del texto original).
De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debería ser el español, puesto que éste es el idioma del Acuerdo de Registro suscrito por BoteroSolutions.com S.A. y el Demandado.
En consecuencia, se establece que será el español, y no el inglés, el lenguaje del presente procedimiento administrativo.
CUESTIÓN PRELIMINAR: RESPUESTA DEMASIADO LARGA
La Respuesta tiene 19 páginas de largo, es decir, excede el límite de 15 páginas establecido por el Párrafo 5(a) del Reglamento. Por lo tanto, es discresional del Grupo Administrativo de Expertos tenerla en consideración.
Debido a que la Respuesta responde a los argumentos del Demandante, y permite avanzar hacia la resolución del conflicto, El Grupo Administrativo de Expertos ha decidido pasar por alto la deficiencia de la Respuesta para tenerla en consideración dentro de este procedimiento administrativo.
El Demandante ha establecido derechos de marca registrada en la marca. Estos derechos provienen de los registros de la marca mencionados anteriormente por El Grupo Administrativo de Expertos, así como de los numerosos otros registros de la marca identificados por El Demandante en su Demanda.
El Dominio es similar a la marca hasta el punto de crear confusión. Los elementos que los distinguen son la omisión de la letra “l” de la marca en el Dominio de segundo nivel, y la adición del dominio de nivel superior jerárquico “.com” a la marca. Ninguno de estos elementos cambia la impresión general que se llevarán los usuarios al ver el Dominio y la marca, es decir, que son lo mismo.
Los argumentos del Demandado en cuanto al carácter genérico de la marca son errados. Primero, estos argumentos solo son relevantes para los temas de derechos o intereses legítimos y mala fe establecidos en la Política. Segundo, los numerosos registros de marca del Demandante muestran claramente que la marca no significa “Google” “mail” ni “global mail” ni “group mail”, cualquiera que sea el origen o la percepción actual de la marca. El Demandado cuestiona esos registros, pese a que sus argumentos en cuanto al carácter genérico de la marca no son pertinentes en este procedimiento.
El Grupo Administrativo de Expertos declara que El Demandante ha probado el primer elemento de la Política, de conformidad con el Párrafo 4(a)(i) .
El Párrafo 4(c) de la Política enumera tres circunstancias en particular, sin limitación, que demuestran derechos o intereses legítimos de un registrador de un nombre de dominio sobre él para los propósitos del Párrafo 4(a)(ii) de la Política:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el Demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) el Demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Grupo Administrativo de Expertos, las circunstancias del Páraffo 4(c) de la Política fueron establecidas para que el Demandado las pruebe, y no para que el Demandante las controvierta. Decisiones UDRP anteriores consideraron, sin embargo, que al Demandante le corresponde hacer un caso prima facie de que El Demandado no está incurso en dichas circunstancias.
El Demandante ha hecho un caso prima facie: La marca está registrada en los Estados Unidos de América para distinguir “servicios de comunicación, a saber, transferencia de mensajes electrónicos entre grupos de dos o más personas a través de una red global de computadora.” En jerga moderna, esto equivale al “suministro de servicios electrónicos de mensajería por Internet.” El Demandado usa el Dominio para realizar una encuesta basada en Internet que, en algún momento, le permite al usario registrarse en un plan para recibir mensajes de texto. Dicho uso del Dominio conlleva una violación de los derechos del Demandante en la marca y no constituye un uso de buena fe. El nombre del Demandado no incluye el Dominio, aparte de un supuesto nombre cuya existencia el Demandante no probó. Y, finalmente, el uso del Dominio por parte del Demandado es claramente comercial.
El primer argumento del Demandado en su defensa es que se desenvuelve en el negocio del mercadeo y la publicidad, a través de varios sitios de Internet, incluyendo el sitio hacia el cual direcciona el Dominio. El Demandado afirma que realiza encuestas en el curso de su negocio, algunas de las cuales se dirigen a los usarios del Internet y otras a diferentes poblaciones.
El Demandado no probó la existencia de tal negocio. La única prueba del uso del Dominio consiste en la mención que tanto Demandante como Demandando han hecho sobre los sitios de Internet en donde se realiza la encuesta. Estos sitiosse describen mejor en la Demanda y en los Alegatos Adicionales del Demandante, y conforme a ellos, en el sitio de Internet del Demandado se incluyen ofertas de regalos a cambio del suministro de información personal de los usarios. ¿Cómo usa esa el Demanadado esa informaciónn personal en el curso de su negocio? ¿Acaso le entrega los resultados de las encuestas a terceras partes? ¿En dónde se encuentran los nombres de las personas que obtuvieron un premio por participar en las encuestas? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los miembros del Grupo Administrativo de Expertos, y a las que el Demandado no les da ninguna solución.
El Demandado no ha probado que hace uso del Dominio de buena fe.
El segundo argumento del Demandado es que el dominio de segundo nivel, “GMAI,” es un acrónimo tanto de GMA Industries, Inc. como de los apellidos de los socios del Demandado, es decir, “Gutierrez,” “Masdriga,” y “Arroyo,” y también del nombre con el cual hace operaciones mercantiles, “GMA International.”
En cuanto al supuesto primer acrónimo, El Grupo Administrativo de Expertos considera que el registro del Dominio es independiente de, y no se relaciona de ninguna manera con, el registro del Dominio por parte de GMA Industries, Inc. En cuanto al supuesto segundo acrónimo, el Demandado no demostró tener socios, ni que sus apellidos sean los mismos mencionados. Y, si bien aunque el nombre del Demandado incluye la expresión “GMA Internacional,” El Demandado no probó ser comúnmente conocido por el Dominio.
El Demandado no alegó que el uso que ha hecho del Dominio sea un uso legítimo no comercial.
El Grupo Administrativo de Expertos declara que El Demandante ha probado el segundo elemento de la Política de conformidad con el Párrafo 4(a)(ii).
Las circunstancias del Párrafo 4(b) de la Política son ilustrativas pero no exhaustivas de los supuestos bajo los cuales se puede establecer registro y uso de mala fe.
El Páraffo 4(b) dice:
[L]as siguentes circunstancias, en particular pero sin limitación, si encontrados presente por El Grupo Administrativo de Expertos, serán pruebas del registro y uso del nombre de dominio de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial del Demandado al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
(ii) si el Demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental del Demandado al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencional atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o en línea, o de un producto o servicio ofrecido en su sitio web o en línea.
En cada una de las circunstancias enumeradas en el Párrafo 4(b) de la Política, el Demandante tiene que establecer que el Demandado registró intencionalmente, y usó activamente el nombre de dominio objeto de la disputa, con el objetivo de perjudicarlo Y, también, que el Demandado sabía o debía saber que la marca pertence al Demandante.
Para sustentar sus argumentos de buena fe, el Demandado citó los casos John Ode d/ba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises contra Intership Limited, Caso OMPI No. D2001-0074 (la marca registrada debe ser anterior al nombre de dominio) y Go Pets, Ltd. discutido anteriormente (la mala fe solamente se puede analizar con respecto al registro inicial del nombre de dominio. Esto excluye la actualización de los datos del registrador o la transferencia del nombre de dominio a una tercera parte).
El Grupo Administrativo de Expertos está de acuerdo con John Ode. No obstante, la adquisición de derechos del Demandante sobre la marca antecede la fecha de registro del Dominio parte del Demandado.
En Go Pets, Ltd., el primer registrador registró el nombre de dominio <gopets.com> en 1999, y el dueño de la marca fue creado en 2004. Un Grupo Administrativo de Expertos ordenó que el nombre de dominio permaneciera con el primer registrador porque el registro antecedía la existencia del dueño de la marca registrada. Este primer registrador luego transfirió el nombre de dominio a un segundo, el cual desarrolló un sitio de Internet usando el dominio. El dueño de la marca registrada presentó una Demanda con base en la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, la denominada “Anticybersquatting Consumer Protection Act” (ACPA por sus siglas en inglés), y varios estatutos del Estado de California. Para revocar la decision adoptada por su inferior jerárquico a favor del Demandante, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EEUU concluyó que la fecha de registro según la ley ACPA era la fecha original de registro del nombre de dominio, y no la fecha cuando el segundo registrador lo adquiró a su nombre. Por consiguiente, el titular de la marca registrada no pudo probar que el segundo registrador hubiera violado la ley ACPA. El Grupo Administrativo de Expertos concluye que el casoGo Pets, Ltd. no resulta aplicable al que nos ocupa. Primero, la decision se adoptó con base en el ley ACPA y no en la Política. El concepto de “Registro” bajo la ley ACPA, de conformidad con la historia legislativa de dicha norma, , no es necesariamente el mismo concepto de “registro” de la Política promulgada por la ICANN. Segundo, aunque el Grupo Administrativo de Expertos respeta las decisiones adoptadas por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos de América, no está obligado a adoptarlas como precedente. Tercero, entre el primer y el segundo registrador del caso Go Pets, Ltd. había una cadena de título clara e indiscutible En el presente caso, no existe prueba de ninguna relación entre el Demandado y GMA Industries, Inc. Cuarto, una regla inflexible que permita que el segundo registrador de un nombre de dominio se beneficie siempre del registro de buena fe que hizo el registrador inicial, sin importar cuál sea realmente la intención con que dicho segundo registrador lo haya adquirido, permitirá el incumplimiento generalizado de la Política por parte de aquellos que buscan explotar las marcas de terceros.
En cuanto al registro y uso de mala fe, considerando que el registro del Dominio ocurrió en 2011, El Grupo Administrativo de Expertos basa su decision particularmente en la naturaleza del uso que el Demandado ha hecho del Dominio. Ese uso, como lo ha afirmado y probado de manera clara y completa el Demandante, constituye un error tipográfico deliberado (“typosquatting”) y la obtención de informacion confidencial de los usuarios de Internet mediante fraude (“phishing”).
El “Typosquatting” se puede apreciar al comparar la marca con el Dominio: GMAIL con <GMAI.COM>. El Demandado no pudo explicar de manera lógica la razón por la cual seleccionó un Dominio tan similar a la marca. El Grupo Administrativo de Expertos, por tanto, infiere que la adquisición de dicho registro se hizo en realidad con la intención de aprovecharse de un error tipográfico común de la marca.
La práctica conocida como “phishing” se hace evidente en el caso por la apariencia del sitio de Internet al que direcciona el Dominio. En él se replicala aparencia de los sitios de Internet del Demandante, puesto que incluye la palabra “Thank You” (“gracias” en inglés) multicolor, es decir, de la misma manera en que el Demandante presenta en sus sitios a la palabra “Google.” El Demandante ha presentado documentos en donde se demuestra que la existencia del sitio de Internet del Demandando ha generado confusión entre los usuarios de los servicios que ofrece el Demandante. En uno de estos documentos, un usuario víctima de la confusión describe al sitio de Internet del Demandado como uno de los “sitios de Internet más irritantes que se puede encontrar.” En él, como ya se ha dicho, se promete entregar premios a cambio de información personal. Sin embargo, el Demandado no demostró haber entregado ningún premio a quienes accedieron a responder su encuestra, y por lo tanto su oferta parece ser un fraude.
La combinación de “typosquatting” and “phishing” constituye registro y uso de mala fe de conformidad con el Párrafo 4(b)(iv) de la Política.
El Demandante también afirma que El Demandado es un “ciberocupa” en serie (o “cybersquatter” en inglés) y que sus acciones se encuentran incursas en las circunstancias listadas en el párrafo 4(b)(i) de la Política. Este argumento del Demandante se basa en la conclusión de que el Demandando es la misma persona, o está estrechamente relacionado, con la persona que funge como Demandado en otros tres casos UDRP anteriores. En cada uno de dichos procedimientos administrativos, el nombre de dominio objeto de la disputa era una expresión muy similar la palabra “gmail”, que solamente difería de ella por la eliminación o adicion de una letra. Y en cada una de las decisiones adoptadas dentro de dichos procedimientos, se declaró al Demandando culpable de “typosquatting”.
El nombre y el país de domicilio de los demandados en dichos casos eran diferentes a los del Demandado del caso que nos ocupa. En dos de los casos, los argumentos del Demandado siguieron el mismo formato, perfil y estructura de los argumentos del Demandado en el actual (aunque en un idioma diferente). Las firmas y la caligrafía de dichas Respuestas parecen similares a la de la Respuesta de este caso.
Aunque lo anterior resulta sospechoso para el Grupo Administrativo de Expertos, no puede concluir que el Demandado es el mismo de los casos referenciados por el Demandante. El Demandando en este caso se encuentra domiciliado en la Federación de San Cristobal y Nieves, mientras que el domicilio del Demandado en los otros casos era Ucrania y Panamá. El Panel no va a emitir ninguna opinión con respecto a la similaridad de las firmas.
El Demandante ha probado el tercer y último elemento de la Política de conformidad con el Párrafo 4(a)(iii) .
SECUESTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO EN REVERSO (“REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING”)
El Grupo Administrativo de Expertos declara que El Demandante ha probado satisfactoriamente los tres elementos de la Política. No es necesario pronunciarse sobre el argumento del Demandado, según el cual, el Demandante debe probar su mala fe dentro de este procedimiento.
DECISIÓN
Una vez establecidos los tres elementos requeridos por la Política de la ICANN, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve que la petición debe ser CONCEDIDA.
Por consiguiente, se decide que el <gmai.com> nombre de dominio sea TRANSFERIDO por el Demandado al Demandante.
Bruce E. O'Connor, Presidente, Sir Ian Barker y Fernando Triana Expertos
Fecha: 31 de mayo de 2012
National Arbitration Forum
FORO NACIONAL DE ARBITRAJE
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