National Arbitration Forum

(Foro Nacional de Arbitraje)

 

DECISIÓN

 

Univision Communications Inc. vs. Horacio Rafael Hidalgo

Demanda número: FA1311001529577

 

LAS PARTES

 

El Demandante es Univision Communications Inc. (el “Demandante”). El Demandado es Horacio Rafael Hidalgo (el “Demandado”).

 

REGISTRADOR Y NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

 

El nombre de dominio objeto de disputa es <fundacionculturalunivision.com> (el “nombre de dominio”), registrado con el registrador Network Solutions, LLC.

 

PANEL

 

El abajo firmante certifica que actúa de manera independiente e imparcial, y que dentro de su conocimiento, no existe un conflicto de interés que le impida actuar como Panelista único dentro del presente procedimiento.

 

Fernando Triana, como Panelista único.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

El 12 de noviembre de 2013, el Demandante presentó una Demanda ante el Foro Nacional de Arbitraje mediante comunicación electrónica, y el Foro Nacional de Arbitraje recibió el pago de la tarifa para iniciar el presente procedimiento en la misma fecha.

 

El 19 de noviembre de 2013, el registrador Network Solutions, LLC. confirmó mediante correo electrónico enviado al Foro Nacional de Arbitraje, que el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> fue registrado a través suyo, y que el Demandado figura como el registrante de dicho Dominio. Asimismo, el registrador verificó que el Demandado se encuentra vinculado por su contrato de registro y, de este modo, está obligado a resolver cualquier controversia relativa al nombre de dominio iniciada por terceras partes de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet o ICANN (la “Política”).

 

El 19 de noviembre de 2013, el Foro envió la Demanda junto con todos sus anexos al Demandado, a todas las entidades y personas enumeradas en el Registro del Demandado como contactos técnicos, administrativos y de facturación, así como a postmaster@fundacionculturalunivision.com, incluyendo una Notificación Escrita de la Demanda, y estableció el 9 de diciembre de 2013 como fecha límite para que el Demandado respondiera a la Demanda mediante correo electrónico.  Igualmente, el 19 de noviembre de 2013, el Foro envió una Notificación Escrita de la Demanda al Demandado por correo y por fax, a todas las entidades y personas enumeradas en el Registro del Demandado como contactos técnicos, administrativos y de facturación.

 

El 9 de diciembre de 2013, el Foro recibió una Respuesta del Demandado que, aunque oportuna, no reunió los requisitos del Párrafo 5 del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la Corporación de Asignación de Nombres y Número de Internet o ICANN (el “Reglamento”), puesto que solamente fue remitida en copia impresa.

 

De conformidad con la petición del Demandante de que la controversia sea resuelta por un solo Panelista, el Foro Nacional de Arbitraje designó a Fernando Triana como  Panelista único el 17 de diciembre de 2013.

 

Tras revisar las comunicaciones enviadas en el presente caso, el Panelista único concluye que el Foro ha exonerado su responsabilidad de conformidad con el Párrafo 2(a) del Reglamento, puesto que al enviar al Demandado la Notificación Escrita de la Demanda por medios electrónicos e impresos, el Foro empleó todos “los medios disponibles que sean razonables para lograr hacer llegar la notificación al Demandado”.

 

PETICIÓN

 

El Demandante solicita que el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> sea transferido por el Demandado al Demandante.

 

CONTROVERSIAS DE LAS PARTES

 

            A.      Demandante

           

El Demandante es la cadena de televisión de habla hispana más grande y más vista de los Estados Unidos de América, y es el titular de la marca registrada y notoria UNIVISION. La actividad comercial del Demandante incluye, además de la cadena de televisión, servicios de entretenimiento, información y educación dirigidos a la población hispana del país, que se prestan a través de la radio (UNIVISION RADIO, INC.), la Internet y  la telefonía celular (UNIVISION INTERACTIVE MEDIA. INC.).

 

El Demandante ha obtenido utilidades netas de aproximadamente USD$2.444 billones por sus actividades comerciales de televisión, radio, internet y telefonía celular. El Demandante además, ha invertido cientos de millones de dólares en la promoción de de su marca UNIVISION, la cual ha adquirido altísimo niveles de reconocimiento y good will. El Demandante y sus afiliados han hecho uso de la marca UNIVISION en el comercio de los Estados Unidos de América por lo menos desde 1987, en relación con los servicios de televisión; por lo menos desde 2000, en relación con los servicios de noticias y entretenimiento en línea; por lo menos desde el año 2003, en relación con los servicios de radiodifusión y distribución  de películas; y por lo menos desde el año 2004, en relación con los servicios de distribución de noticias y contenido de entretenimiento a través de la telefonía celular.

 

El Demandado y sus afiliados son titulares de numerosos registros concedidos por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América para las marcas UNIVISION (Mixta), UNIVISION (Nominativa), UNIVISION.COM (Nominativa), UNIVISION INTERACTIVE MEDIA (Nominativa) en las clases 35, 38, 41 y 42 internacionales, entre otras.

 

El nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>, de conformidad con la información suministrada por el registro WHOIS, fue registrado el 3 de marzo de 2013 por el Demandado, es decir, mucho después de que el Demandante adquiriera derechos sobre la marca UNIVISION y la hubiera convertido en una marca notoria. El nombre de dominio, además, consiste en la combinación de la marca UNIVISION con las palabras genéricas “fundación”  y “cultural”, por lo cual éste es similarmente confundible con la marca UNIVISION del Demandante.

 

Adicionalmente, el Demandado carece de interés legítimo interés sobre el nombre de dominio: No se le conoce comúnmente con el nombre UNIVISION, no fue autorizado por el Demandante para usar la marca UNIVISION como parte de su nombre de dominio, no existe ninguna relación, conexión, afiliación o asociación entre las partes. El Demandado está haciendo uso del nombre de dominio para un sitio de Internet dirigido a promover la educación, el arte y la cultura, y la difusión de televisión y radio; actividades que convierten al Demandante y al Demandado en competidores directos.

 

Por lo demás, entre el Demandante y el Demandado ha habido una relación previa a este procedimiento que da cuenta de la mala fe con que el Demandado registró y ha hecho uso del nombre de dominio: Según la información suministrada por el sitio de Internet del Demandado, el fundador, Gerente y Presidente de la organización es el Señor Horacio Hildago. El Señor Hidalgo se candidatizó en el año 2012 para hacer parte de un programa de pasantías ofrecidas por el Demandante, pese a que no cumplía con los requisitos. Cuando supo que no había sido elegido como pasante, el Señor Hidalgo envió numerosas comunicaciones al personal del Demandante, amenazando con iniciar procesos legales en su contra.  

 

En el año 2012, el Demandado fundó la FUNDACION CULTURAL UNIVISION de conformidad con las leyes del Estado de California, y un año después registró el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>. En una conversación telefónica sostenida con el apoderado del Demandante, el Demandado aseguró que le transferiría el nombre de dominio si y solo si, el Demandante le ofrecía disculpas por no permitirle hacer la pasantía, y a cambio de una cuantiosa donación a su entidad sin ánimo de lucro. Por todo lo anterior, es indiscutible que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de la marca UNIVISION y de los derechos que sobre ella ostenta el Demandante, en el momento en que registró el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>, lo cual constituye registro del nombre de dominio de mala fe. Y además, que ha intentado beneficiarse ilegítimamente del prestigio y el reconocimiento de la marca UNIVISION del Demandante, al intentar generar una falsa asociación entre ella y las actividades que realiza a través del sitio de Internet al que se accede mediante el nombre de dominio objeto de la presente disputa.

 

         B.      Demandado

           

El Demandado se limitó a manifestar que el Demandante intenta generar discriminación en la Internet, pese a que se trata de un mercado libre.

 

Además, que el Demandante le negó la posibilidad de realizar una pasantía al interior de su organización, y por lo tanto, el Demandado lamenta que este tipo de controversias se presenten entre hermanos hispanos.

.

 

DECISIONES

 

1.    El nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> reproduce la marca UNIVISION del Demandante, que es notoria, y por lo tanto, es similarmente confundible con ella.  

 

2.    El Demandado carece de interés legítimo sobre el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> puesto que no se le conoce comúnmente con el nombre UNIVISION o FUNDACION CULTURAL UNIVISION, porque ha usado el nombre de dominio para ofrecer servicios que compiten directamente con aquellos que ofrece el Demandante en el mercado hispano de los Estados Unidos de América, y también, porque ha hecho uso del nombre de dominio con la intención de beneficiarse del prestigio y reconocimiento adquirido por la marca UNIVISION.   

 

3.    El Demandado registró el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> de mala fe, pues antes de la fecha de su registro tenía conocimiento de la existencia de la marca UNIVISION y de los derechos del Demandante sobre ella, gracias a la notoriedad de la marca y a las controversias que se presentaron con ocasión de su intención de realizar una pasantía al interior de la organización del Demandante.  

 

DEBATE

 

El Párrafo 15(a) del Reglamento obliga al presente Panel a “decidir sobre una Demanda conforme a las declaraciones y los documentos presentados de acuerdo con la Política, con este Reglamento o con cualquier reglamento y principio de derecho que considere aplicables”.

 

El Párrafo 4(a) de la Política obliga al Demandante a probar cada uno de los tres elementos siguientes con el fin de obtener una decisión favorable a su petición de cancelar o transferir el nombre de dominio:

 

(1)    el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar (hasta el punto de crear confusión) a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;

 

(2)    el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio; y

 

(3)    el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

 

CUESTIÓN PRELIMINAR: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO

 

El Párrafo 11 del Reglamento dispone:

 

“Idioma de los procedimientos.

 

(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. (Subrayas fuera del texto original).

 

Aunque el Registrador Network Solutions, LLC. manifestó en su respuesta del 19 de noviembre de 2013 que el Acuerdo de Registro fue celebrado en inglés, está probado dentro del presente trámite que las partes dominan el idioma español. En el caso particular del Demandante, se trata de una cadena de televisión de habla hispana, por lo cual los argumentos a favor de su conocimiento del idioma español se hacen innecesarios. En cuanto al Demandado, la respuesta a la Demanda enviada al Foro el 9 de diciembre de 2013, demuestra su imposibilidad de comunicarse fluidamente en inglés, en contraste con su dominio del español, también demostrado en el correo electrónico enviado al Foro el 14 de noviembre de 2013 manifestando: “Digale a Univision. Que soy ciudadano trabajador que cumplo con las leyes, es absurdo que hayan tomado represalias con una misma persona, me siento emocionalmente lastimado y es lamentable la falta de sensibilidad especialmente de Univision. Con la lucha que tiene contra mi persona”.

 

En consecuencia, se establece que será el español, y no el inglés, el lenguaje del presente procedimiento administrativo.

 

CUESTIÓN PRELIMINAR: LA RESPUESTA DEL DEMANDADO NO REÚNE LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO.

 

El Párrafo 5 del Reglamento establece:

 

“La Respuesta.

 

(a)          En el plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de inicio del procedimiento administrativo, el Demandado deberá presentar una respuesta al Proveedor.

 

(b)          La respuesta, incluyendo todos los anexos, deberá entregarse en formato electrónico y deberá (…)” (Subrayas fuera del texto original).

 

El Demandado presentó la respuesta a la Demanda en copia impresa, y no en formato electrónico como dispone la norma trascrita. Pese a lo anterior, el presente Panel la tendrá en consideración puesto que en su opinión sirve para reforzar los argumentos del Demandante, y en consecuencia, las conclusiones a las que llegó tras el análisis del caso.

 

 

• NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O SIMILAR HASTA EL PUNTO DE CREAR CONFUSIÓN

 

El Demandante afirma tener derechos sobre las marcas UNIVISION (Mixta y Nominativa) desde 1987 en los Estados Unidos de América, entre otras.

 

a)         Existencia de una marca de titularidad del Demandante.  

 

Es importante recalcar que el Párrafo 4(a) de la Política requiere la existencia de una marca para proceder con la reclamación.

 

La definición mundialmente aceptada de marca destaca como elemento de mayor relevancia a la distintividad. La distintividad le da al signo la capacidad de identificar productos y servicios en el mercado y de diferenciarlos de los productos y servicios de los demás participantes en el mercado[1].

 

Los derechos de Propiedad Industrial sólo son adquiridos por registro ante la oficina competente en la mayoría de las jurisdicciones del mundo. Cuando una marca es registrada, se le concede al signo la presunción de fuerza distintiva y al propietario se le otorga el derecho exclusivo de uso sobre el signo, que le permite impedir que terceros usen la marca registrada o cualquier signo confundible con éste[2].

 

Sin embargo, la Política no discrimina entre marcas registradas y no registradas. En efecto, establece que el Demandante no requiere ser el titular de un registro de marca para invocar la protección ofrecida por la Política. Esta aclaración hace referencia a que en ciertas jurisdicciones de common law, como es el caso de los Estados Unidos de América, los derechos sobre las marcas se adquieren en virtud del uso que de ellas haga su titular en el comercio; y con base en dicho uso, se pueden ejercer acciones de defensa y protección legal[3]. Para la Política, acreditar uno u otro derecho, concedido o declarado por uno u otro sistema legal, es suficiente.

 

Por lo tanto, el Párrafo 4(a) de la Política le exige al Demandante probar que es el titular de una marca.

 

En el presente caso está probado que el Demandante es el titular de las siguientes marcas en los Estados Unidos de América, de conformidad con los certificados de registro marcario incluidos en el Anexo 1 de la Demanda, que hacen referencia a la fecha en que las marcas fueron usadas por primera vez en el comercio:

 

UNIVISION (Mixta) en la clase 38 internacional, desde 1989 (Registro No. 1,672,807).

UNIVISION  (Nominativa) en las clases 38 y 42 internacionales, desde el año 2000 (Registro No. 2,518,239).

UNIVISION (Nominativa) en la clase 35 internacional desde el año 2000 (Registro No. 2,518,240).

UNIVISION.COM (Nominativa) en las clases 38 y 42 internacionales, desde el año 2000 (Registro No. 2,528,166).

UNIVISION.COM (Nominativa) en la clase 35 desde el año 2000 (Registro No. 2,518,241).

UNIVISION RADIO (Mixta) en las clases 38 y 41 internacionales, desde el año 2003 (Registro No. 3,568,848).

UNIVISION MÓVIL (Nominativa) en las clases 21, 23, 26, 36 y 38 internacionales, desde el año 2004 (Registro No. 3,483,636).

UNIVISION INTERACTIVE MEDIA (Nominativa) en las clases 35 y 41 internacionales, desde el año 2009 (Registro No. 3,990,926).

UNIVISION (Nominativa) en la clase 41 internacional, desde 1992 (Registro No. 4,012,164).

UNIVISION STUDIOS (Nominativa) en la clase 41 internacional, desde el año 2009 (Registro No. 4,174,474).

CLUB UNIVISION (Nominativa) en la clase 35 internacional, desde el año 2011 (Registro No. 4,174,976).

 

Adicionalmente, el Demandado incluyó en el Anexo 2 de la Demanda, un listado de registros marcarios obtenidos en jurisdicciones diferentes a la de los Estados Unidos de América. Este listado no es suficiente para probar la titularidad del Demandante sobre dichos registros marcarios. No obstante, el Panelista realizó la revisión ex officio de las bases de datos en línea de las Oficinas de Marcas de Colombia y Perú, para comprobar que en efecto, el Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

 

En Perú:

 

UNIVISION (Nominativa) en clase 35 internacional, desde el año 2000 (Registro No. 22221).

UNIVISION (Nominativa) en clase 38 internacional, desde 1990 (Registro No. 7483).

UNIVISION (Mixta) en clase 38 internacional, desde 1990 (Registro No. 7482).

UNIVISION (Nominativa) en clase 42 internacional, desde el año 2000 (Registro No. 26307).

 

En Colombia:

 

UNIVISION (Nominativa) en clase 35 internacional, desde el año 2000 (Registro No. 251684).

UNIVISION (Nominativa) en clase 42 internacional, desde el año 2000 (Registro No. 262695).

 

En conclusión, queda probado que el Demandante ha conformado, desde el año de 1989, una familia de marcas caracterizada por la inclusión de la palabra UNIVISION, por lo menos en los Estados Unidos de América, Colombia y Perú.

 

b) Confundibilidad entre la marca UNIVISION del Demandante y el Dominio <fundacionculturalunivision.com> del Demandado.

 

La Política exige al Demandante probar que su marca es idéntica o por lo menos similarmente confundible con el Dominio cuya transferencia -en este caso- se pretende. En consecuencia, una vez probado el derecho del Demandante sobre la marca UNIVISION, es necesario verificar su nivel de similitud con el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>.  

 

Para analizar la similitud entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes en la necesidad de excluir de la comparación al dominio de nivel superior, bien sea genérico (gTLD) o territorial (ccTLD). La razón es simple: La inclusión de los dominios de nivel superior no tiene ninguna relevancia legal, ni tampoco sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en la Internet;  es simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio[4]. Esta conclusión, entonces, aplica para el dominio de nivel superior .com, que hace parte del nombre de dominio en disputa.

 

Ahora bien, el Demandante afirma que el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> es similarmente confundible con la marca UNIVISION, puesto que está conformado por dos palabras genéricas, a saber, “fundación” y “cultural”, y la marca de su propiedad. Así pues, el hecho de que un nombre de dominio este conformado por la combinación de una marca notoria con términos genéricos, conlleva su similitud con dicha marca notoria.

 

En este orden de ideas, se hace necesario verificar la notoriedad de la marca UNIVISION con base en las pruebas aportadas por el Demandante a su Demanda, ya que  la notoriedad de una marca es una característica que debe probarse, y no simplemente afirmarse. Solamente con las pruebas útiles, pertinentes y conducentes de la notoriedad de una marca, ésta podrá hacerse a la protección que tanto los ADPIC, como el ordenamiento interno de cada país miembro de la OMC, ofrece a este tipo de signos distintivos.

 

Así las cosas, el Demandante aportó las siguientes pruebas: Artículos que dan cuenta de la popularidad y el reconocimiento del Demandante y su marca UNIVISION en los Estados Unidos de América (Anexo 3), resultados de la búsqueda del criterio “UNIVISION + EDUCATION + CULTURAL” en el motor de búsqueda GOOGLE (Anexo 7) y comunicados de prensa relacionados con las iniciativas del Demandante con respecto a la educación nacional (Anexo 6). Adicionalmente, el Panelista único realizó una búsqueda ex officio de la marca del Demandante en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIN, y en sitios de Internet de dominio popular y uso masivo como Wikipedia y YouTube. Con base en las pruebas presentadas por el Demandante y en sus averiguaciones ex officio, el Panelista concluye que la marca UNIVISION sí es notoria, por los altísimos niveles de reconocimiento que ha alcanzado entre quienes pertenecen a la comunidad hispano parlante de los Estados Unidos de América, e incluso entre la población ajena a ella.

 

Las palabras “fundación” y “cultural” son genéricas si se les mira en sí mismas, y también al contextualizarlas en el marco del amplio portafolio de servicios de educación y entretenimiento que ofrece el Demandante. Luego, la conjunción de estas palabras con la marca UNIVISION no deriva en una expresión diferente ni distintiva; por el contrario, conlleva la conformación y registro de un nombre de dominio similar a la marca notoria UNIVISION hasta el punto de generar confusión[5].

 

Por las razones antes expuestas, el Panel considera que el nombre de dominio en cuestión sí es similarmente confundible con la marca UNIVISION de propiedad del Demandante.  

 

El Panel concluye, entonces, que el Demandante ha probado el primer elemento del Párrafo 4 (a) de la Política.

 

• DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS

 

En cuanto al segundo elemento de la Política, es decir, el de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, numerosos Paneles han coincidido en afirmar que la carga de la prueba corresponde al Demandado y no al Demandante; no solo porque se trata de una negación sino porque además, acceder a la prueba de tal afirmación, implica acceder a información de la que sólo tiene conocimiento el Demandado.

 

En Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el Panel se pronunció en el siguiente sentido:

 

“¿Le corresponde al Demando aducir tal evidencia, si la responsabilidad del Demandante es probar los tres elementos del párrafo 4 de la Política?  Aunque la carga de la prueba en general le corresponde al Demandante, éste elemento implica que el Demandante deba probar aspectos que evidentemente solo conoce el Demandado. Esto además acarrea para el Demandante, la tarea usualmente imposible de probar una negación. En opinión del Panel, el siguiente es el enfoque correcto: el Demandado hace su alegación y expone lo que él puede (Ejemplo: Que él tiene derechos sobre el nombre de dominio, que en su entendimiento el Demandado no los tiene, que él no le ha dado permiso al Demandado).  A menos que esta alegación sea manifiestamente equivocada, el Demandado tendrá que responder a  ella y ahí es donde entra en juego el Párrafo 4 (c) de la Política. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la Demanda prosperará por esta razón”. (Traducción al español realizada por el Panel).

 

Por lo tanto, al Demandante se le exige hacer en la demanda un caso prima facie sobre la ausencia de derechos y/o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio. Una vez con este caso prima facie, la carga de la prueba se invierte, y le corresponde al Demandado probar lo contrario, es decir, que sí tiene derechos y/o intereses legítimos en el nombre de dominio.

 

a) Caso Prima Facie

 

El Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> por cuanto:

 

-              No es comúnmente conocido por el nombre UNIVISION ni FUNDACION CULTURAL UNIVISION.

 

-              El Demandante no lo autorizó a hacer uso de la marca UNIVISION como parte de un nombre de dominio.

 

-              El Demandando está haciendo uso del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> con la intención de aparentar una relación de afiliación o asociación con el Demandante, que en realidad no existe.

 

-              El Demandado además está haciendo uso del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> para ofrecer servicios que compiten directamente con aquellos que ofrece el Demandante con su marca UNIVISION.  Esta afirmación queda probada con el pantallazo del sitio de Internet de propiedad del Demandado, incluido como Anexo 5 a la Demanda.

 

-              El nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> fue registrado mucho después de que el Demandante adquiriera derechos sobre la marca UNIVISION, y de que ésta se convirtiera en una marca notoria.

 

Adicionalmente, en el presente proceso administrativo ya está probado que el Demandante es titular de registros marcarios en los Estados Unidos de América, Colombia y Perú, sobre la marca UNIVISION y en general, sobre una familia de marcas que incorpora esta expresión, en las clases 35, 38, 41 y 42 internacionales, entre otras.

 

Por lo tanto, el Panel acepta estas afirmaciones como un caso prima facie, suficiente para invertir la carga de la prueba al Demandado.

 

b) Derechos e intereses legítimos del Demandante.

 

El Párrafo 4 (c) de la Política enuncia algunas circunstancias que el Demandado en un procedimiento administrativo deberá probar para demostrar sus derechos y/o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Esta enumeración es enunciativa, no taxativa, lo que quiere decir que el Demandado podrá probar otras diferentes y el Panel tendrá que evaluarlas para llegar a una conclusión.

 

Las circunstancias enunciadas en la Política son las siguientes:

 

(i)            “antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

 

(ii)           usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

 

(iii)          usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro”.

 

En el presente caso, el Demandado no solo presentó una respuesta que no reúne los requisitos del Párrafo 5 del Reglamento, sino que además no alegó en ella ninguna de las circunstancias – ni ninguna otra – de la norma transcrita, que sirvieran para probar su interés legítimo sobre el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>.

 

Las afirmaciones del Demandante en la Demanda, quedan probadas entonces en virtud del silencio del Demandado. El Demandante no respondió a la contestación del Demandado, pero tampoco tenía que hacerlo; su caso prima facie quedó configurado desde la Demanda. Por lo anterior, el Panel concluye que el Demandante probó el segundo elemento de la Política establecido en el párrafo 4 (a).

 

• REGISTRO Y USO DE MALA FE

 

a)   Los cargos de la demanda

 

El Párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

 

i)             Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;  o

 

ii)            usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole;  o

 

iii)           usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;  o

 

iv)          al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

 

El Demandante afirma que el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> fue registrado, y ha sido usado de mala fe, por las siguientes razones:

 

El Fundador, Gerente y Presidente de la FUNDACION CULTURAL UNIVISION, de conformidad con la información suministrada en el Anexo 8 de la Demanda, es el Señor Horacio Hidalgo. Es de anotar que esta misma persona es quien, según la respuesta allegada por el Registrador Network Solutions, LLC. al presente trámite el 19 de noviembre de 2013, figura como titular del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>, y esta respuesta es la razón por la cual, para efectos del presente trámite, el Panelista ha tenido al Señor Horacio Hidalgo como el Demandado.

 

El Señor Hidalgo intentó hacer parte del programa de pasantías ofrecido por el Demandante al interior de su organización, pese a que no reunía los requisitos. Cuando obtuvo una respuesta negativa a su candidatura, el Señor Hidalgo envió varias comunicaciones al personal del Demandante en las cuales los amenzaba con iniciar procesos legales en su contra.

 

Sin claridad sobre la fecha, el Demandante afirma que el Señor Hidalgo creó la FUNDACION CULTURAL UNIVISION de conformidad con las leyes del Estado de California de los Estados Unidos de América, y un tiempo después, obtuvo el registro del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>. En una conversación telefónica sostenida con el apoderado del Demandante, el Demandado manifestó que le haría la transferencia del nombre de dominio en cuestión si éste le ofrecía disculpas por no haberle permitido ser parte del programa de pasantías, y a cambio de una donación cuantiosa para su fundación.

 

Como consecuencia de los antecedentes referidos, afirma el Demandante, es claro que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de la marca UNIVISION antes de registrar el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>

 

El Demandado además ha hecho uso del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> para crear una relación de asociación con el Demandado, que le permita beneficiarse ilegítimamente del renombre y la reputación adquirida por la marca notoria UNIVISION. Los resultados de la búsqueda realizada en el motor de búsqueda GOOGLE (Anexo 7 de la Demanda) prueban que el sitio de Internet del Demandado sale listado entre los 20 primeros resultados arrojados cuando se introduce el criterio de búsqueda “UNIVISION + EDUCATION + CULTURAL”, lo cual conlleva que el sitio de Internet del Demandado sí genere confusión entre los consumidores de los servicios ofrecidos por el Demandante.

 

Por lo demás, el reconocimiento de la marca notoria UNIVISION en los Estados Unidos de América hace difícil de creer que el registro y uso de un nombre de dominio que la contenga, por parte de cualquier persona, no consista en un intento de mala fe para beneficiarse del inmenso good will y fama de la marca UNIVISION.

 

El Demandado, en su respuesta a la Demanda, no manifestó absolutamente nada con relación a las acusaciones de mala fe del Demandante.

 

b)   Las consideraciones del Panel.

 

El Panel coincide con todas y cada una de las afirmaciones del Demandante.

 

Sobre el primer cargo, las afirmaciones del Demandante quedan probadas con la respuesta presentada por el Demandado y su documento adjunto. En efecto, el registro del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> parecería una retaliación por la negativa del Demandante a ofrecer una pasantía al Demandado, cuando el primero está en toda la libertad de elegir a las personas que harán parte del equipo de su organización. Es por esta razón que, aunque la respuesta del Demandado no cumple con los requisitos del Reglamento, el Panel decidió tenerla en cuenta, porque no deja duda sobre la mala fe con que el Demandado registró y ha hecho uso del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>.

 

También es cierto, por los antecedentes expuestos, y por el simple nivel de reconocimiento de la marca UNIVISION entre la comunidad hispano parlante de los Estados Unidos de América, a la cual pertenece el Demandado, que él tenía conocimiento de la existencia de la marca UNIVISION cuando solicitó y obtuvo el registro del nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com>. Lo que es más, el Demandado tenía conocimiento para entonces de la abundante oferta de servicios ofrecidos por el Demandante con la marca UNIVISION, entre ellos los servicios educativos, informativos y culturales.

 

Dentro de este contexto, la creación de una fundación supuestamente dirigida a promover la educación y la cultura, denominada UNIVISION, no parecería una decisión motivada por la filantropía ni el emprendimiento empresarial del Demandando, sino por el contrario, se muestra claramente como una decisión deliberada de mala fe cuyo propósito, aparte del ya mencionado de la retaliación, es beneficiarse del altísimo nivel de reconocimiento y el prestigio adquirido por la marca UNIVISION dentro de la población a la cual se dirigen sus servicios de entretenimiento, información y educación. En este orden de ideas, el Panelista único pudo confirmar, ex officio, que en el mismo sitio de Internet al que se accede mediante el nombre de dominio <fundacionculturalunivision.com> se solicitan donaciones para reunir la suma de un millón de dólares, con el objetivo de financiar los programas de la Fundación, que no se explican ni se desarrollan en el vínculo del sitio de Internet que supuestamente está destinado para este efecto. Luego, el requerimiento de donaciones asociado a un nombre de dominio que de mala fe reproduce una marca notoria, para financiar programas que ni siquiera se explican a los potenciales donantes, es un indicio más de la mala fe con que el Demandando ha hecho uso del nombre de dominio, y del lucro ilegítimo que pretende adquirir a través suyo.

 

Para el Panel es claro que el simple hecho de usar la marca de un tercero en la conformación de un nombre de dominio, que además es notoria, constituye en sí mismo, registro de mala fe[6]. UNIVISION es una expresión arbitraria creada por el Demandante, que no tiene significado en el idioma español aparte del que el Demandante le ha querido dar a la marca durante el desarrollo de sus actividades comerciales. La combinación de la marca notoria con palabras genéricas, como si fuera poco, permite entrever un esfuerzo flojo e inútil del Demandado por crear un nombre de dominio en apariencia diferente a la marca notoria, pero lo suficientemente similar como para lograr que los internautas lo asocien con el titular de la marca. Y es que es imposible, y en esto también coincide el Panel con el Demandante, que al registrar el nombre de dominio el Demandado no haya tenido la intención de generar asociación, o confusión entre él y la marca notoria UNIVISION, y así mismo, que tampoco haya tenido la intención de generar dicha asociación o confusión para beneficiarse de ella. La potencialidad de confusión que demuestran los resultados de la búsqueda en GOOGLE, contenidos en el Anexo 7 de la Demanda, demuestran la urgencia con que el Panel debe acceder a la petición del Demandante, por el inminente riesgo de confusión que éste nombre de dominio genera entre sus consumidores.

 

Por lo tanto, con base en todo lo anterior, el Panel concluye que el Demandante probó los tres elementos de la Política establecidos en el párrafo 4 (a).

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, en conformidad con los Párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio, <fundacionculturalunivision.com> sea transferido al Demandante.

 

 

 

Fernando Triana, Experto

Fecha: 27 de diciembre de 2013

COLO 1308 0960 55354/SAG

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