Campo Marzio Signature S.r.l. v. Hyunok Song
청구 번호: FA1608001690249
당사자
신청인은Campo Marzio Signature S.r.l. (이하 “신청인”이라 한다)이며 William Bak of Howson & Howson LLP, Pennsylvania, USA가 그 대리인이다. 피신청인은 대한민국에 주소를 둔 Hyunok Song (이하 “피신청인”이라 한다)이다.
등록기관 및 분쟁 도메인 이름
본 건에서 분쟁 도메인 이름은 <campomarzio.com>이며, Megazone Corp., dba HOSTING.KR에 등록되어 있다.
행정패널
행정패널로 위촉된 서명자는 행정패널로 이 사건을 심리함에 있어 독립성과 공정성을 유지하였고 본인이 아는 한 어떠한 이해관계도 존재하지 않음을 보증한다.
행정패널 성명: 남호현 (Ho Hyun Nahm, Esq.)
행정 절차 개요
2016. 8. 22. 신청인은 전미중재원에 인터넷을 통해 신청서를 제출하였다.
Megazone Corp., dba HOSTING.KR (은)는<campomarzio.com> 도메인 이름(들)이 피신청인 소유로 Megazone Corp., dba HOSTING.KR에 등록되어 있음을 이메일로2016. 8. 22. 확인 통보했다. Megazone Corp., dba HOSTING.KR에 따르면 피신청인은 Megazone Corp., dba HOSTING.KR 등록 규정을 준수할 의무가 있으며, 따라서 제삼자에 의해 제기된 도메인 이름 분쟁시 ICANN의 도메인 이름 분쟁 해결 규정(이하 "규정"이라 한다)에 준거하여 이를 해결하는데 동의하였다.
2016. 8. 23. 전미중재원은 분쟁처리신청서 및 제반 첨부문서(분쟁통지서 포함)를 피신청인의 등록 기록에 기술, 행정, 회계 담당자로 등재되어 있는 모든 관련인/기관 및postmaster@campomarzio.com >에게 전자송달하고, 피신청인의 답변서 제출 기한을2016. 9. 16.로 정했다. 또한 2016. 8. 23. 피신청인에게 동 이메일 주소들 및 답변서 제출 기한을 통지하는 서면을 우편 및 팩시밀리로 송달하였고, 피신청인의 등록 기록에 기술, 업무, 회계 담당자로 등재된 모든 관련인/기관에도 송달하였다.
2016. 9. 16. 피신청인의 답변서가 접수되었는 바 이는 기한 내에 제출된 것이다.
1인 행정패널을 희망하는 신청인의 요청에 의해 2016. 9. 26. 전미중재원은 남호현 (Ho Hyun Nahm, Esq.)을 행정패널로 지명하였다.
신청인이 요청하는 구제의 내용
신청인은 분쟁 도메인 이름이 피신청인으로부터 신청인에게 양도될 것을 요청하고 있다.
당사자들의 주장
A. 신청인
i) 신청인의 회사는 만년필 및 필기구를 생산하는 전문 사업장으로 1930년대에 설립되었다. 신청인은 시간이 지남에 따라 그의 생산라인을 사무실, 가죽 및 여행 액세서리 (즉, 지갑, 가방, 펜, 팩, 연필, 데스크 액세서리, 기업 선물)로 확장하였고 오늘날 회사는 통상의 문구류를 역동적인 색상과 현대적인 디자인이 특징인 패션 액세서리로 바꾼 것으로 전세계적으로 유명하다. 신청인의 미국상표등록 제 5,015,170 호 및 제 3,882,305 호, 국제등록 제 1266997 호 및 제 1077927 호는 각각 상표 CAMPO MARZIO에 관한 것이다. 주지된 등록 외에도, 신청인은 호주, 아제르바이잔, 캐나다, 등을 포함하는 세계 전반에 걸쳐 CAMPO MARZIO에 대한 유사한 상표 등록을 소유하고 있다. 신청인은 도메인 이름 CAMPOMARZIO.EU도 소유하고 있다. 분쟁 도메인 이름 <campomarzio.com> 에 대하여, 피신청인은 신청인의 세계적인 등록상표 CAMPO MARZIO의 끝부분에 관용명 “.COM”을 단순히 추가하였다. 그러므로 피신청인의 분쟁 도메인 이름 및 신청인의 등록상표는 동일하거나 극히 유사하다.
ii) 신청인은 세계 어느 곳에서도 피신청인에게 그 상표의 사용을 위임하거나 라이선스 하지 않았다. 또한, 신청인은 피신청인이 <campomarzio.com> 도메인 이름으로 흔히 알려져 있지 않다는 것을 개진한다. 피신청인의 분쟁 도메인 이름으로 연결된 웹사이트에서 분쟁 도메인 이름이 판매용이라고 언급하고 있을 뿐이다. 따라서 신청인은 이와 관련하여 신청인의 상표와 혼동할 정도로 유사한 분쟁 도메인 이름에 대한 피신청인의 사용이 상품 또는 서비스의 진실된 제공도 아니고, 정당한 비상업적 또는 정당 사용도 아니라는 것을 개진한다.
iii) 분쟁 도메인 이름으로 개설된 피신청인의 웹사이트에는 “DOMAIN FOR SALE!”이라고 표시되어 있다. 따라서 피신청인은 신청인에게 엄청나게 부풀린 가격으로 판매할 목적으로 분쟁 도메인 이름을 취득하였다. 피신청인이, 도메인 이름과 직접 관련된 피신청인의 자기부담비를 초과하여 분쟁 도메인 이름을 주로 판매, 대여, 또는 분쟁 도메인 이름 등록을 신청인에게 이전할 목적으로 비교적 낮은 가격으로 악의로 취득하는 것을 시도하였다는 증거를 제공한다. 따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 취득하였다.
B. 피신청인
i) 신청인의 미국 등록 상표(No 5,015,170)는 신청인의 주장과는 달리 "CAMPO MARZIO"가 아니라 “CAMPO MARZIO ROMA 1933”이며2016년 8월 9일에 등록되었다. 또 다른 미국 등록 상표(No 3,882.305)는 신청인의 주장과는 달리 “CAMPO MARZIO” 가 아니라 “CAMPO MARZIO DESIGN”이며, 2010년 11월 30일에 홍콩에 근거를 둔 Campo Design International Limited 라는 회사에서 최초 등록 하였으며, 2014년 11월 10일 신청인의 회사(Campo Marzio Signature S.r.l.)에서 상표를 구매하였다. 위의 두 개 상표의 국제상표 등록 출원은 신청인의 주장과는 달리 “CAMPO MARZIO”가 아니라 “CAMPO MARZIO ROMA 1933”(No. 1266997)이며 현재 미국(US), 호주(AU) 등 다수 국가에서 거절되었으며, 등록은 단지 우크라이나(UA), 뉴질랜드(NZ)에서 뿐이다. 또 신청인의 다른 상표도, 신청인의 주장과는 달리 "CAMPO MARZIO"가 아니라 "CAMPO MARZIO DESIGN" (No.1077927)이다. 피신청인의 분쟁 도메인은 2010년 11월 1일에 등록 되었으므로, 신청인이 열거한 어떤 상표보다도 일찍 등록 되었다. 신청인의 상표가 분쟁 도메인 이름과 유사하다고는 할 수 있어도 혼동을 일으킬 정도로 유사한지는 의문이다.
ii) 'Campo Marzio'는 이탈리아 로마에 위치해 있는 지역 명칭이며, 로마의 4번째 지구이며, 중세 시대 때는 가장 인구가 많았던 지역이다. 지역명이나 사전적인 단어로 이루어진 도메인을 판매하는 것은 해당 도메인에 대한 정당한 이익(legitimate interest)이 있다고 인정되어지고 있다. 단 조건은 신청인의 상표권의 권리행사를 침해하거나 신청인의 경쟁회사로 포워딩 등 과 같이 분쟁도메인을 사용할 경우는 예외인 것으로 알고 있다.
iii) 피신청인의 분쟁 도메인은 2010년 11월 1일에 등록 되었다. 이는 신청인의 웹사이트, 그 어떤 상표 보다 더 일찍 등록 되었기 때문에, 신청인을 염두에 두고, 또 판매를 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록했다는 주장은 성립할 수 없다. .
또한, 분쟁 도메인 이름은 신청인의 상표나 홈페이지 도메인보다 먼저 등록 되었기 때문에, 분쟁도메인 등록시 신청인의 상표권 행사나 사업을 방해하거나, 분쟁 도메인의 방문자에게 신청자의 상표와 혼동을 초래할 목적도 성립될 수 없다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름 당시 뿐만 아니라 그 이후에도 그렇게 한 적이 없다. 분쟁 도메인의 홈페이지의 디자인이나 글귀는 확실하고 분명하게 신청인의 홈페이지나 상표권과는 거리가 멀고, 방문자들이 전혀 혼동을 일으킬 수 없다. 피신청인이 분쟁도메인을 sedo.com을 통해서 판매하려 했던 것은 사실이다. 그러나 분쟁 도메인 비드 기록에서 알 수 있듯이 신청인이 먼저 피신청인에게 오퍼를 넣었던 것이다. 더 중요한 것은 신청인은 분쟁 도메인에 대한 오퍼를 하고, 비드를 치면서, 전혀 신청인의 회사나 상표권에 대해서 언급을 하지 않았다는 점이다. 또한, 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표권과 관련하여 분쟁도메인의 사용 중지 및 정지(cease and desist)의 내용 증명서를 보낸 적도, 또 그에 대한 언급을 한 적도 없다. 그러므로 당연히 피신청인은 신청인의 상표권에 대해 알지 못했고, 신청인의 회사나 상표권을 염두에 두고 분쟁 도메인 이름을 판매하려 하였던 것도 아니다.
심의 결과 (Findings)
신청인은 분쟁 도메인 이름과 관련된 상표권을 가지고 있으며 분쟁 도메인 이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
피신청인은 분쟁 도메인 이름에 대하여 정당한 이익을 가지고 있다.
피신청인은 분쟁도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하지도 사용하지 아니하였다.
Complainant established that it had rights in the mark contained in the disputed domain name. The disputed domain name is confusingly similar to Complainant’s protected mark.
Respondent has rights to or legitimate interests in the disputed domain name.
Respondent did not register and use the disputed domain name in bad faith.
심의
규칙 제15조 (a)항에서는 행정패널은 "규정, 해당 규칙, 그리고 적용 가능한 모든 규칙 및 법률 원칙에 따라 제출된 진술 및 문서에 기초하여 분쟁에 대한 판결을 내려야 한다"라고 규정하고 있다.
규정 제4조 (a)항에 의거하여 도메인 이름이 취소 또는 양도 명령을 받기 위해서는 신청인은 다음 각 세 가지 요인을 입증해야 한다.
(1) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스 마크와 피신청인이 등록한 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(2) 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해 어떠한 권리 또는 합법적인 이권을 가지고 있지 아니하다는 것
(3) 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것
신청인의 미국상표등록 제 5,015,170 호 'CAMPO MARZIO ROMA 1933'은 2016년 8월 9일에 미국상표등록 제 3,882,305 호'CAMPO MARZIO DESIGN'은, 2010년 11월 30일에 홍콩에 근거를 둔 Campo Design International Limited 라는 회사에서 최초 등록 하였으며, 2014년 11월 10일 신청인의 회사(Campo Marzio Signature S.r.l.)에서 상표를 구매한 결과 각각 미국특허상표청(USPTO)에 등록되어 있다. 국제상표등록 제 1266997 호 'CAMPO MARZIO ROMA 1933' 및 국제상표등록 제 1077927 호 'CAMPO MARZIO DESIGN'은 2014.11.28. 및 2011. 3. 3.에 각각 등록되었음은 신청인이 제출된 증거에 의하여 확인된다. 신청인의 미국특허상표청의 등록과 국제상표등록은 신청인의 해당 상표에 대한 신청인의 권리를 인정하기에 충분하다. 참조: BGK Trademark Holdings, LLC & Beyoncé Giselle Knowles-Carter v. Chanphut / Beyonce Shop, FA 1626334 (Forum Aug. 3, 2015) (asserting that Complainant’s registration with the USPTO (or any other governmental authority) adequately proves its rights under Policy ¶ 4(a)(i).).
미국특허상표청의 해당 상표등록증에도 권리 불요구하는 부분으로 기재되어 있듯이 신청인 상표의 구성 중 'ROMA 1933'이나 'Design'은 상표로서의 식별력이 없으므로 분쟁도메인이름과의 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 판단함에 있어서 이들을 제외하여야 한다. 또한 분쟁 도메인 이름의 구성 중 '.com' 은 일반 최상위 도메인 이름에 해당하는 것으로서 이 부분 또한 제외하여야 한다. 신청인의 상표와 분쟁 도메인 이름의 구성 중 이들 식별력이 없는 부분을 제외하고 보면 신청인의 상표와 분쟁 도메인 이름은 'CAMPO MARZIO'와 'campomarzio'로서 'CAMPO'와 'MARZIO'의 사이에 공간이 있고 없고 차이에 불과하고 도메인 이름에 있어서 이러한 공간의 사용은 허용되지 않는다는 점을 감안하면 신청인의 상표는 분쟁 도메인 이름과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항(1)의 요건 성립을 충족하였다.
피신청인은 다음과 같이 주장한다: 'Campo Marzio'는 이탈리아 로마에 위치해 있는 지역 용어이며, 로마의 4번째 지구이며, 중세 시대 때는 가장 인구가 많았던 지역이다. 구글 북서치에서 'Campo Marzio'의 책 제목을 가진 혹은 그와 관련된 책들이 모두 8만 권이 넘는다. 또한 'Campo Marzio + 호텔'에 관련된 구글 서치 결과는 무려 760,000 조회수를 보여주고 있다. CAMPO MARZIO + ROMA에 대한 구글 이미지 서치 결과를 보면 관광지로서의 ‘Campo Marzio’의 유명세를 알 수 있다. 마지막으로'Campo Marzio'에 대한 구글 워드 서치 결과는 3,400,000 횟수가 넘는다. 지역명이나 사전적인 단어로 이루어진 도메인을 판매하는 것은 해당 도메인에 대한 정당한 이익(legitimate interest)이 있다고 인정되어지고 있다.
피신청인의 주장은 피신청인이 제출한 제반 증거에 의하여 모두 확인되는 것으로서 'Campo Marzio'는 현저한 지리적 명칭에 해당하고 현저한 지리적 명칭만으로 구성된 분쟁 도메인 이름에 대하여 피신청인은 신청인의 상표권과는 독립적으로 정당한 이익을 가지고 있다고 본 행정패널은 판단한다. 피신청인이 제출한 다음의 선례 참조: Grupo Milano, S.A. de C.V. v. PrivacyGuardian.org / 3 Mings LLC (Ming K Chow), WIPO D2015-2263 (WIPO, February 18, 2016)[The Panel accepts that the word "Milano" is a geographic term that refers to a city in Italy ... the Panel is of the view that the Respondent likely registered the Disputed Domain Name due to the geographic meaning of "Milano", and without specifically targeting the Complainant or its MILANO mark ]. Allglass Confort Systems, S.L. v. Semi, Arirang C&T, WIPO D2015-0423 (WIPO, July 20, 2015) [the todoglass means "all galss" driven from Spanish said "Domain name registrants are generally recognized to have a right or legitimate interest on the registration of domain names incorporating common words and descriptive terms on a “first come, first served” basis if they were chosen by the registrant for their generic meaning... thus, the Respondent could conceivably have legitimate interests in using the disputed domain name."]
그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항(2)의 요건 성립을 충족하지 못하였다.
신청인은 분쟁 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었다는 취지로 다음과 같이 주장하고 있다: 분쟁 도메인 이름으로 개설된 피신청인의 웹사이트에는 “DOMAIN FOR SALE!”이라고 표시되어 있다. 따라서 피신청인은 신청인에게 엄청나게 부풀린 가격으로 판매할 목적으로 분쟁 도메인 이름을 취득하였다. 피신청인이 2015 년 5 월 29 일 “10,000 USD”, 2015 년 5 월 29 일 및 10 월 2 일 및 2016 년 4 월 1 일, “10,000 EUR” (약 $11,150 USD), 2015 년 10 월 6 일 “9,000 EUR” (약 $10,030 USD), 2015 년10 월 5 일 “6,717 EUR” (약 $7,485 USD) 및 2015 년 11 월 1 일 “12,500 EUR”(약 $13,930 USD)으로 신청인에게 판매 시도를 하였다는 증거를 제공한다. 이 금액들은 피신청인이, 도메인 이름과 직접 관련된 피신청인의 자기부담비를 초과하여 분쟁 도메인 이름을 주로 판매, 대여, 또는 분쟁 도메인 이름 등록을 신청인에게 이전할 목적으로 비교적 낮은 가격으로 악의로 취득하는 것을 시도하였다는 증거를 제공한다. 따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 취득하였다.
이에 대하여 피신청인은 결코 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하지도 사용하지도 않았다는 취지로 다음과 같이 주장하고 있다: 피신청인의 분쟁 도메인은 2010년 11월 1일에 등록 되었다. 이는 신청인의 웹사이트, 그 어떤 상표 보다 더 일찍 등록 되었기 때문에, 신청인을 염두에 두고, 또 판매를 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록했다는 주장은 성립할 수 없다. .
또한, 분쟁 도메인 이름은 신청인의 상표나 홈페이지 도메인보다 먼저 등록 되었기 때문에, 분쟁도메인 등록시 신청인의 상표권 행사나 사업을 방해하거나, 분쟁 도메인의 방문자에게 신청자의 상표와 혼동을 초래할 목적도 성립될 수 없다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름 당시 뿐만 아니라 그 이후에도 그렇게 한 적이 없다. 분쟁 도메인의 홈페이지의 디자인이나 글귀는 확실하고 분명하게 신청인의 홈페이지나 상표권과는 거리가 멀고, 방문자들이 전혀 혼동을 일으킬 수 없다. 피신청인이 분쟁도메인을 sedo.com을 통해서 판매하려 했던 것은 사실이다. 그러나 분쟁 도메인 비드 기록에서 알 수 있듯이 신청인이 먼저 피신청인에게 오퍼를 넣었던 것이다. 신청인은 2015년 5월28일 1,000 유로 오퍼에서 부터, 2015년 5월 29일 1,000 유로 오퍼, 2015년 10월 2일 4,435유로 오퍼, 2016년 4월 1일 3,000 유로를 오퍼하였다. 피신청인의 카운터 오퍼는 10,000 유로, 10,000 유로, 10,000유로, 9,000유로, 6,717유로, 12,500유로, 10,000유로 이었다. 더 중요한 것은 신청인은 분쟁 도메인에 대한 오퍼를 하고, 비드를 치면서, 전혀 신청인의 회사나 상표권에 대해서 언급을 하지 않았다는 점이다. 또한, 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표권과 관련하여 분쟁도메인의 사용 중지 및 정지(cease and desist)의 내용 증명서를 보낸 적도, 또 그에 대한 언급을 한 적도 없다. 그러므로 당연히 피신청인은 신청인의 상표권에 대해 알지 못했고, 신청인의 회사나 상표권을 염두에 두고 분쟁 도메인 이름을 판매하려 하였던 것도 아니다.
신청인과 피신청인의 주장을 종합하여 판단한다. 피신청인의 분쟁 도메인은 2010년 11월 1일에 등록 되었다. 분쟁 도메인 이름은 신청인의 웹사이트, 그 어떤 상표 보다 더 일찍 등록 되었기 때문에, 피신청인이 신청인을 염두에 두고, 또 판매를 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록했다는 신청인의 주장은 받아들일 수 없다. 피신청인이 제출한 다음의 선례 참조: Mile, Inc. v. Michael Burg, WIPO D2010-2011(WIPO, February 7, 2011) [The Policy, paragraph 4(a)(iii), obliges the Complainant to establish that the Domain Name "has been registered and is being used in bad faith." The consensus view since the Policy was implemented in 1999 has been that the conjunctive "and" indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently. Apart from unusual cases of a respondent's advance knowledge of a trademark, it is not logically possible for a respondent to register a domain name in bad faith contemplation of a mark that does not yet exist or of which the respondent is not aware. See WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, paragraph 3.1, and cases cited therein ("Normally speaking, when a domain name is registered before a trademark right is established, the registration of the domain name was not in bad faith because the registrant could not have contemplated the complainant's non-existent right.").
또한 현저한 지리적 명칭 또는 보통명칭으로 구성된 분쟁 도메인 이름의 경우 이를 고가의 판매 대상으로 할 수 있는 것은 도메인 이름 등록인(피신청인)의 선택의 문제이며 도메인 이름을 판매하는 것 자체가 부정한 목적이 될 수 없다. 또한 신청인과 피신청인 사이의 분쟁 도메인 이름의 판매에 관한 청약과 반대 청약의 과정을 보면 신청인이 먼저 피신청인에게 접근하였으며 피신청인이 어떠한 부정한 의도를 가지고 분쟁 도메인 이름을 신청에게 판매하려고 하였다는 사실을 엿볼 수 없다.
그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항(3)의 요건 성립을 충족하지 못하였다.
판결
신청인은 UDRP 규정에서 요구하는 3가지 요건의 전부를 충족하지 못하였으므로, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각하기로 판결한다.
따라서<campomarzio.com> 도메인 이름을 피신청인이 계속 보유하도록 결정한다.
Having not established all three elements required under the ICANN Policy, the Panel concludes that relief shall be DENIED.
Accordingly, it is Ordered that the <campomarzio.com> domain name REMAIN WITH Respondent.
행정패널: 남호현
(Ho Hyun Nahm, Esq.)
판결일:
2016. 10. 6 (October 6, 2016)
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