НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ФОРУМ

(Forum)

РЕШЕНИЕ

ОЕЛЕКС Б.В. (OLX B.V.) против Витровчак Виктор Анатольевич

Номер искового заявления: FA1801001765252

СТОРОНЫ

Истец: ОЕЛЕКС Б.В. (OLX B.V.), г. Хофддроп, Нидерланды (далее – «Истец»). Истец представлен Екатериной Олейник, АО «Арцингер», Украина.

Ответчик: Витровчак Виктор Анатольевич (далее – «Ответчик»), г. Киев, Украина.

РЕГИСТРАЦИЯ И СПОРНЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА

Именами спорных доменов являются <olx-ua.com> и <olx-ukraine.net> («Доменные Имена»), зарегистрированные ООО «Хостинг Украина», Украина («Регистратор»).

АРБИТРЫ

Нижеподписавшееся лицо подтверждает, что действовало самостоятельно, объективно и, насколько ему/ей известно, не имеет ограничений для исполнения функций Арбитра в данном процессе.

Антонина Пахаренко-Андерсон, Арбитр.

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА

2 января 2018 г. Истцом подана жалоба по электронной почте в Национальный арбитражный форум; 12 января 2018 г. форумом получена печатная копия жалобы.

3 января 2018 г. Регистратор направил в Национальный арбитражный форум электронное письмо с подтверждением того, что доменные имена <olx-ua.com> и <olx-ukraine.net> зарегистрированы ООО «Хостинг Украина», и что в настоящее время Ответчик является владельцем данного имени. Регистратор проверил наличие у Ответчика регистрационного соглашения и настоящим выражает согласие разрешить вопрос о доменном имени, поднятый третьими сторонами в соответствии с Единой политикой по разрешению споров в связи с доменными именами («Политика»).

15 января 2018 г. согласно процедуре, предусмотренной Принципами единых правил рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) («Принципы»), Ответчику, а также всем юридическим и физическим лицам, указанным в регистрационном бланке Ответчика как технические, административные и финансовые представители, по электронной почте postmaster@olx-ua.com, postmaster@olx-ukraine.net, по обычной почте, а также по факсу были направлены Уведомление о Жалобе (Notification of Complaint) и Уведомление о начале административного процесса (Commencement of Administrative Proceeding), определяющие 5 февраля 2018 г. крайним сроком предоставления Ответчиком ответа на данную Жалобу.

15 января 2018 г. от Ответчика был получен ответ.

8 февраля 2018 г. в соответствии с требованием Истца о принятии решения по данному спору одним арбитром Национальным арбитражным форумом в качестве Арбитра была назначена Антонина Пахаренко-Андерсон.

ПРОСЬБА ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ

Истец требует передачи прав на Доменные Имена от Ответчика в пользу Истца.

ПРЕНИЯ СТОРОН

A. Истец

Истец является владельцем прав на серию торговых марок «OLX» («Знаки» или «Знаки серии «OLX» или же «Знак», в зависимости от контекста), в частности, знаков по свидетельствам Украины №№ 195888, 196275, 196276 для товаров 9 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Знаки Истца используются в качестве наименования одной из крупнейших в Украине торговых площадок OLX, а также в доменном имени <olx.ua> в отношении услуг, предоставляемых данной торговой площадкой. В Украине OLX является одним из ведущих сервисов частных объявлений с высокой динамикой роста и постоянным расширением спектра услуг. Украинская база торговой площадки насчитывает 11,5 млн. объявлений и ежемесячно пополняется более, чем на 3 млн. новых предложений. Ресурс входит в топ-10 самых популярных сайтов среди украинцев.

Торговая площадка OLX входит в OLX Group (также «группа компаний OLX»), которая работает в 45 странах мира. Украинское подразделение OLX Group отвечает за развитие площадки не только на территории Украины, но и за развитие сервиса в Казахстане, Узбекистане и Беларуси. OLX Group принадлежит глобальной медиа и диджитал группе Насперс (Naspers).

Истец является владельцем доменного имени <olx.ua>, делегированного 27.02.2013 г., которое сопряжено с веб-сайтом https://www.olx.ua. Также Истец администрирует ряд иных доменов серии «OLX», делегированных непосредственно на имя Истца, или на имя связанных с Истцом компаний, входящих в группу компаний Naspers (в частности, с 08.02.1999 г. на имя OLX Global B.V., ассоциированной с Истцом компанией, зарегистрировано доменное имя <olx.com>, которое используется OLX Group уже значительное время в качестве доски частных объявлений «OLX», таргетированной для разных юрисдикций, и с которого на дату подачи Жалобы осуществляется переадресация на веб-сайт https://www.olx.ua).

Благодаря длительному непрерывному глобальному использованию можно утверждать, что Знак Истца «OLX» приобрел все признаки общеизвестного знака в значении статьи 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В связи с интенсивным и длительным использованием Знаки серии «OLX» ассоциируются у потребителя исключительно с Истцом и группой компаний OLX и услугами, которые предоставляет Истец на территории Украины. На локальном уровне голландский правообладатель осуществляет свою деятельность через украинское юридическое лицо ООО «Емаркет Украина», оперирующее под знаком для товаров и услуг (также «торговая марка» или «товарный знак») и фирменным (коммерческим) наименованием «OLX».

Доменные Имена <olx-ua.com> и <olx-ukraine.net> являются сходным до степени смешения со Знаками «OLX» Истца.

Ответчик не имеет прав и законных интересов в отношении Доменных Имен, являющихся предметом спора. Ответчик не известен широкому кругу пользователей под именем или псевдонимом, содержащимся в Доменных Именах, или любым именем, содержащим Знак «OLX». Информация о Регистранте в сервисе WHOIS, связанная с Доменными Именами, не содержит никакого упоминания о Доменных Именах или Знаке, используемых в качестве имени или псевдонима Регистранта.

Истец не предоставлял разрешения, не выдавал лицензию или каким-либо другим образом не выражал согласие на использование Знаков.

Ответчик зарегистрировал и использует Доменные Имена недобросовестно. Ответчик был презюмированно и фактически осведомлен о правах на Знаки Истца. В частности, презумпция осведомленности Ответчика основывается как на наличии зарегистрированных прав на торговые марки Истца, так и на масштабах коммерческой деятельности, которую Истец осуществляет по всему миру, в том числе и в странах Восточной Европы.

Знак по праву считается одним из самых известных знаков в секторе e-commerce, прежде всего в Украине. Также следует уточнить, что модель электронной коммерции, по которой работают веб-площадки под Доменными Именами Ответчика, совпадают с бизнес-моделью Истца. Следовательно, учитывая, что веб-площадки Ответчика ориентированы на те же рынки, что и веб-сайт Истца, и принимая во внимание то обстоятельно, что Ответчик является резидентом Украины, т.е. той территории, на которую также таргетирован веб-сайт Истца и где, прежде всего, широко известны Знаки «OLX», а сама онлайн площадка OLX является популярной и хорошо известной на этой территории, Ответчик не мог не знать о существовании Знаков «OLX» и сферы их использования.

B. Ответчик

Ответчик не предоставил ответы на утверждения Истца по сути изложенных последним заявлений и доводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Истец является владельцем прав на серию торговых марок «OLX», в частности, знаков по свидетельствам Украины №№ 195888, 196275, 196276 для товаров 9 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно данным, представленным в упомянутых регистрационных свидетельствах, самая ранняя дата заявки поданного на регистрацию обозначения (в соответствии с законодательством Украины – дата, с которой возникают права на знак для товаров и услуг) – 30.12.2013 г. (свидетельства Украины №№ 196275, 196276), в то время, как самая ранняя дата регистрации знака – 26.01.2015 г. (свидетельство Украины №№ 195888).

Как вытекает из данных регистрационной базы WHOIS Доменные Имена зарегистрированы Ответчиком 14 сентября 2015 года, т.е. позже, чем даты подачи заявок и регистрации Знаков Истца и начала их коммерческого использования.

В соответствии с параграфом 11 Правил Единой политики по разрешению споров в связи с доменными именами («Правила»), если между сторонами не заключено соответствующего соглашения или в регистрационном соглашении не предусмотрено иное, языком административного разбирательства является язык регистрационного соглашения. В настоящем деле, русский является языком регистрационного договора.

В данном деле Центр предпринял все необходимые и обоснованное меры, доступные для Центра, для фактического уведомления Ответчика о Жалобе Истца в соответствии с Параграфом 2(а) Правил, и Ответчику была дана справедливая возможность для предоставления его позиции.

В соответствии с Параграфом 5(с)(i) Правил от Ответчика ожидается, что он «даст ответ, непосредственно касающийся всех заявлений и доводов, содержащиеся в жалобе, и включит все и любые основания для Ответчика (обладателя доменного имени) сохранить регистрацию и использование спорного доменного имени […]». В случае непредоставления Ответчиком ответа в соответствии с Параграфом 14(b) Правил «[…] Группа вправе делать из этого факта такие выводы, которые она сочтет необходимыми».

ОБСУЖДЕНИЕ

Параграф 15(а) Правил единой политики решения споров в отношении доменных имен (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) (далее - «Правила») наделяет данных арбитров полномочиями по «разрешению жалоб на основании заявлений и документов, представленных в соответствии с Политикой, данными Правилами, а также прочими законодательными правилами и принципами, применимыми при рассмотрении подобных дел».

В соответствии с Параграфом 4(а) Политики Истец для обоснования передачи ему доменного имени должен доказать следующее:

(i) доменное имя является тождественным или сходным до степени смешения с торговой маркой, который принадлежит Истцу;

(ii) Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении доменного имени; и

(iii) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Тождество и/или сходство до степени смешения

Истец представил свидетельства о регистрации Знаков OLX в Украине до даты делегирования Доменных Имен, тем самым надлежащим образом подтвердив наличие у него права на обращение с данной Жалобой.

Истец утверждает, что оспариваемые Доменные Имена сходны до степени смешения с товарными знаками OLX, поскольку они включают в себя данный товарный знак с добавлением географических терминов, а именно “ua” и “ukraine”, а также gTLD “.com” и “.net”.

Арбитр согласен с мнением, выраженным в более ранних решениях по Политике UDRP, что «адаптация»/изменение товарного знака, в частности, путем удаления из него слов, не исключает признания возможности введения в заблуждение. (См. America Online, Inc., v. Yeteck Communication, Inc., WIPO D2001-0055, 23 апреля 2001 г.: “Прецедент четко подтверждает принцип, что использование узнаваемого товарного знака в доменном имени путем отклонений в его написании или путем удаления, добавления или вставки букв, слов или сокращений не исключает возможность заключения о сходстве до степени смешения”).

Спорные Доменные Имена <olx-ua.com> и <olx-ukraine.net> содержат в себе полное название товарного знака, законно принадлежащего Истцу и добавление слов «ua» и «ukraine» не делает его отличным от товарных знаков OLX. Общепризнано, что включение в состав доменного имени географических терминов, как двухбуквенного кода “UA” для Украины, так и “ukraine”, не исключает возможности смешения, а значит, не влияет на заключение в отношении сходства до степени смешения. См. Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey, WIPO D2000-1104, 23 ноября 2000 г.) (фактор включения в доменное имя географического термина не влияет на заключение о сходстве до степени смешения). См. также America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, WIPO D2000-0713, 24 августа 2000 г.) (в отношении доменных имен <aolfrance.com>, <aolgermany.com>, <aolireland.com> и <aolspain.com> установлено, что «добавление наименования места в целом не меняет основной товарный знак, к которому оно добавляется»).

Общие домены верхнего уровня (“gTLD”) «.com» и «.net» не могут рассматриваться как элементы, лишающие сходства, поскольку эти домены верхнего уровня присущи всем доменным именам и технически необходимы при регистрации спорного доменного имени. Этого достаточно, чтобы удовлетворить требование Истца о том, что спорные Доменные Имена сходны до степени смешения со Знаками Истца (см. решение по делу Oki Data Америки Im v. ASD Inc., WIPO D2001-0903; Accor v. Noldc Inc., WIPO D2005-0016, 18 апреля 2005 г.). Добавление расширения gTLD «.com» считается нерелевантным для такой оценки, поскольку данный фактор не является достаточным для исключения вывода о сходстве до степени смешения (см. L'Oréal v. Tina Smith, WIPO D2013-0820, 30 июля 2013 г.).

Также Арбитр учитывает доводы Истца о том, что Доменные Имена используются в отношении тех же услуг, для которых зарегистрированы и используются Знаки OLX Истца, а сайты таргетированы на ту же территорию, на которой оперирует Истец и на которую таргетирован веб-сайт Истца под доменным именем <olx.ua>, а именно Украина. В дополнение, Ответчиком для веб-сайта http://olx-ua.com/ используется графический интерфейс, основные цветовые решения, схожие с графическим интерфейсом, цветовым оформлением веб-сайта Истца. Данные обстоятельства являются дополнительными факторами, обуславливающими вероятность смешения оспариваемого доменного имени <olx-ua.com> и знаков Истца.

Кроме того, в деле Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah, WIPO D2000-1406 на основании представленных доказательств того, что Истец владеет правами на целый ряд товарных знаков, включающих как само слово «Dixons», так и сочетание обозначения «Dixons» с дополнительными элементами, арбитр пришел к выводу, что у потребителя может сложиться впечатление, что доменные имена <dixons-online.net> и <dixons-online.org> связаны с Истцом.

Учитывая вышеизложенное, Доменные Имена, являющиеся предметом данного спора, являются сходными до степени смешения с товарными знаками серии OLX, права на которые принадлежат Истцу, следовательно, Жалоба удовлетворяет требованиям п. 4(a)(i) Политики.

Права или законные интересы

В то время, как в основном бремя доказывания в процессах, рассматриваемых в соответствии с Политикой, лежит на истце, практика административных комиссий признает, что доказывание отсутствия прав или законных интересов ответчика в отношении доменного имени может породить в результате зачастую невозможную задачу «доказательства противного» и затребования информации, которая нередко изначально не известна или не подконтрольна истцу. В делах, в которых истец исходит из prima facie подхода, что у ответчика отсутствуют права или законные интересы, бремя доказывания по данному элементу Политики переходит к ответчику, который должен привести соответствующие доказательства принадлежности ему прав или законных интересов в отношении доменного имени. Если ответчик не выполняет обязательства по предоставлению соответствующих доказательств, в этом случае истец признается выполнившим требования второго элемента Политики (См. раздел 2.1 Обзора ВОИС по мнениям административных групп ВОИС по избранным вопросам Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен. Третье издание («Обзор ВОИС 3.0»)).

Согласно доводам Истца, Ответчик не имеет прав и законных интересов на оспариваемые Доменные Имена, поскольку Истец не предоставлял Ответчику разрешение на использование товарного знака OLX либо на регистрацию Доменных Имен, включающего обозначение OLX. Истец и Ответчик не связаны какими-либо отношениями, из которых вытекали бы права на использование либо регистрацию Ответчиком Доменных Имен, включающих в себя товарный знак Истца (См., например, LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com, Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master, WIPO D2010-0138, 10 марта 2010 г., в котором предыдущая административная комиссия пришли к выводу, что в отсутствие лицензии или разрешения от истца на использование его товарных знаков, не может идти речи ни о каком добросовестном или законном использовании доменного имени; см. также «Компания Time Warner Inc. против компании MLM Capital LLC» осуществляющей деятельность как Domains, NAF FA0709001076561, 26 октября 2007 г.).

Также Ответчик не известен широкому кругу лиц ни под именем <olx-ua.com>, ни под именем <olx-ukraine.net>. Как было установлено, Регистрантом Доменных Имен является физическое лицо Витровчак Виктор Анатольевич, который, как подтверждается многочисленными приложениями к Жалобе, не известен под обозначением “OLX”, что согласно целому ряду предыдущих решений арбитров в делах, рассматриваемых согласно Политике, свидетельствует о том, что Регистрант не имеет прав и законных интересов на Доменные Имена согласно п. 4(с)(ii) Политики. (См. также Tercent Inc. v. Lee Yi, NAF FA 139720, 10 февраля 2003 г., в котором указано, что “ничто в информации базы WHOIS [в отношении ответчика] не указывает на то, что [ответчик] является ‘общеизвестным’ под доменным именем” в качестве обоснования об отсутствии прав и интересов в соответствии с п. 4(c)(ii) Политики).

Также следует учесть, что Доменные Имена используются в отношении тех же услуг, для которых зарегистрированы и используются Знаки серии "OLX" Истца, а сайты таргетированы на ту же территорию (территорию Украины), на которой оперирует Истец и на которую таргетирован веб-сайт Истца под доменным именем <olx.ua>. Также Ответчиком для веб-сайта http://olx-ua.com используется графический интерфейс, основные цветовые решения, схожие с графическим интерфейсом, цветовым оформлением веб-сайта Истца. Данные обстоятельства являются дополнительными факторами, обуславливающими вероятность введение потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного Арбитр согласен с мнением, что подобное использование не является добросовестным предложением товаров или услуг согласно п. 4(c)(i) Политики, из которого могут вытекать права и законные интересы, а также не является добросовестным некоммерческим использованием в интерпретации п. 4 (с)(iii) Политики (См. Am. Int’l Group, Inc. v. Busby, NAF FA 156251, 30 мая 2003 г., согласно которому в свете положений п. 4(c)(i) и 4(c)(iii) Политики установлено, что попытка ответчика выдать себя за истца в сети Интернет при очевидном использовании товарного знака истца без его согласия служит доказательством того, что ответчик не имеет прав и законных интересов на доменное имя, являющееся предметом спора).

Ответчик не занял никакой позиции в отношении заявлений Истца, не опроверг утверждения Истца, а также не предоставил никаких заявлений, относящихся к вопросу прав или законных интересов.

Ввиду обстоятельств дела Арбитр полагает, что Истец удовлетворил бремя доказывания, доказав, что у Ответчика нет прав и законных интересов в спорных Доменных Именах. Следовательно, требование параграфа 4(а)(ii) Правил следует считать удовлетворённым Истцом.

Регистрация и использование в недобросовестных целях

В соответствии с требованиями параграфа 4(а)(iii) Политики, Истец должен доказать, что доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Истец заявляет, что Ответчик зарегистрировал Доменные Имена недобросовестно, так как на момент регистрации Доменных Имен Ответчику было известно о правах Истца на товарный знак OLX.

Принимая во внимание материалы дела, Арбитр считает, что Ответчик не мог не быть осведомлён о товарном знаке OLX при регистрации спорных Доменных Имен.

Cуществует обширная практика рассмотрения споров по Политике, свидетельствующая о том, что вывод о недобросовестной регистрации доменного имени может вытекать из известности знака. Истец обоснованно доказал, что как мировая, так и региональная известность товарного знака "OLX" не вызывает сомнения. Знак по праву считается одним из самых известных знаков в секторе e-commerce, в том числе, в Украине. Модель электронной коммерции, по которой работают веб-площадки под Доменными Именами Ответчика, совпадают с бизнес-моделью Истца. Учитывая то, что веб-площадки Ответчика ориентированы на те же рынки, что и веб-сайт Истца, а Ответчик является резидентом Украины (территории, на которую таргетирован веб-сайт Истца и где, прежде всего, широко известны Знаки "OLX"), можно сделать вывод о том, что Ответчик не мог не знать о существовании Знаков "OLX" и сферы их использования. Следовательно, учитывая степень известности данного Знака и ассоциирование данного Знака исключительно с услугами, предоставляемыми Истцом, не только регистрация домена, включающего такой знак, но и его использование должны расцениваться как недобросовестные действия, поскольку, используя известный знак, Ответчик получает неправомерную выгоду, основываясь на репутации знака, что подтверждается выводами арбитров в ряде дел по Политике (См. Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, WIPO D2000-0277, 30 мая 2000 года, где было установлено, что «доменное имя настолько связано с истцом и его услугами, что его использование каким-либо лицом, не имеющим отношения к истцу, подразумевает умышленное нарушение в корыстных целях»; см. также FAO Schwarz v. John Zuuarani, NAF FA95828, 1 декабря 2000 года; Zwack Unicum Rt. v. Erica J. Duna, WIPO Сase No. D2000-0037, где арбитр признал регистрацию домена <zwackunicum.com> недобросовестной, поскольку товарный знак был хорошо известным и широко рекламировался как в Венгрии, так и по всему миру).

Следовательно, регистрация Ответчиком Доменных Имен, включающих знак Истца, является недобросовестной. См. Ticketmaster Corp. v. Spider Web Design, Inc., WIPO Case No. D2000-1551 (“Фактическая или презюмируемая осведомленность о правах Истца на товарные знаки является фактором, свидетельствующим о недобросовестности.”).

Поданные Истцом доказательства поддерживают вывод о том, что регистрация и использование Регистрантом Доменных Имен носят недобросовестный характер.

В соответствии с параграфом 4(b)(iv) Политики, эти действия Ответчика свидетельствуют о недобросовестной регистрации и использовании спорных Доменных Имен.

Ввиду вышеизложенного, Арбитр считает, что спорные Доменные Имена были зарегистрированы и используется недобросовестно, и что требования параграфа 4(а)(iii) Политики удовлетворены Истцом.

РЕШЕНИЕ

Определив все три пункта, предусмотренные политикой Интернет-корпорации по присвоению имен и адресов (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), Арбитр принял решение об УДОВЛЕТВОРЕНИИ Жалобы Истца.

В соответствии с данным решением предписывается ПЕРЕДАЧА доменных имен <olx-ua.com> и <olx-ukraine.net> от Ответчика – Истцу.

Антонина Пахаренко-Андерсон, Арбитр
Дата: 20 февраля 2018 г.